Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера", м. Дніпропетровськ (далі - ТОВ "Агросфера")

на рішення господарського суду міста Києва від 14.10.2013 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013

зі справи № 910/2342/13

за позовом Баєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ (Bayer Intellectual Property GmbH), Moнхайм, Федеративна Республіка Німеччина (далі - Компанія),

до: ТОВ "Агросфера";

Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ (далі - Міністерство),

про припинення порушення прав власника патенту України № 47429 на винахід та визнання недійсним наказу Міністерства в частині реєстрації препарату "Раксол, КЕ",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД", м. Дніпропетровськ (далі - ТОВ "Агросфера ЛТД").

Судове засідання проведено за участю представників:

Компанії - Сиклітенка В.В.,

ТОВ "Агросфера" - Фурман В.В.,

Міністерства - Тимченко В.В.,

ТОВ "Агросфера ЛТД" - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Позов було подано про:

- зобов'язання ТОВ "Агросфера" припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Фунгіцидний засіб" (далі - Винахід), права на який належать Компанії і охороняються патентом України № 47429 (далі - Патент);

- визнання недійсним наказу Міністерства від 12.03.2012 № 152 (v0152737-12) "Про державну реєстрацію препаратів" у частині реєстрації препарату "Раксол, КЕ" (далі - Препарат);

- зобов'язання Міністерства скасувати державну реєстрацію Препарату (реєстраційне посвідчення Б 03223) та виключити Препарат (запис у державному реєстрі за № 6369) з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів (далі - ДРПА).

У подальшому Компанія частково змінила позовні вимоги та просила суд (замість зобов'язання Міністерства скасувати державну реєстрацію Препарату та виключити його з ДРПА) зобов'язати Міністерство виключити Препарат з ДРПА і з Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - Перелік).

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.10.2013 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 (колегія суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий, Остапенко О.М. і Шипко В.В.):

- позов задоволено;

- ТОВ "Агросфера" зобов'язано припинити використання у будь-який спосіб Винаходу, права на який належать Компанії і охороняються Патентом;

- визнано недійсним названий наказ Міністерства від 12.03.2012 № 152 (v0152737-12) (далі - Наказ № 152) у частині реєстрації Препарату та в частині внесення Препарату до ДРПА;

- зобов'язано Міністерство виключити Препарат з ДРПА та з Переліку;

- стягнуто з ТОВ "Агросфера" на користь Компанії 3 441 грн. судового збору та 12 000 грн. витрат на проведення судової експертизи.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Агросфера" просить скасувати оскаржувані рішення і постанову попередніх судових інстанцій з даної справи та прийняти нове рішення, яким відмовити в позові. Скаргу мотивовано порушенням господарськими судами норм матеріального і процесуального права, в тому числі статті 12 Закону України "Про судову експертизу", пунктів 2 і 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (z0705-98) , статей 42 і 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ).

У відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необгрунтованість, та просить у задоволенні скарги відмовити.

Міністерство у письмових поясненнях зі справи зазначає про відсутність зі свого боку порушень законодавства при державній реєстрації Препарату і просить касаційну скаргу задовольнити.

Від ТОВ "Агросфера ЛТД" відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин.

Компанія є власником Патенту на Винахід, об'єктом якого є комбінація активних речовин 8-трет.-бутил-2-(N-етил-N-н-пропіламіно)-метил-1,4-діоксаспіро[5,4]-декану (спіроксамін) і двох похідних тріазолілу (тебуконазол і триадименол) у масовому співвідношенні 1:(0,1-1,5):(0,1-1,5); заявка від 20.05.1996 № 97126431; дата набрання чинності Патентом - 15.07.2002; Патент чинний до 20.05.2016.

БаєрКропСайєна АГ (Bayer Cropsience AG) за згодою Компанії з метою введення в обіг препарату "Фалькон 460 ЕС к.е" на території України подала заяву про державну реєстрацію відповідного фунгіцидного засобу, що містить комбінацію діючих речовин спіроксамін (250г/л) - сполука формули (І), требуконазол (167 г/л) - сполука формули (ІІ) і триадименол (43 г/л) - сполука формули (ІІІ); за результатами проведеної експертизи Компанії було видано реєстраційне посвідчення від 11.05.2010 серії А № 02105.

Отже, препарат "Фалькон 460 ЕС к.е", що містить комбінацію діючих речовин спіроксаміну, тебуконазолу і триадименолу в масовому співвідношенні 1:0,668:0,172, реалізується на території України за згодою патентовласника.

Компанії стало відомо, що ТОВ "Агросфера" здійснює пропонування до продажу і продаж в Україні Препарату. Так, з листа Міністерства від 02.04.2013 № 1134/07/4-7 та доданого до нього реєстраційного досьє на Препарат вбачається, що Міністерством видано Наказ № 152, яким, зокрема, за заявою ТОВ "Агросфера" зареєстровано та внесено до ДРПА фунгіцидний засіб "Препарат (діюча речовина тебуконазол - 167 г/л + триадименол - 43 г/л + спіроксамін - 250 г/л); на ім'я заявника (названого товариства) було видано посвідчення про державну реєстрацію препарату Б 03223 (запис в державному реєстрі за № 6369); виробником препаративної форми і діючої речовини зазначено Чайна кемікал Індастріал енд Рісеч Ко. Лтд., Китай; Препарат зареєстровано терміном до 31.12.2013 для застосування на цукрових буряках, пшениці озимій і виноградниках.

Згідно з реєстраційним посвідченням Препарат є фунгіцидним засобом, в якому використовується комбінація діючих речовин спіроксамін, тебуконазол і триадименол з певними масовими співвідношеннями зазначених речовин, а саме: спіроксамін - 250 г/л; тебуконазол - 167 г/л, триадименол - 43 г/л. Якщо виразити масові співвідношення діючих речовин у Препараті в пропорції, де за одиницю взято вміст спіроксаміну - 250 г/л, то масова частина тебуконазолу становитиме 0, 668, а триадименолу - 0, 172. На думку Компанії, масове співвідношення діючих речовин у Препараті є таким: 1: 0, 668 : 0, 172, що підпадає під об'єм захисту Патенту на Винахід і відтак порушує права власника Патенту.

З метою з'ясування питання про те, чи використано в Препараті кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за Патентом, у справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПрНУ і яку проведено атестованими судовими експертами Дорошенком О.Ф. і Петренком С.А. Згідно з висновком даної судової експертизи від 30.08.2013 № 897: об'єктом винаходу за Патентом є фунгіцидний засіб, який складається з комбінації діючих речовин: спіроксамін, тебуконазол, триадименол або триадимефон; у Препараті використано комбінацію речовин спіроксамін, тебуконазол, триадименол, тобто використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули Винаходу.

На підтвердження використання Препарату Компанія подала також протокол огляду змісту сторінок інтернет-сайту http://agrosfera.ua, власником якого є ТОВ "Агросфера", складений т.в.о. нотаріуса м. Москви Гришком М.О. 29.10.2012, в якому відображено, що на названому сайті пропонується до продажу (без будь-яких територіальних обмежень) Препарат, міститься зображення тари з етикеткою "Раксол", текстова інформація про товар; наведене також підтверджується скрін-шотами сторінок цього сайту.

Водночас з листа Департаменту митних технологій та статистики Держмитслужби України від 27.03.2013 № 18/15.6-26-2350 ДСК вбачається, що Препарат ввозився на територію України ТОВ "Агросфера" 25.04.2012 у кількості 54 497 кг.

Названим товариством отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (додаток № 1 до наказу Мінагрополітики України від 14.06.2012 № 359).

Препарат є пестицидом у розумінні визначення, наведеного в статті 1 Закону України "Про пестициди і агрохімікати".

ТОВ "Агросфера" не має дозволу правовласника на використання Винаходу за Патентом.

Компанія здійснила оплату за проведення судової експертизи в даній справі у сумі 12 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 12.07.2013 № 3327.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) :

- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина п'ята статті 28);

- використанням винаходу визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга статті 28);

- будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинене (частини перша і друга статті 38);

- юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону (3687-12) ; суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника патенту (частина друга статті 35).

Згідно із статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) її члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень; ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Попередні судові інстанції, з'ясувавши у розгляді даної справи, що:

Компанія є власником чинного Патенту на винахід, яким надано правову охорону комбінації активних речовин 8-трет.-бутил-2- (N-етил-N-н-пропіламіно)-метил-1,4-діоксаспіро[5,4]-декану (спіроксамін) і двох похідних тріазолілу (тебуконазол і триадименол) у масовому співвідношенні 1:(0,1-1,5):(0,1-1,5);

ТОВ "Агросфера" вчинено дії з ввезення на митну територію України, пропонування до продажу, продажу Препарату, який містить усі ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу за Патентом;

Міністерством згідно з Наказом № 152 (v0152737-12) за заявкою ТОВ "Агросфера" здійснено на її ім'я державну реєстрацію Препарату, який внесено до ДРПА та Переліку;

назване товариство не має дозволу правовласника на використання винаходу за Патентом, -

з урахуванням наведених законодавчих приписів дійшли не спростовуваного доводами касаційної скарги висновку про наявність підстав для задоволення позову.

З огляду на вимоги статей 44, 49 ГПК України місцевий господарський суд (з яким погодився й апеляційний господарський суд) правильно здійснив розподіл судових витрат у даній справі.

Скаржник, зазначаючи про порушення попередніми судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права, фактично вдається до заперечення правильності висновку проведеної у справі судової експертизи, який за змістом статті 42 ГПК України є доказом у справі. Однак згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. Тому перевірка відповідних доводів перебуває поза межами перегляду справи в касаційній інстанції, визначеними цією статтею ГПК України (1798-12) .

Водночас, як вбачається із змісту оскаржуваних судових рішень, відповідачем (ТОВ "Агросфера") у розгляді даної справи не додержано передбаченого частиною другою статті 4-3, статтями 33 і 34 ГПК України процесуального обов'язку щодо доведення належними і допустимими доказами тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх заперечень проти позовних вимог. Поряд з тим ним не наведено переконливих доводів в обґрунтування того, що суд "знехтував (на його думку) засадою змагальності судочинства та рівності усіх учасників процесу перед законом і судом". Так, можливість зобов'язання господарським судом судового експерта у разі необхідності з'явитися в судове засідання, дати додаткові роз'яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні запитання, а також зобов'язати його відповісти на усні запитання сторін у справі (про що йдеться в пункті 18 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (v0004600-12) ), реалізується судом на власний розсуд, за наявності дійсної необхідності у вчиненні відповідних дій, та не є обов'язком суду.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 14.10.2013 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 зі справи № 910/2342/13 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" - без задоволення.