20/260 Про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг - 07.04.2009 Прийняття

ЗАТ "Поліфарб Україна" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Департаменту та ТОВ "Альфа-Група" про визнання недійсним свідоцтва України № 48341 на знак для товарів і послуг "DEKOP" для товарів 2 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП) та про зобов’язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг.

Рішенням господарського міста Києва від 21.10.2008 (суддя Палій В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 (колегія суддів у складі: Григорович О.М. –головуючий, судді Гольцова Л.А., Рябуха В.І.), позов задоволено з мотивів невідповідності зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48341 умовам надання правової охорони для товарів 2 класу МКТП.

ПП "Полісан" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів у даній справі скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду, посилаючись на порушення названими судовими інстанціями норм процесуального права. Зокрема, скаржник зазначає, що прийняті у даній справі судові рішення стосуються прав та обов’язків не залученого до участі у справі ПП "Полісан", оскільки:

- 20.02.2006 скаржником (ліцензіат) і ТОВ "Альфа-Група" (ліцензіар) укладено ліцензійний договір № 2-ТМ, згідно з умовами якого ліцензіар передав ПП "Полісан" в оплатне користування торговельну марку "DEKOP" (невиключна ліцензія);

- за договором від 01.10.2008 ТОВ "Альфа-Група" передало виключні майнові права на спірну торговельну марку ПП "Полісан" з внесенням 25.11.2008 відповідних змін до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг.

У відзиві на касаційні скарги ЗАТ "Поліфарб Україна" заперечує проти доводів скарги і просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів залишити без змін, а касаційну скаргу –без задоволення.

Департаментом також подано суду відзив на касаційні скарги, в якому зазначено про необхідність відмови в задоволенні скарг з огляду на те, що згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на дату написання касаційних скарг власником оспорюваного свідоцтва України № 48341 було ТОВ "Альфа-Група".

У судовому ж засіданні Вищого господарського суду України 07.04.2009 представник Департаменту зазначив про те, що на даний час власником свідоцтва України № 48341 дійсно є ПП "Полісан", а тому необхідно задовольнити касаційні скарги названого підприємства.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 і відсутність підстав для задоволення касаційної скарги на рішення господарського міста Києва від 21.10.2008 з цієї справи з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ЗАТ "Поліфарб Україна" є власником свідоцтва України № 47832 на знак для товарів і послуг "ДЕКОР" з датою пріоритету від 03.10.2002 для товарів 2 класу МКТП; дата реєстрації даного свідоцтва –15.03.2005;

- 15.03.2005 Департаментом зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг "DEKOP" та видано ТОВ "Альфа-Група" свідоцтво України № 48341 для товарів і послуг 2, 19 та 35 класів МКТП; заявку на реєстрацію цього знака ТОВ "Альфа-Група" подало 03.04.2003;

- відомості про видачу зазначених свідоцтв було опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3 за 2005 рік;

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.11.2007 № 68/07 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48341 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47832 настільки, що їх можна сплутати, або може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знаку;

- відповідно до висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 16.07.2008 № 1907 комбіноване позначення із словесним елементом "DEKOP" за свідоцтвом України № 48341 схоже із словесним позначенням "ДЕКОР" за свідоцтвом України № 47832 на знак для товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знаку.

Причиною подання касаційних скарг є питання щодо наявності або відсутності підстав для скасування оскаржуваних судових актів у зв’язку з передачею позивачем скаржникові виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 48341.

За приписом статті 107 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України (1798-12) ) касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов’язків.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 111-10 ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків осіб, які не були залучені до участі в справі.

ПП "Полісан" у касаційних скаргах на підтвердження того, що рішення господарського суду міста Києва від 21.10.2008 і постанова Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 стосуються прав і обов’язків скаржника зазначає про те, що: ПП "Полісан" використовувало спірну торговельну марку ще з 20.02.2006 на підставі укладеного названим підприємством і ТОВ "Альфа-Група" ліцензійного договору; за договором від 01.10.2008 ТОВ "Альфа-Група" передало виключні майнові права на спірну торговельну марку ПП "Полісан" з внесенням 25.11.2008 відповідних змін до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг (копії зазначених договору і витягу з Державного реєстру додано до матеріалів касаційних скарг).

Відповідно до частини другої статті 495 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України (435-15) ) майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва.

За приписом частини другої статті 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 494 ЦК України, а саме засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Отже, оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку набуває чинності з моменту його реєстрації, то договір про передання виключних майнових прав на цей об’єкт, хоча й виконується сторонами з моменту його підписання, є чинним щодо охорони прав нового власника свідоцтва (обов’язковим для третіх осіб) з моменту його державної реєстрації (у даній справі –з 25.11.2008).

Як свідчать матеріали справи, на момент прийняття господарським судом міста Києва рішення зі справи (21.10.2008) укладений ТОВ "Альфа-Група" і ПП "Полісан" договір від 01.10.2008 про передачу прав на знак для товарів і послуг "DEKOP" державну реєстрацію ще не пройшов; права ж ПП "Полісан" на використання спірної торговельної марки, отримані названим підприємством на підставі договору від 20.02.2006 № 2-ТМ (невиключна ліцензія), були похідними від прав ТОВ "Альфа-Група" як власника свідоцтва України № 48341.

З огляду на наведене Вищий господарський суд дійшов висновку про те, що на момент прийняття господарським судом першої інстанції рішення (21.10.2008) спір з даної справи не стосувався прав або законних інтересів ПП "Полісан", а тому касаційну скаргу ПП "Полісан" на зазначене рішення слід залишити без задоволення.

З матеріалів справи також вбачається, що на момент прийняття апеляційним господарським судом постанови зі справи (09.02.2009) вже відбулася зміна власника прав на торговельну марку "DEKOP", яким стало ПП "Полісан".

Згідно з частиною першою статті 101 ГПК України апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

За наведених обставин касаційну скаргу приватного підприємства "Полісан" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 слід задовольнити частково, оскаржувану постанову господарського суду апеляційної інстанції –скасувати, а справу передати на розгляд до суду апеляційної інстанції.

Касаційна ж інстанція позбавлена можливості належним чином дослідити подані скаржником докази, оскільки відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Керуючись 111-7, 111-9 –111-11 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу приватного підприємства "Полісан" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 зі справи № 20/260 задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2009 зі справи № 20/260 скасувати.

3. Справу № 20/260 передати до Київського апеляційного господарського суду для здійснення апеляційного провадження.

4. Касаційну скаргу приватного підприємства "Полісан" на рішення господарського суду міста Києва від 21.10.2008 зі справи № 20/260 залишити без задоволення.