20/76 Про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" - 30.11.2010 Прийняття

- зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №77757 від 11.06.2007р. на знак для товарів і послуг "Фітолізин Плюс" та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №89409 від 25.03.2008р. на знак для товарів і послуг "Fitolizin Plus" та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонено Відкритому акціонерному товариству "ФАРМАК" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, код ЄДРПОУ 00481198) використання позначень "Phytolysin", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН" для маркування товарів 05-го класу МКТП "фармацевтичні препарати; ліки для людини", а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, які пов’язані із розповсюдженням товарів 05 класу МКТП на ринку, з використанням позначень "Phytolysin", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН";

- стягнуто з Відкритого акціонерного товариства "ФАРМАК" на користь Варшавського заводу лікарських рослин "ГЕРБАПОЛЬ" судові витрати.

В решті частини позову відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду, ВАТ "ФАРМАК" звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить скасувати рішення та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю, посилаючись на неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права.

В апеляційній скарзі відповідач – 2 наголошує, що рішення було прийнято виключно на підставі Висновку судової експертизи № 2679 від 06.08.2010 p., який суд оцінив в якості належного доказу по справі № 20/76. В свою чергу, скаржник вважає, що даний Висновок був складений без врахування дійсних та істотних обставин справи № 20/76. Таким чином, він є неправдивим.

Скаржник стверджує, що, не зважаючи на норми чинного законодавства, а саме, п. п. 2, 3 cт. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) , суд прийняв протиправне рішення про визнання недійсними свідоцтв України №№ 77757, 89409, оскільки ВАТ "Фармак" набув права на оскаржувані знаки раніше поширення на територію України охорони відповідно до міжнародних реєстрацій Позивача №№ 967776, 96777.

Відповідач - 2 вважає, що експертами також не були взяті до уваги відомості про стан об'єктів дослідження, враховуючи поширення дії міжнародних реєстрацій №№967776, 967777 після дати подання заявок на оскаржувані свідоцтва.

Крім того, реєстрація знаків "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" на ім'я скаржника здійснена не для споріднених товарів та послуг, як було це було встановлено у Висновку судової експертизи та у оскаржуваному рішенні. На думку відповідача – 2, товари не можуть вважатися спорідненими лише на тій підставі, що вони фігурують в одному і тому ж класі МКТП.

В подальшому скаржником було подано додаткові пояснення, в яких він зазначає, що оскаржуване рішення було прийнято без повного та об'єктивного дослідження всіх обставин та матеріалів справи, а також було допущено неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права, посилаючись на те, що ліцензійна угода стосувалася лише фасування, упаковки та продажу препарату фітолізина на території України. Відповідно до даної Угоди позивач надавав право на використання торговельної марки "Fitolyzina", зареєстрованої в Патентному відомстві Польщі за номером 96026. Таким чином, відповідно до умов даної Ліцензійної угоди, препарат при пакуванні мав бути маркований безпосередньо торговельною маркою "Fitolyzina", але аж ніяк не "Фитолизин".

Позивач повністю заперечує проти доводів апеляційної скарги відповідача -2 та просить залишити її без задоволення, з підстав не обґрунтованості.

У додаткових запереченнях позивач зазначає, що надані по справі докази доводять той факт, що зареєстровані на ім'я відповідача - 2 позначення "Фітолізин плюс" та "Fitolizin Plus", відповідно до свідоцтв України № 77757 та № 89409 можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з високою якістю добре і давно відомого препарату ФІТОЛІЗИН та особою позивача - Варшавським заводом лікарських рослин "ГЕРБАПОЛЬ" - що насправді не відповідає дійсності, тобто, можуть бути визнані оманливими щодо особи, яка виробляє препарат ФІТОЛІЗИН.

У відзиві на апеляційну скаргу та додаткових поясненнях до апеляційної скарги відповідач -1 просить залишити апеляційну скаргу відповідача – 2 без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін, посилаючись на те, що з урахуванням доказів щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, при використанні знаків за свідоцтвами України №№77757, 89409 та знаками за польськими реєстраціями №№ R-96026, R-151843, суд першої інстанції обґрунтовано визнав позовні вимоги щодо визнання недійсним свідоцтв України №№77757, 89409 такими, що підлягають задоволенню на підставі абз. а) п.1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" - невідповідності знаків умовам надання правової охорони.

Ухвалою від 08.10.2010 розгляд справи було призначено на 02.11.2010р.

В судовому засіданні 02.11.2010, в порядку приписів ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву до 30.11.2010.

В судове засідання 30.11.2010 з’явився представники сторін. Представники відповідача -2 підтримали доводи апеляційної скарги, представники позивача заперечили проти апеляційної скарги, а представник відповідача -1 заперечує проти доводів апеляційної скарги.

Крім того, 30.11.2010 через Відділ документального забезпечення суду від Генерального директора відповідача-2 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи. В обґрунтовування зазначеного клопотання скаржник посилається на ст. 41 Господарського процесуального кодексу України та ст.ст. 3, 7 Закону України "Про судову експертизу".

Відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Колегія суддів не задовольняє зазначене клопотання, з огляду на наступне:

У п. 9.2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. № 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (зі змінами та доповненнями, станом на 16.01.2008) зазначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Відповідно до п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз при проведенні повторної експертизи у вступній частині висновку експертизи указуються відомості про первинну (попередні) експертизу (прізвища, ініціали експертів, назва експертної установи чи місце роботи експертів, номер і дата висновку експертизи, зміст заключних висновків первинної (попередніх) експертизи; зміст питань, які були поставлені перед експертом на повторне вирішення, а також мотиви призначення повторної експертизи, які зазначені в постанові (ухвалі) про її призначення); у разі якщо такі мотиви в постанові (ухвалі) відсутні, про це робиться відповідний запис.

Пунктом 4.13 цієї ж Інструкції передбачено, що в дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

Питання про призначення додаткової або повторної експертизи суд вирішує в ухвалі. Ухвала повинна містити мотиви призначення додаткової або повторної експертизи.

Як зазначалося в п. 9.1 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. №02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження.

Згідно з п. 3.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз у разі призначення додаткової або повторної експертизи, крім матеріалів, указаних у п. 3.3 цієї Інструкції, до експертної установи (експертові) надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку. У постанові (ухвалі) про призначення додаткової або повторної експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

Як вбачається з поданого скаржником клопотання, на вирішення повторної судової експертизи поставлені наступні питання:

- чи є схожими настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №77757 із знаками для товарів і послуг за польськими реєстраціями №R-96026 і №R-151843 за міжнародною реєстрацією №834676?

- чи є схожим настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №89409 із знаками для товарів і послуг за польськими реєстраціями №R-96026 і №R-151843 за міжнародною реєстрацією №834676?

- чи є товари та послуги, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №77757 та №89409 такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №R-96026 та №R-151843 за міжнародною реєстрацією №834676?

- чи є знак для товарів і послуг "Фітолізін Плюс" за свідоцтвом України №77757 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП та/або послуг 35 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №77757 та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №R-96026 і №R-151843 за міжнародною реєстрацією №834676?

- чи є знак для товарів і послуг "Fitolizin Plus"за свідоцтвом України №89409 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП та/або послуг 35 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №89409 та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №R-96026 і №R-151843 за міжнародною реєстрацією №834676?

Зазначені питання повністю ідентичні питанням, які були поставлені на вирішення експерту при призначенні Господарським судом м. Києва, з метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №20/76, судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.

Крім того, головним є те, що в заявленому клопотанні відсутні будь – які обґрунтування, в чому саме полягає необґрунтованість висновку експерта, чи в чому він суперечить іншим матеріалам справи, або які сумніви у скаржника стосовно його правильності

Розглянувши у судових засіданнях апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів встановила наступне:

Варшавський завод лікарських рослин "ГЕРБАПОЛЬ" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними повністю свідоцтва України №77757 від 11.06.2007р. на знак для товарів і послуг "Фітолізин Плюс", свідоцтва України №89409 від 25.03.2008р. на знак для товарів і послуг "Fitolizin Plus", спонукання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов’язання відповідача-2 припинити використання позначень для маркування товарів 5-го класу та послуг 35-го класу МКТП, що включають слова "Fitolizin", "Phytolysin", "ФІТОЛІЗИН" у господарській діяльності; заборону використання відповідачем-2 для маркування ним товарів 5-го класу МКТП позначень, до складу яких входять слова Fitolizin, Phytolysin, ФИТОЛИЗИН, ФІТОЛІЗИН, або ж схожі з ними у подальшій господарській діяльності.

Позовні вимоги мотивовано тим, що, зареєстровані за відповідачем-2 знаки "Фітолізин Плюс", "Fitolizyn Plus" не відповідають умовам надання правової охорони, з наступних підстав:

Позначення "Фітолізин Плюс", "Fitolizyn Plus" за свідоцтвами України №№77757 та 89409 є оманливими або можуть ввести в оману споживачів у зв’язку з тим, що породжують або можуть породити у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з певним товаром або виробником (позивачем), які насправді не відповідають дійсності.

Відповідач-1 у відзиві просить у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на те, що під час видачі свідоцтв №№77757 та 89049 відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України та діяв у відповідності із Законом; позивачем не надано доказів порушення, невизнання або оспорювання його прав, свобод і інтересів;наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв позивачу чи створював перешкоди у реалізації його прав; відповідач-1 не має повноважень щодо здійснення контролюючих функцій стосовно використання в Україні знаків для товарів і послуг за національними реєстраціями інших країн, не мав жодної інформації щодо агентських відносин між позивачем та відповідачем-2, відповідно, обов’язок надання доказів правомірності подання заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" за спірними свідоцтвами України має бути покладено саме на відповідача-2; під час здійснення відповідачем-1 реєстрації спірних знаків на ім’я відповідача-2 відомості щодо прийняття рішень у господарських справах №21/441 та №21/442 були відсутні, відповідно, твердження позивача про свідоме вчинення відповідачем-1 неправомірних дій щодо позивача, є необґрунтованим.

Відповідач-2 у відзиві проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що згідно Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Отже, відповідач-2 набув права на знаки для товарів і послуг "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" раніше, ніж міжнародні реєстрації позивача №967777 та №967776 набули чинності у повному обсязі на території України; реєстрація словесних знаків на ім’я відповідача-2 здійснена не для споріднених товарів, порівняно з міжнародною реєстрацією №834676 (яка діє на території України стосовно всіх товарів 05 класу за виключенням: медикаменти для людини). Ліцензійну угоду від 17.02.1995р. відповідач-2 вважає нікчемним правочином, оскільки на момент підписання даної угоди позивач не мав права власності на товарний знак "Fitolizуnа, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" за міжнародною реєстрацією №834676 на території України, відповідно, не мав права видавати ліцензії (дозволи) на використання даного знаку. Отже, правочин між сторонами стосувався лише умов фасування, упаковки та продажу препарату Фітолізин на території України відповідачем-2 як окремим суб’єктом господарської діяльності, що діє від свого імені і у власних інтересах.

10.03.2010р. представник позивача звернувся до суду першої інстанції з письмовою заявою про уточнення позову, а саме, пункти 5, 6 прохальної частини позовних вимог викладено позивачем у наступній редакції: "Заборонити відповідачу-2 використання позначень", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН" для маркування товарів 5-го класу МКТП (протимікробні препарати (антисептики), біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, препарати з мікроелементів для людей, дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, харчові добавки на лікарські (медичні) потреби, дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), фармацевтичні ліки для людей, бадьорівники, тонізівники, лікарські препарати, бальзами лікувальні, олії лікувальні, анальгетики, фармацевтичні препарати для догляду за шкірою, вивари лікарські на фармацевтичні потреби, протисечогінні препарати, сиропи на фармацевтичні потреби, бактерицидні засоби, протипаразитні препарати, заспокоївники, лікувальні трави), а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, пов’язаних з рекламуванням та просуванням на ринок зазначених товарів 5-го класу МКТП з використанням позначень", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН".

Колегія суддів підтримує правову позицію суду першої інстанції про часткове задоволення позовних вимог з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником міжнародної реєстрації №834676 від 20.08.2004р. на комбінований знак для товарів і послуг "Fitolizyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин", яка діє на території України у повному обсязі з 20.08.2004р. Правова охорона міжнародної реєстрації №834676 розповсюджується на всі товари 05 класу МКТП, за виключенням: "медикаменти для людини".

Позивач є власником міжнародної реєстрації №967777 від 23.01.2008р. на знак для товарів і послуг "Фитолизин", яка діє на території України у повному обсязі з 23.01.2008р. Правова охорона міжнародної реєстрації №967777 розповсюджується на товари 05 класу МКТП.

Крім того, позивач є власником міжнародної реєстрації №967776 від 23.01.2008р. на знак для товарів і послуг "Phytolysin" щодо товарів 05 класу МКТП (територіальне поширення на Україну 30.12.2008р.).

19.12.2008р. на ім’я позивача Державним фармакологічним центром МОЗ України видано реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "Фітолізин", паста для приготування суспензії для перорального застосування", строком дії на всій території України до 17.12.2013р. Показання до застосування: інфекційні і запальні стани сечових шляхів, що супроводжують сечокам’яну хворобу; для запобігання рецидивам сечокам’яної хвороби.

11.06.2007р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг "Фітолізин Плюс" на ім’я відповідача-2 і видано свідоцтво №77757 щодо товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати; ліки для людини. Дата подання заявки – 13.02.2006р.

Також, 25.03.2008р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг "Fitolizyn Plus" на ім’я відповідача-2 і видано свідоцтво №89409 щодо товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати; ліки для людини. Дата подання заявки - 24.10.2006р.

Крім того, позивач є власником польської реєстрації №R-96026 на торговельну марку "FITOLIZINA" для товарів 03, 05 класів МКТП (зареєстровано у Республіці Польща 09.06.1997р., дата подачі заявки – 01.12.1994р.) та польської реєстрації №R-151843 на торговельну марку "Fitolizуnа, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" для товарів 05 класу МКТП (зареєстровано у Республіці Польща 30.03.2004р., дата подачі заявки –30.09.2002р.), а відповідач-2 відповідно до Ліцензійної угоди від 17.02.1995р. та додатку до неї від 01.07.1999р. (строк дії з 1995р. по 2004р.) був торговим представником позивача, шляхом безоплатного використання товарного знаку на Фітолізин та регістру на Фітолізин. При цьому, відповідач-2 отримав від позивача не лише лікарський засіб, а й технічну документацію, необхідну для виконання умов угоди щодо продукту, його упаковки, контролю якості та застосування маркетингу. Ліцензійною угодою передбачено, що після закінчення терміну дії Ліцензійної угоди відповідач-2 має право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації виготовленого позивачем препарату, який зберігався у відповідача-2. Всупереч наведеному, відповідач-1 за заявками відповідача-2 зареєстрував знаки для товарів і послуг на ім’я відповідача-2 і видав оспорювані свідоцтва, чим порушено права позивача та вимоги пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3771-12) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення та з метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №20/76, судом першої інстанції було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме, з Висновку експертизи №2679 від 06.08.2010р., позначення "Фітолізин Плюс" за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, "Fitolizуnа, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" за польською реєстрацією №R-151843 від 30.03.2004р., "Fitolizуnа, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і "FITOLIZINA" за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; позначення "Fitolizin Plus" за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. є схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями "Fitolizyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" №R-151843 від 30.03.2004р., "Fitolizyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин" за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і "FITOLIZINA" за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; товари, відносно яких зареєстровано позначення "Фітолізин Плюс" та "Fitolizin Plus" за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. та №89409 від 25.03.2008р. є такими самими і/або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; послуги 35 класу МКТП, які пов’язані із розповсюдженням товарів 5 класу МКТП на ринку, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. і №89409 від 25.03.2008р. є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, і у споживача ймовірно може виникнути враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. та свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позначення "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" за свідоцтвами України №№77757 та 89409 не відповідають умовам надання правової охорони, в зв’язку з чим зазначені свідоцтва України підлягають визнанню недійсними повністю, у зв’язку з невідповідністю знаків умовам їх реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявок.

Відповідно до ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме, з рішень Господарського суду міста Києва у справах №21/441 та 21/442 за позовом Варшавського заводу лікарських рослин "ГЕРБАПОЛЬ" до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, ВАТ "Фармак" про визнання недійсними свідоцтв України №№62924, 62925 на знаки для товарів і послуг, які залишено без змін постановами Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008р. та постановами Вищого господарського суду України від 10.02.2009р., між позивачем та відповідачем-2 17.02.1995р. укладено Ліцензійну угоду, а 01.07.1999р. – додаток до неї, відповідно до умов яких: "Гербаполь" признает за ОАО "Фармак" в период действия настоящего договора право на бесплатное употребление товарного знака на Фитолизин, а также право на использование регистра на Фитолизин. Гербаполь гарантирует что за ним все права на товарный знак. Этот знак охвачен охраной на основе охранного свидетельства от 01.12.1994" (пункт 8.1 угоди); відповідач-2 отримує від позивача не лише лікарський засіб "Фітолізин", а й технічну документацію, необхідну для виконання умов угоди щодо продукту, його упаковки, контролю якості та застосування маркетингу (пункти 1.2 і 3.3 угоди); після закінчення терміну дії даної угоди ВАТ "Фармак" має право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації виготовленого позивачем "Фітолізину", який зберігався у ВАТ "Фармак" (п. 8.8 угоди); строк дії угоди – з 1995 року по 2004 рік.

Відповідно до ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Так, під час вирішення спору у справах №21/441 та №21/442 було встановлено, що дана Ліцензійна угода та Додаткова угода до неї є зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а не договорами комісії, доручення або агентськими договорами; ВАТ "Фармак" фактично було комерційним (торговим) представником позивача в Україні.

Відповідно до п. 1 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

В свою чергу, відповідачем-2, як комерційним (торговим) представником позивача в Україні (з 1995року по 2004рік), не надано доказів, що виправдовують його дію при подачі заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" за свідоцтвами України №№77757 та 89409.

Враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку стосовно того, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№77757 та 89409, у зв’язку з поданням заявок з порушенням прав позивача, є обґрунтованими.

Місцевим господарським судом обґрунтовано визнано помилковим посилання позивача на те, що він є власником міжнародних реєстрацій №967776, №967777 на знак для товарів і послуг "Phytolysin" та на знак для товарів і послуг "Фитолизин", в обґрунтування заявлених позовних вимог щодо визнання недійсними свідоцтв України, власником яких є відповідача-2, оскільки відповідно до ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Міжнародна реєстрація №967777 діє на території України у повному обсязі з 23.01.2008р., міжнародна реєстрація №967776 набула територіальне поширення на Україну – 30.12.2008р., у той час, як заявки на реєстрацію позначень "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" подано відповідачем-2 13.02.2006р. та 24.10.2006р., відповідно. Тобто, відповідачем-2 заявки на реєстрацію позначень за спірними свідоцтвами подано раніше, ніж міжнародні реєстрації №967776 та №967777 набули поширення на територію України.

В свою чергу, в ст. 2 Закону України"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності МОН України).

Враховуючи зазначену норму закону, позовні вимоги про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 77757 від 11.06.2007р. №89409 від 25.03.2008р. на знаки для товарів і послуг "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими.

Крім того, позивачем були заявлені (з урахуванням уточнених позовних вимог) позовні вимоги про заборону відповідачу-2 використання позначень "Phytolysin", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН" для маркування товарів 05-го класу МКТП (протимікробні препарати (антисептики), біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, препарати з мікроелементів для людей, дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, харчові добавки на лікарські (медичні) потреби, дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), фармацевтичні ліки для людей, бадьорівники, тонізівники, лікарські препарати, бальзами лікувальні, олії лікувальні, анальгетики, фармацевтичні препарати для догляду за шкірою, вивари лікарські на фармацевтичні потреби, протисечогінні препарати, сиропи на фармацевтичні потреби, бактерицидні засоби, протипаразитні препарати, заспокоївники, лікувальні трави), а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, пов’язаних з рекламуванням та просуванням на ринок зазначених товарів 05-го класу МКТП з використанням позначень "Phytolysin", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН".

Позивачем у якості доказу використання відповідачем-2 позначень "Фітолізин Плюс", "Фитолизин Плюс", "Phytolysin Plus" та просування на ринок товару надано лікарський засіб (у вигляді пасти) виробництва відповідача-2, що згідно листка вкладиша є комбінованим препаратом рослинного походження, який сприяє розчиненню сечових конкрементів. Також позивачем надано доказ придбання зазначеного лікарського засобу у роздрібній мережі (аптечному пункті) (а.с. 111-112 том 1). Доказів використання зазначених позначень для маркування інших товарів 05-го класу МКТП позивачем не надано. З огляду на те, що правова охорона свідоцтв України №№77757 та 89409 поширюється на товари 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати; ліки для людини", суд першої інстанції правомірно задовольнив зазначену позовну вимогу в частині заборони відповідачу-2 використання позначень "Phytolysin", "ФИТОЛИЗИН", "ФІТОЛІЗИН" для маркування товарів 05-го класу МКТП "фармацевтичні препарати; ліки для людини".

Слід звернути увагу, що правова охорона свідоцтв України №№77757 та 89409 не поширюється на послуги 35 класу МКТП, щодо пропонування товару до продажу, рекламування, що є діями, які пов’язані із просуванням товару на ринок і право на здійснення яких є у власника свідоцтва на знак, зареєстрованого відносно товару (товарів) визначеного виду. При цьому, як зазначено у висновку призначеної судом експертизи (арк. 43 висновку експертизи), для власника свідоцтва на знак немає особливої необхідності реєструвати знак для послуг 35 класу МКТП, який має назву "Реклама; керування справами; ділове адміністрування, канцелярські роботи". Така реєстрація доцільна, якщо власник свідоцтва на знак для товару буде його просувати і розповсюджувати в спеціальних торговельних точках і через спеціалізовані канали збуту, наприклад, через Інтернет-магазини, і для нього важливо, щоб така діяльність ототожнювалась у споживача і самим виробником товару, тобто, з одним "комерційним джерелом".

Матеріали справи містять докази наявності лікарського засобу виробництва відповідача-2 у роздрібній мережі, маркованого позначеннями "Фітолізин Плюс", "Фитолизин Плюс", "Phytolysin Plus", що підтверджує розповсюдження на ринку товарів 05 класу МКТП, маркованих позначеннями "Фітолізин Плюс", "Фитолизин Плюс", "Phytolysin Plus", в зв’язку з чим, колегія суддів погоджується з висновком місцевим господарським судом про те, що зазначена позовна вимога є обґрунтованою і щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Обов’язок доказування, відповідно до приписів статті 33 ГПК України, розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на певні обставини як на підставу своїх вимог та заперечень.

Колегія суддів критично відноситься до посилань скаржника на те, що рішення було прийнято виключно на підставі Висновку судової експертизи № 2679 від 06.08.2010 p., а зазначений висновок складений без врахування дійсних та істотних обставин справи № 20/76, тому він є неправдивим, оскільки відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

У п. 45 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Крім того, слід зазначити, що зазначені відповідачем-2 обставини стосовно того, що складений висновок є неправдивим, ґрунтуються на власній позиції представника відповідача-2, який не має спеціальних знань та кваліфікацію експерта (спеціаліста) за спеціальністю "Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями". У той же час, експертиза у справі №20/76 проведена судовими експертами, які мають відповідні вищі економічну, філологічну та юридичну освіти, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судових експертів, мають відповідний стаж експертної роботи.

Посилання відповідача-2 на те, що експертами висвітлені у висновку недоречні питання в частині протиставлення позначень польським реєстраціям позивача, які не є предметом розгляду у справі, суд відхиляє, оскільки зазначені питання були поставлені судом на вирішення експертизи, відповідно, висвітлені експертами у висновку експертизи №2679. Також суд відхиляє посилання відповідача-2 на те, що на міжнародні реєстрації №967777 та №967776, власником яких є позивач, поширювались підстави відмови у наданні правової охорони, оскільки предметом даного спору не є визнання недійсними даних міжнародних реєстрацій на території України та матеріали справи не містять доказів визнання їх недійсними у судовому порядку. Крім того, на вирішення експерта судом не ставились питання, пов’язані із даними міжнародними реєстраціями, з огляду на обставини, які викладені у даному рішенні.

Враховуючи вищезазначене, Господарський суд м.Києва та Київський апеляційний господарський суд визнали Висновок судової експертизи № 2679 від 06.08.2010, як належний доказ по справі.

Стосовно посилань скаржника на те, що, не зважаючи на норми чинного законодавства, а саме п. п. 2, 3 cт. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) , суд прийняв незаконне рішення про визнання недійсними свідоцтв України №№ 77757, 89409, оскільки ВАТ "Фармак" набув права на оскаржувані знаки раніше поширення на територію України охорони відповідно до міжнародних реєстрацій Позивача №№ 967776, 96777.

Як вбачається з мотивувальної частини оскаржуваного рішення, місцевим господарським судом визнано помилковим посилання позивача на те, що він є власником міжнародних реєстрацій №967776, №967777 на знак для товарів і послуг "Phytolysin" та на знак для товарів і послуг "Фитолизин", в обґрунтування заявлених позовних вимог щодо визнання недійсними свідоцтв України, власником яких є відповідача-2, оскільки відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Міжнародна реєстрація №967777 діє на території України у повному обсязі з 23.01.2008р., міжнародна реєстрація №967776 набула територіальне поширення на Україну – 30.12.2008р., у той час, як заявки на реєстрацію позначень "Фітолізин Плюс", "Fitolizin Plus" подано відповідачем-2 13.02.2006р. та 24.10.2006р., відповідно. Тобто, відповідачем-2 заявки на реєстрацію позначень за спірними свідоцтвами подано раніше, ніж міжнародні реєстрації №967776 та №967777 набули поширення на територію України.

Посилання відповідача-2 на те, що реєстрація словесних знаків на ім’я відповідача-2 здійснена не для споріднених товарів і послуг, порівняно з міжнародною реєстрацією №834676, оскільки знаки відповідача-2 зареєстровані для товарів 05 класу МКТП –"фармацевтичні препарати, ліки для людини", а міжнародна реєстрація №834676 поширюється на товари 05 класу МКТП, за виключенням "препарати для лікування людей" є необґрунтованим, оскільки як встановлено, експертами товари, що маркуються позначеннями "Фітолізин Плюс" ("Fitolizin Plus") і "Фітолізин" споріднені щодо "антисептиків, біологічних препаратів медичного призначення, препаратів з мікроелементами для людей" із "фармацевтичними препаратами, ліками для людини".

Крім того, посилання відповідача на те, що Ліцензійна угода від 17.02.1995р. є нікчемним правочином, оскільки на момент підписання даної угоди позивач не мав права власності на товарний знак, Phytolysin, Фитолизин Фітолізин"за міжнародною реєстрацією №834676 на території України, відповідно, не мав права видавати ліцензії (дозволи) на використання даного знаку є голослівним, з огляду на наступне:

Відповідно до п. 8.1 Ліцензійної угоди знак охоплений охороною на підставі охоронного свідоцтва від 01.12.1994р., тобто польською реєстрацією №R-96026 на торговельну марку LIZINA"(зареєстровано у Республіці Польща 09.06.1997р., дата подачі заявки – 01.12.1994р.), при цьому, будь-яке посилання на міжнародну реєстрацію №834676 (яка діє на території України з 20.08.2004р.) у Ліцензійній угоді відсутнє (див. постанови Вищого господарського суду України від 10.02.2009 у справах №№21/441, 21/442).