6-21503ск09 Про стягнення грошової суми за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності - 21.10.2009 Прийняття

розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 ОСОБА_2 до закритого акціонерного товариства "БАН" про стягнення грошової суми за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності за касаційною скаргою закритого акціонерного товариства "БАН" (далі – ЗАТ "БАН") на рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 травня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Запорізької області від 16 липня 2009 року,

У липні 2007 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2 звернулися до суду з позовом до ЗАТ "БАН" про заборону виготовлення квасу ТМ "Ярило" та про стягнення грошової суми за використання способу виробництва квасу ТМ"Ярило", захищеного деклараційним патентом на корисну модель № 12019 від 16 січня 2006 року, мотивуючи вимоги тим, що відповідно до цього деклараційного патенту вони є співавторами способу виробництва квасу, а відповідач використовує запатентований ними спосіб виробництва квасу без їхньої згоди. Посилаючись на порушення їхнього права інтелектуальної власності, просили заборонити відповідачу виготовляти та реалізовувати квас ТМ "Ярило" до отримання відповідного дозволу від них, а також стягнути на їхню користь одноразову грошову суму в розмірі 2 млн. 500 тис. грн. кожній.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21 квітня 2009 року позовні вимоги ОСОБА_1. та ОСОБА_2 про заборону ЗАТ "БАН" виготовляти та реалізовувати квас ТМ "Ярило" залишено без розгляду.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 травня 2009 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 16 липня 2009 року, позов задоволено. Стягнуто із ЗАТ "БАН" на користь ОСОБА_1. 2 млн. 500 тис. грн. у рахунок відшкодування шкоди, завданої порушенням авторського права, витрати, пов’язані зі сплатою судового збору, у розмірі 1 700 грн. та 30 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи. Стягнуто із ЗАТ "БАН" на користь ОСОБА_2 2 млн. 500 тис. грн. у рахунок відшкодування шкоди, завданої порушенням авторського права; витрати, пов’язані зі сплатою судового збору, у розмірі 1 700 грн. та 30 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

У поданій до Верховного Суду України касаційній скарзі ЗАТ "БАН" просить скасувати судові рішення та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права й порушення норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами встановлено, що 21 липня 2005 року зареєстровано заявку ОСОБА_1. та ОСОБА_2 на видачу патенту на винахід (корисну модель) – спосіб виготовлення квасу.

16 січня 2006 року ОСОБА_1. і ОСОБА_2 отримали деклараційний патент на корисну модель № 12019 "Спосіб виготовлення квасу".

Задовольняючи позов суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, виходив із того, що ЗАТ "БАН" у порушення чинного законодавства без згоди позивачів і укладення ліцензійного договору здійснює виробництво квасу ТМ "Ярило" із застосуванням технології, захищеної деклараційним патентом №12019 "Спосіб виробництва квасу", власниками якого є позивачі.

Однак з висновком попередніх судових інстанцій не можна погодитись із таких підстав.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) (далі – Закон) та глави 35, 39 ЦК України (435-15) .

Відповідно до ст. 1 Закону винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Деклараційний патент на винахід (корисну модель) – це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель).

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Згідно зі ст. 6 Закону (тут і далі в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об’єктом якої є, зокрема, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі).

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

Закон передбачає право заявника на тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід (ч. 1 ст. 21, ч. 16 ст. 16 Закону).

З моменту публікації відомостей про видачу патенту власник патенту отримує права, що випливають з патенту (ч. 1 ст. 28 Закону).

Статтею 28 Закону передбачено виключне право власника патента (деклараційного патента) використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) згідно із цією нормою Закону визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Згідно із чч. 5, 7, 8 ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається із цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки (чч. 1, 2 ст. 34 Закону).

Захист прав власника патенту на винахід (корисну модель) здійснюється шляхом застосування способів захисту, передбачених ст. 35 Закону та ст. 16 ЦК України.

Позивачі, наполягаючи на протиправному виробництві відповідачем квасу ТМ "Ярило" із застосуванням захищеного деклараційним патентом № 12019 способу виготовлення квасу, просили захистити їхні права як власників деклараційного патенту шляхом стягнення грошової компенсації в розмірі 5 млн. грн. виходячи із суми чистого прибутку, отриманого відповідачем під час використання запатентованого позивачами способу виробництва квасу за період з третього кварталу 2005 року до другого кварталу 2007 року.

ЗАТ "БАН" проти позову заперечував, посилаючись на наявність у нього права попереднього користування, ураховуючи, що підприємство тривалий час – з 1946 року здійснює виробництво квасу, а з 2002 року застосовує процес очищення води, зазначений у способі виробництва квасу, запатентованого позивачами, що, однак, не свідчить про використання ним винаходу позивачів із застосуванням усіх його суттєвих ознак (а.с. 29-32 т. 2).

Зокрема, відповідач зазначав, що з 30 вересня 2002 року, тобто з моменту введення в експлуатацію установки очищення води Фри Флай (код 4669) ЗАТ "БАН" здійснює виробництво квасу із застосуванням способу очищення води, в якому присутні окремі ознаки формули згодом отриманого позивачами патенту №12019, ці ознаки містяться й у технологічній інструкції з підготовки води для виробництва пива та безалкогольних напоїв ТІ-14297558-291-2003, яка є чинною з 24 січня 2003 року та була розроблена українською галузевою компанією з виробництва пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод закритого акціонерного товариства "Укрпиво", і що ці дії за доводами відповідача згідно з положенням ст. 31 Закону не можна визнати порушенням прав позивачів (а.с. 59, а.с. 124-172, т. 2).

Таким чином, предметом спору є захист і відновлення порушених прав на об’єкт інтелектуальної власності, введений в оборот.

З огляду на предмет та підставу позову, характер правовідносин сторін, зміст їх доводів і заперечень, ураховуючи вимоги ст. 213, 214 ЦПК України, судам необхідно було визначити предмет доказування та з’ясувати:

- дату опублікування відомостей про заявку на патент на винахід (корисну модель);

- дату публікації відомостей про видачу деклараційного патенту;

- обсяг правової охорони запатентованого позивачами винаходу (установити всі суттєві ознаки, що входять до формули запатентованого винаходу);

- час виготовлення ЗАТ "БАН" продукції, та якої саме позивачі вважають порушенням їхніх прав;

- чи використані відповідачем під час виробництва продукції всі суттєві ознаки запатентованого позивачами винаходу;

- чи володіє відповідач правом попереднього користування щодо запатентованого позивачами способу виробництва квасу;

- розмір грошового стягнення та його розрахунок.

З метою встановлення факту наявності або відсутності порушення прав інтелектуальної власності позивачів суд повинен був дослідити, зокрема, спосіб виробництва відповідачем квасу ТМ "Ярило" і здійснити його порівняльний аналіз зі способом виробництва квасу, захищеним деклараційним патентом №12019, і на підставі цього порівняльного аналізу встановити факт використання чи невикористання відповідачем під час виробництва квасу ТМ "Ярило" всіх суттєвих ознак запатентованого позивачами способу.

Проте такого аналізу із зазначенням суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) позивачів, захищеного патентом № 12019, судами попередніх інстанцій зроблено не було.

Між тим, лише після з’ясування зазначених фактичних обставин суди повинні були визначитися стосовно порушення прав інтелектуальної власності позивачів.

Ураховуючи те, що вирішення зазначених питань, які входять до предмета доказування у справі, потребує спеціальних знань у галузі технології виробництва квасу, їх кваліфікований розгляд потребував залучення судом фахівців-експертів у цій галузі.

Саме для з’ясування цих питань та з підстав неможливості вирішення спору без висновку спеціалістів, установленого на підставі спеціальних знань і проведеного дослідження, зокрема, щодо способу виробництва відповідачем квасу ТМ "Ярило" та його тотожності з об’єктом інтелектуальної власності, відповідачем 9 квітня 2009 року заявлялося письмове клопотання про проведення відповідної експертизи, яке судом у встановленому законом порядку вирішено не було (а.с. 54 т. 3).

Між тим, оскільки ст. 28 Закону передбачена презумпція факту використання відповідачем винаходу (корисної моделі) і обов’язок надати докази на спростування цього факту покладено на нього, суд відповідно до вимог ч. 4 ст. 10 ЦПК України повинен сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки; попереджати про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяти здійсненню їхніх прав у випадках, установлених цим Кодексом.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань в галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Не вирішивши питання про призначення експертизи з питань, які потребують спеціальних знань і проведення певних досліджень із застосуванням наукових принципів, суд при ухваленні рішення дійшов висновку про використання відповідачем способу виробництва квасу захищеного патентом, перебравши на себе не притаманні йому функції експерта у галузі способів і технології виробництва квасу.

При цьому, посилаючись на сертифікат відповідності № 748964, термін дії якого з 24 січня 2007 року, як на доказ факту використання відповідачем запатентованого способу виробництва квасу протягом третього кварталу 2005 року до другого кварталу 2007 року, суд не врахував, що для встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) відповідно до абз. 9 ч. 2 ст. 28 Закону необхідно встановити не лише використання окремих ознак цього способу, а всю сукупність ознак, тобто кожну з ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), захищеного патентом.

Однак у порушення вимог ст. ст. 213, 215 ЦПК України рішення суду не містить висновку, які ознаки складають формулу винаходу позивачів за деклараційним патентом № 12019, а також про використання відповідачем запатентованого позивачами способу виробництва квасу, при якому використовується кожна з ознак формули винаходу (корисної моделі) позивачів.

Не можна погодитися й з висновком судів попередніх інстанцій про недоведеність заперечень відповідача про наявність у нього права попереднього користування, оскільки до зазначеного висновку суди дійшли без їх належної перевірки.

Так, відповідно до ст. 31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Виходячи зі змісту зазначеної норми Закону, доводів відповідача та вимог ст. 214 ЦПК України суду необхідно було перевірити питання:

- чи дійсно відповідач до дати подачння позивачами заявки на винахід (корисну модель) використовував технологічне вирішення способу виробництва квасу, тотожне заявленому винаходу (корисної моделі), або чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання;

- чи обмежувалося використання відповідачем цього способу тим обсягом, яким воно було на дату подання заявки позивачами;

- дату подання заявки позивачами, ураховуючи те, що в матеріалах справи відсутні докази щодо цієї дати.

Не встановивши зазначених фактів, суд порушив норми ст. ст. 213, 215

ЦПК України.

Оскільки вирішення питання про застосування способу захисту прав інтелектуальної власності залежить від доведеності факту їх порушення, судові рішення й у частині стягнення грошової компенсації за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Крім того, ухвалюючи рішення про стягнення грошової компенсації на користь позивачів у розмірі 2 млн. 500 тис. грн. кожній, суд не вказав, який саме спосіб захисту ним застосовано та чи саме він обраний позивачами.

Так, ст. 35 Закону поряд з іншими способами захисту прав на винахід (корисну модель) передбачає стягнення компенсації.

Частиною 1 ст. 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в передбачений законом спосіб.

Такими способами згідно із ч. 2 цієї норми, зокрема, є: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (ст. 22 ЦК України).

Крім того, ч. 2 ст. 432 ЦК України серед способів захисту права інтелектуальної власності в п. 5 передбачає можливість застосування разового грошового стягнення, замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Вирішуючи спір, суд у порушення норми ст. ст. 10, 11, 31 ЦПК України не з’ясував у позивачів підстав позову в цій частині та характер обраного ними в цьому випадку способу захисту.

Ухвалюючи рішення в частині судових витрат і стягуючи з відповідача на користь кожного з позивачів судовий збір у розмірі 1 700 грн. і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 30 грн., суд у порушення норм ст. ст. 79, 80, 88 ЦПК України не врахував, що позивачами під час подання позову сплачено лише 1 700 грн. судового збору і 30 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.