Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Червинської М.Є.,

суддів: Закропивного О.В., Коротуна В.М.,

МазурЛ.М., Нагорняка В.А.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Аркадія", про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18 вересня 2015 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 8 грудня 2015 року,

У травні 2015 року Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) звернувся до суду з указаним вище позовом, посилаючись на те, що торговельна марка "MERREL M" за оспорюваним свідоцтвом не використовується ОСОБА_3 понад 3 роки на території України без поважних причин, а тому відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія оспорюваного свідоцтва має бути достроково припинена повністю.

На обґрунтування позову зазначав, що невикористання ОСОБА_3 знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 порушує право та охоронюваний законом інтерес позивача. 29 липня 2013 року позивач звернувся до державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі - ДП "Український інститут промислової власності") із заявою про реєстрацію на території України позначень "MERREL" відносно товарів 35 класу МКТП, а саме: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, взутті, на головних уборах, сумках, наметів, навісів та спальних мішків, яке дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари, в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі, з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет.

Проте 16 квітня 2015 року ДП "Український інститут промислової власності" надано висновок про відмову в реєстрації знака, відповідно до якого заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх послуг 35 класу, зазначених в переліку, що є у матеріалах заяви, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "MERREL M", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Аркадія" (далі - ТОВ "ТД "Аркадія") щодо споріднених послуг. При цьому, на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 6 березня 2013 року право власності на свідоцтво від 17 січня 2005 року передано ОСОБА_3 Таким чином, просив позов задовольнити.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 18 вересня 2015 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 8 грудня 2015 року, позов Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) задоволено частково.

Достроково частково припинено дію свідоцтва України від 17 січня 2005 року на торговельну марку "MERREL M", що видане на ім'я ОСОБА_3, стосовно послуг 35 класу за МКТП, а саме: аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; наймання місця на реклами; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; готування платіжних документів; реклама поштою; рекламування; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування поштою рекламних матеріалів; секретарське обслуговування; сприяння продажеві (посередництво); комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність" про дострокове часткове припинення дії свідоцтва від 17 січня 2005 року на торговельну марку "MERREL M", що видане на ім'я ОСОБА_3, щодо послуг 35 класу МКТП.

В іншій частині позову відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

У поданій касаційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати судові рішення, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, і ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Суд першої інстанції, задовольняючи частково позовні вимоги, з висновками якого погодився й суд апеляційної інстанції, виходив із того, що в Україні ОСОБА_3 словесне позначення "MERRELL М" за свідоцтвом України від 17 січня 2005 року № НОМЕР_1 для товарів 14, 16, 35 класу МКТП не використовувалось протягом останніх трьох років, який не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано, або під її контролем іншою особою. При цьому зміна особи власника свідоцтва не перериває перебігу строку, за яким можливо встановити використання/невикористання товарного знаку.

Проте повністю з такими висновками судів погодитись не можна.

Статтею 213 ЦПК України передбачено, що рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Згідно зі ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Зазначеним вимогам закону судові рішення не відповідають.

Судами установлено, що 17 січня 2005 року Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала словесну торговельну марку "MERRELL М" для товарів 14, 16, 35 класу МКТП, про що видала свідоцтво України № НОМЕР_1 на ім'я ТОВ "ТД "Аркадія". На підставі цього були внесені відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України і проведені відповідні публікації.

5 лютого 2012 року ТОВ "ТД "Аркадія" та ОСОБА_3 укладений договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг "MERRELL М". 13 червня 2012 року продовжена дія свідоцтва на знак для товарів і послуг "MERRELL М" для власника ТОВ "ТД "Аркадія" - до 16 травня 2022 року, про що свідчить виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

6 березня 2013 року на підставі зазначеного договору Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення, відповідно до якого право власності на знак для товарів і послуг "MERRELL М" було передано ОСОБА_3, реєстраційний № 14184.

Відповідно до вищевказаного рішення 25 березня 2013 року була здійснена публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу ОСОБА_3 права власності на знак, що підтверджується Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 6 березня 2013 року і відповідною відміткою Державної служби інтелектуальної власності України на договорі про передачу прав власності.

Із листа ДП "Моніторинг ЗМІ України" від 16 серпня 2013 року № 33 убачається, що за період з 1 січня 2005 року і до моменту надання довідки товари та послуги під торговельною маркою "MERRELL М" не рекламувались. Згідно із листом Державної служби інтелектуальної власності України від 18 березня 2015 року №1-8/2217 ліцензії на використання словесного знака "MERRELL М" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 станом на 16 березня 2015 не видавались та відповідні відомості до реєстру ліцензійних договорів не вносились.

Також установлено, що ТОВ "ТД "Аркадія", ОСОБА_3 послуг з використання знака для товарів та послуг "MERRELL М" у період з 1 січня 2005 року по дату надання відповіді не надавались.

У силу ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

За таких обставин суди дійшли висновку про те, що можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку з невикористанням його без поважних причин протягом трьох років не залежить від факту зміни особи власника свідоцтва. Відповідач ОСОБА_3 при набутті права власності на знак для товарів і послуг мав оцінити ризик його невикористання попереднім власником.

Проте судами не було звернуто уваги на таке.

25 березня 2013 року була здійснена публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу ОСОБА_3 права власності на знак. З відповідним позовом Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) звернувся у травні 2015 року.

Таким чином, не можна вважати, що відповідачем знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, оскільки трирічний строк невикористання знака для ОСОБА_3 не сплинув. Для відповідача перебіг трирічного строку невикористання знака починається з дати публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, тобто з 25 березня 2013 року.

Відповідач не повинен нести відповідальність за невикористання попереднім власником знака в Україні повністю або частково. Норма п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не містить положення щодо включення терміну невикористання знака попереднім власником. Ухвалюючи рішення про задоволення позову суди фактично зобов'язали ОСОБА_3 відповідати за бездіяльність попереднього власника.

Відповідно до ст. ст. 10, 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України (1618-15) . Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

За таких обставин висновок судів про те, що, зловживаючи правами, які випливають з реєстрації торговельної марки "MERRELL М" за свідоцтвом України від 17 січня 2005 року № НОМЕР_1, а саме: не використовуючи торговельну марку за спірним свідоцтвом для товарів 14,16, 35 класу МКТП більше дозволеного законом трирічного строку без поважних причин, ОСОБА_3 створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку "MERRELL" (заявка № m 2013 13441) на території України для товарів 35 класу МКТП, є передчасним.

Згідно із ч. 2 ст. 338 ЦПК України підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення судом норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Виходячи з наведеного, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги із скасуванням судових рішень та направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції з підстав, передбачених ст. 338 ЦПК України.

Керуючись ст. ст. 336, 338, 344, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18 вересня 2015 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 8 грудня 2015 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.