Окружний адміністративний суд міста Києва в складі: головуючого судді Качура І.А., суддів Келеберди В.І., Шарпакової В.В., при секретарі Хрімлі К.О., за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_1 (дов. від 08.06.2011р.)

від відповідача: ОСОБА_2.(дов. від 01.09.2011р. №16-8/6276-с)

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Хард Рок Лімітед (Hard Rock Limited) до Державної служби інтелектуальної власності України про скасування рішення від 17.11.2011р. №39255 та зобов'язання розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів та послуг.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 14.03.2012 року в 10 год. 38 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено, про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з урахуванням вимог ч.2 ст. 167 КАС України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась компанія Хард Рок Лімітед (Hard Rock Limited) (надалі -також "Позивач") з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (надалі -також "Відповідач") про визнання протиправним та скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 17.11.2011р. №39255, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 03760 на реєстрацію знака для товарів і послуг "ALL IS ONE"; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг " ALL IS ONE" за заявкою № m 2010 03760 від 16.03.2011 року відповідно до вимог чинного законодавства України.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Рішення Відповідача вих. №39255 від 17.11.2011р., прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 03760 від 16.03.2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "ALL IS ONE ", є протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

В обґрунтування невідповідності висновків оскаржуваного рішення дійсним обставинам представник Позивача в судовому засіданні зазначив про те що, на його думку оспорюване рішення суперечить нормам чинного законодавства та засадам міжнародного права.

Представник Відповідача Державної служби інтелектуальної власності України, -в судовому засіданні проти позовних вимог заперечила, посилаючись на їх необґрунтованість та безпідставність.

В обґрунтування заперечень на позов представником Відповідача було зазначено про те, що рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. 39255 від 17.11.2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 03760 від 16.03. 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг " ALL IS ONE "є законним та таким, що прийняте Відповідачем на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Як вказала представник Відповідача, за результатами експертизи заявки № m 2010 03760 від 16.03.2010 року, враховуючи наведені в запереченнях Позивача підстави, Відповідачем було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони відносно усього заявленого переліку товарів 14 та 25 класів МКТП.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, про те, позов задоволенню не підлягає, з огляду про наступне.

Спірні правовідносини регулюються Цивільним кодексом України (435-15) , Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (z0276-95) .

Право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом (435-15) та іншим законом (частина 1 статті 418 Цивільного кодексу України).

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (надалі також -"Закон").

Суд звертає увагу на те, що спори, що виникають за участю Державної служби інтелектуальної власності щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, як форми владного прояву суб'єкта владних повноважень, зокрема, оскарження рішень щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, є публічно-правовими, а відтак становлять предмет адміністративного судочинства.

Статтею 2 Закону до повноважень Відповідача віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, Державний департамент інтелектуальної власності, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень.

Згідно зі статтею 7 Закону, зокрема, визначено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Матеріалами справи встановлено, що Позивач 16.03.2010 р. подав в Україні заявку під № m 2010 03760 на реєстрацію як торговельної марки позначення "ALL IS ONE" (ОЛ ІЗ ВАН) у 14 та 25 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Український інститут промислової власності своїм повідомленням № 2219 від 27 січня 2011 року (Додаток № 2 - повідомлення Укрпатенту) сповістив Позивача про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення щодо всіх товарів/послуг у класах 14 та 25 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків через те, що зазначене позначення є схожим на стільки, що його можна сплутати із словесним знаком "ALL IS ONE" раніше зареєстрованим в Україні відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 p., під номером міжнародної реєстрації 957761 на ім'я юридичної особи TAKSlM TEKSTiL SANAYi VE TiCARET LiMlTED S/RKET7; адреса - Merter Mehmet Nesih Ozmen; Mah. Fatih Cad. Selvi; Sk. And i§ham No:11 Bodrum 2 Gungoren/iSTANBUL, Туреччина.

На клопотання Позивача Український інститут промислової власності своїм повідомленням № 9490 від 31 березня 2011 року продовжив строк надання відповіді на попередній висновок до 31 вересня 2011 року.

26 вересня 2011 року Позивач подав до Укрпатенту мотивовану відповідь на користь реєстрації знака для товарів і послуг № m 2010 03760 від 16.03.2010 р.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (3689-12) .

Частиною 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначено статтею 6 Закону.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (752-14) . Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (частина 3 статті 6 Закону).

Порядок та умови проведення експертизи заявки встановлено статтею 10 Закону.

Так, відповідно до частини 1 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику (частина 3 статті 10 Закону).

Частиною 9 статті 10 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до частини 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом (752-14) . При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Експертиза заявки № m 2010 03760 була проведена закладом експертизи відповідно до загаданого вище Закону (752-14) та відповідного нормативно-правового акта, а саме: Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (z0276-95) (далі - Правила).

Статтею 5 Закону встановлені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг, а саме: правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (752-14) .

Заявлене позначення «ALL IS ONE»за заявкою №m 2010 03760 є словесним, виконане стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею.

Позначення за заявкою № m 2010 03760 подано на реєстрацію відносно товарів 14 та 25 класів МКТП.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (z0276-95) (далі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Під час експертизи позначення за заявкою № m 2010 03760 експертизою було виявлено тотожній знак «ALL IS ONE»за міжнародною реєстрацією №957761. Правова охорона знаку за міжнародною реєстрацією №957761 надана на території України відносно товарів 3, 9, 14, 18, 25, 26 та послуг 35 класів МКТП

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил (z0276-95) для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

Експертиза проаналізувавши перелік товарів 14 та 25 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака дійшла висновку, що ці товари є спорідненими.

27.01.2011 (вих. № 2219) заявнику надіслано повідомлення про можливу відмову реєстрації знака відносно усього переліку товарів і послуг на такій підставі: для всіх товарів 14 та 25 класів МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ALL IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (TR) (міжнародна реєстрація № 957761 від 07.09.2007) щодо споріднених товарів (пункт 3 статті 6 Закону).

26.09.2011 позивач (заявник) надіслав до закладу експертизи мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Заявник стверджує, що знак за міжнародною реєстрацією № 957761 не використовується на території України протягом 3-х років, а отже його дія має бути достроково припинена. З відповідною вимогою Заявник звернувся до Господарського суду міста Києва, де відповідачами виступають власник протиставленої міжнародної реєстрації та Державна служба.

Заявник посилався на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) та Протоколу № 1 до неї, як на підставу того щоб Державна служба утрималась від прийняття рішення про відмову в реєстрації знака до моменту прийняття остаточного судового рішення щодо дострокового припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 957761 та не протиставляла її незалежно від того що судове рішення буде прийнято після дати подання заявки № m 2010 03760.

Аргументація заявника наведена у мотивованій відповіді, була розглянута закладом експертизи, проте вона не є підставою щоб не приймати рішення за заявкою оскільки ні Законом, ні Правилами не встановлено поняття як «утримання від прийняття рішення». Натомість згідно п. 4.5.3 Правил (z0276-95) заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення. Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

17.11.2011 (вих. № 39255) заявнику було надіслано рішення про відмову в реєстрації знака. За результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою №т 2010 03760, проведеної уповноваженим закладом експертизи, було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки, для всіх товарів 14 та 25 класів МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ALL IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (TR) (міжнародна реєстрація № 957761 від 07.09.2007) щодо споріднених товарів.

Частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлені критерії, якими керується адміністративний суд при перевірці рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Відповідність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень передбаченим частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям перевіряється судом з урахуванням закріпленого статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України принципу законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.

Так, відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

"На підставі"означає, що суб'єкт владних повноважень: 1) повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією (254к/96-ВР) та законами України; 2) зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх.

"У спосіб"означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби

Зазначені критерії, хоч і адресовані суду, але одночасно вони є і вимогами для суб'єкта владних повноважень, який приймає відповідне рішення.

Враховуючи вищевказане, колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість висновку Відповідача про невідповідність заявленого до реєстрації знаку умовам надання правової охорони та повну відповідність вимогам закону.

Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил (z0276-95) встановлено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Порядок проведення пошуку тотожних або схожих позначень визначено пунктом 4.3.2.4 Правил (z0276-95) .

Так, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6 Правил (z0276-95) встановлено правила визначення схожості словесних позначень.

Так, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Виходячи з вищевикладеного, Суд дійшов висновку про те, що при прийнятті Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 17 листопада 2011 року, Відповідач дійшов вірних висновків, які підтверджуються фактичними обставинами та надав вказаним обставинам належну правову оцінку.

Частиною 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, Суд дійшов висновку про те, що викладені в позовній заяві вимоги Позивача є необґрунтованими, та відповідно такими, що не підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 2, 7, 8, 9, 158, 159, 160, 161, 162, 163 та 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В задоволенні адміністративного позову Хард Рок Лімітед до Державної служби інтелектуальної власності України про скасування рішення від 17.11.2011р. №39255 та зобов'язання розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів та послуг -відмовити повністю.

постанова набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.