РIШЕННЯ
IМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 20/501-12/227
27.09.06
За позовом
До
3-тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
на стороні відповідача-1
Про
Спірітс Продакт Iнтернешнл Iнтелекшуал Проперті Бі. Ві.
1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова
інтернаціональна корпорація"
2. Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
Синельников Олександр Володимирович
дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 12324
на знак для товарів і послуг
Суддя Прокопенко Л. В.
Представники:
Від позивача:
Від відповідача-1:
Від відповідача-2:
Від 3-ї особи:
Красовський О. С. -предст. (дов. б/н від 09.12.05 р.)
Сопільняк В. Ю. -предст. (дов. б/н від 20.03.06 р.)
Картушин Д. М. -нач.від. (дов. № 16-08/3106 від 20.07.04 р. )
не з'явився
Обставини справи:
Позовні вимоги заявлені про дострокове часткове припинення
дії свідоцтва України № 12324 на знак для товарів і послуг,
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо
свідоцтва України № 12324 на торговельну марку TOLI", про що
здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного
департаменту інтелектуальної власності - "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНIСТЬ".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.05 р.
припинено провадження у справі № 20/501 на підставі п. 1 ст. 80
ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
у зв'язку з необхідністю залучення до
участі по справі фізичної особи Синельникова О.В., у якості
третьої особи без самостійних вимог, так як між ТОВ "Нова
інтернаціональна корпорація"та Синельниковим О.В. укладено договір
№27/05 від 28.01.05 р. про передання майнових прав інтелектуальної
власності на спірну торговельну марку.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
06.12.05р. ухвала Господарського суду м. Києва від 07.10.05 р.
скасована, матеріали справи № 20/501 повернені Господарському суду
м. Києва для вирішення справи по суті.
Постановою Вищого господарського суду України від 21.03.06 р.
касаційна скарга ТОВ "Нова інтернаціональна корпорація"залишена
без задоволення, постанова Київського апеляційного господарського
суду від 06.12.05 р. у справі № 20/501 залишена без змін. У
прийнятті постанови суд виходив з того, що у разі залучення гр.
Синельникова О.В. до участі у даній справі як третьої особи, яка
не заявляє самостійних вимог на предмет спору, це не вплинуло б на
підвідомчість спору у даній справі.
Згідно з ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 21 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
сторонами у судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть
бути лише юридичні особи та громадяни, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької
діяльності. Однак третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору, хоча й наділяється процесуальними правами (за
певними винятками) і несе процесуальні обов'язки сторони, не є
стороною зі справи, а виступає як окремий учасник судового процесу
поряд зі сторонами, прокурором, іншими особами, які беруть участь
у процесі у випадках, передбачених ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
.
За резолюцією Голови господарського суду міста Києва справу
передано судді Прокопенко Л.В.
Ухвалою суду від 14.04.06 р. справу прийнято до провадження з
присвоєнням номеру 20/501-12/227, призначено розгляд справи на
26.04.06р., до участі по справі в якості третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні
відповідача-1 залучено фізичну особу гр. Синельникова О.В.
Ухвалою суду від 26.04.06 р. розгляд справи відкладено на
11.05.06 р. в зв'язку з нез'явленням в судове засідання
представника 3-ої особи.
Ухвалою суду від 11.05.06 р. розгляд справи відкладено на
22.06.06 р. в зв'язку з нез'явленням в судове засідання
представників відповідача-1 та 3-ої особи.
В судове засідання 22.06.06 р. представник 3-ої особи знову
не з'явився, пояснень щодо позову не надав. Представник
відповідача-1 заявив клопотання про відкладення розгляду справи в
зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника 3-ої особи.
Клопотання задоволено. Розгляд справи відкладено на 18.07.2006 р.
У судове засідання 18.07.2006 р. представник третьої особи не
з'явився, у зв'язку з чим суд за погодженням зі сторонами, з метою
забезпечення явки третьої особи та надання сторонам часу для
викладення у письмовій формі своїх міркувань стосовно висновків,
наведених у постановах Київського апеляційного господарського суду
від 06.12.05 р. та Вищого господарського суду України від
21.03.2006 р., відклав розгляду справи на 10.08.06 р.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.08.2006 р.
скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою
Господарського суду м. Києва від 04.10.2005 р. Розгляд справи
відкладено на 05.09.2006 р. у зв'язку з необхідністю подання
сторонами письмових пояснень та додаткових доказів у справі.
Ухвалою заступника голови суду від 29.08.06 р. заява позивача
про відвід судді Прокопенко Л.В. залишена без задоволення.
У судовому засіданні 05.09.2006 р. представником
відповідача-1 заявлене клопотання про припинення провадження у
справі.
05.09.2006 р. до господарського суду м. Києва надійшло також
клопотання від третьої особи про припинення провадження у справі.
Представник позивача проти задоволення клопотання заперечив.
В судовому засіданні 05.09.06 р. оголошено перерву для
виготовлення повного тексту рішення по справі.
05.09.06 р. до суду надійшло клопотання від позивача про
вжиття заходів до забезпечення позову, яке судом не задоволено, а
також пояснення позивача щодо клопотань відповідача-1 та 3-ї особи
про припинення провадження по справі.
Крім того, 26.09.06р. до суду через канцелярію надійшло
клопотання відповідача-1 про залучення до матеріалів справи
виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів
і послуг стосовно свідоцтва України № 12324.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення
представників сторін, суд, -
ВСТАНОВИВ:
У встановленому законом порядку на території України
Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України на ім'я позивача було зареєстровано
торговельну марку"та видане свідоцтво України № 12324. Дата
публікації -07.06.1999 р. Торговельну марку"за свідоцтвом України
№ 12324 зареєстровано для товарів 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33 класів
МКТП.
Позивач вважає, що вказана торговельна марка не
використовувалася в України протягом трьох останніх перед датою
подання позову років для товарів "состави для виготовлення
лікерів"та "алкогольні напої"33 класу МКТП, зважаючи на що просить
достроково частково припинити дію свідоцтва України № 12324. В
обгрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на
наступні докази: відповідь Департаменту з питань адміністрування
акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних
товарів ДПА України № 1415/21-3115 від 11.03.05 р., згідно якої
дозволи на виробництво алкогольних напоїв під ТМ"не видавалися та
крім того, відповідачу-1 не надавалися дозволи на імпорт та
експорт алкогольних напоїв під ТМ"; лист ДП "Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості"від 03.03.05 р. № 1.1-1018-1473, за яким у
Реєстрі державної системи УкрСЕПРО сертифікати відповідності на
алкогольні напої, спиртні есенції, фруктові спиртні екстракти та
медові напої, назва яких містить слово"не зареєстровано; відповідь
Асоціації Товарної нумерації України № 056/01 від 16.03.05 р.,
згідно якої жодному товару під ТМ"не присвоєно глобального номера
товарної позиції; відповідь Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України №
16-11/1720 від 18.04.05 р., відповідно до якої права на спірну
торговельну марку не передавалися та не видавалося ліцензій на
використання вказаної торговельної марки.
Позивач вказує на недобросовісне користування власником
свідоцтва України № 12324 своїми правами та невиконання
покладеного на нього обов'язку щодо використання торговельної
марки, що призводить до порушення прав позивача.
Позивач посилається на ст. 18 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"від ( 3689-12 ) (3689-12)
15.12.1993 р. №
3689-ХII з наступними змінами та доповненнями (далі -Закон "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
), згідно
якої якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо
частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох
років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від
іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право
звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії
свідоцтва повністю або частково та просить суд достроково частково
припинити дію свідоцтва України № 12324 на торговельну марку
TOLI"щодо товарів за 32 та 33 класів МКТП.
Відповідач-1 відзиву на позов не надав, оскільки не вважає
себе особою, яка має відповідати за позовом. Відповідач-1
посилається на те, що на певному етапі володіння майновими правами
інтелектуальної власності на спірну торговельну марку, оцінивши
перспективи її просування на ринку, вирішив продати її іншій
особі. Розглянувши декілька пропозицій щодо придбання прав на
торговельну марку", відповідач-1 уклав договір передання прав на
вказану торговельну марку з гр. Синельниковим О. В. Між
відповідачем-1 та третьою особою було укладено договір про
передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку (знак для товарів і послуг) № 27/05 від 28.01.2005 р., за
яким права на спірну торговельну марку були передані громадянину
України Синельникову Олександру Володимировичу. Крім того, на
виконання умов договору про передання прав, 31.01.2005 р.
громадянином України Синельниковим Олександром Володимировичем і
відповідачем-1 був підписаний Акт передання майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і
послуг) за Договором № 27/05 від 28.01.2005 р. Відповідач-1
зазначив, що станом на сьогоднішній день йому відомо, що третя
особа почала вчиняти дії, спрямовані на використання спірної
торговельної марки.
Під час нового розгляду справи відповідач-1 повторно заявив
клопотання про припинення провадження по справі, посилаючись на
ст. ст. 1, 21, п. 1 ст. 80 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
. Він вважає, що
у зв'язку з набуттям третьою особою прав на спірну торговельну
марку даний спір не підлягає вирішенню в господарських судах.
Головою Держдепартаменту прийняте рішення про публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова власність"та внесення до
державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 12324.
Відповідач вказує, що станом на 05.09.2006 р. вказані
відомості ще не опубліковані, оскільки фактично бюлетень
"Промислова власність"№ 9, в якому вони мають бути опубліковані,
з'явиться 15.09.2006 р. Відповідач-1, вважає, що станом на
05.09.2006 р. власником прав інтелектуальної власності на спірну
торговельну марку є гр. Синельников О.В.
3-я особа -Синельников О.В. -повністю підтримав позицію
відповідача-1 по справі.
Представник позивача проти задоволення вказаного клопотання
заперечив з тих підстав, що суду не надано доказів внесення до
реєстру запису про передання права власності на спірну торговельну
марку та не надано публікації в офіційному бюлетені "Промислова
власність". Крім того, на дату подання позову власником свідоцтва
на спірну торговельну марку був саме відповідач-1.
Представник Держдепартаменту пояснив, що зважаючи на те, що
офіційний бюлетень "Промислова власність"виходить лише один раз на
місяць, відомості про передання прав на спірну торговельну марку
будуть опубліковані лише 15.09.2006 р.
Відповідач-2 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає,
що Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000
р. № 997 ( 997-2000-п ) (997-2000-п)
, не передбачено здійснення
Держдепартаментом контролю за використанням знаків для товарів і
послуг їх власниками. Водночас на Держдепартамент покладено
функцію ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, а відтак у разі припинення дії свідоцтва України
№ 12324 Держдепартамент буде зобов'язаний внести відповідні зміни
до реєстру. Відповідач-2 зазначає, що позивач повинен довести факт
невикористання торговельної марки "STOLI" на території України.
Третя особа, подаючи клопотання про скасування забезпечення
позову, пояснила, що після підписання договору та акту почала
вчиняти дії, спрямовані на використання торговельної марки "STOLI"
за свідоцтвом України № 12324. На ім'я третьої особи зареєстроване
доменне ім'я www.stolі.com.ua та відкрито відповідну сторінку в
мережі Iнтернет. Третьою особою направлено листи виробникам
лікеро-горілчаної продукції, які мають відповідне устаткування, з
пропозицією про початок випуску алкогольних напоїв під
торговельною маркою "STOLI". Третя особа надала суду відповідь
Закритого акціонерного товариства "Вінницький лікеро-горілчаний
завод"(лист № 320 від 05.06.2006 р.) на пропозицію щодо випуску
алкогольних напоїв під торговельною маркою". Також третя особа
звернулася до відповідача-2 із заявою про реєстрацію укладеного
щодо спірної торговельної марки договору.
Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому
засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши
пояснення представників позивача, відповідачів та 3-ї особи, суд
дійшов висновку про необхідність відмови у позові до відповідачів
з підстав, викладених нижче.
У відповідності до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
якщо знак не
використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати
після цієї публікації. Позивач вказує, що торговельна марка"не
використовувалася в Україні протягом трьох останніх перед датою
подання позову років.
Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг"використанням ( 3689-12 ) (3689-12)
знака визнається
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним,
етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під
час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак
зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в
рекламі та в мережі Iнтернет, у тому числі в доменних іменах.
Таким чином, до предмета доказування у даній справі входять
обставини щодо використання торговельної марки"за свідоцтвом
України № 12324 або наявності поважних причин її невикористання.
Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 12324,
станом на дату вирішення спору особою, якій належать права
інтелектуальної власності на спірну торговельну марку, є гр.
Синельников Олександр Володимирович.
У відповідності до ст. 24 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов
подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може
за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити
заміну первісного відповідача належним відповідачем.
У судовому засіданні представник позивача пояснив, що не
вважає гр. Синельникова О. В. належним відповідачем у справі за
позовом про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №
12324 навіть не зважаючи на здійснення Держдепартаментом
реєстрації факту передання прав на спірну торговельну марку,
оскільки на дату подання позову власником спірної торговельної
марки був відповідач-1. Таким чином, позивач не надав згоди на
заміну первісного відповідача -ТОВ "Нова інтернаціональна
корпорація"на належного відповідача -нинішнього власника свідоцтва
України № 12324.
Крім того, навіть у випадку згоди позивача на заміну
відповідача на належного, дана справа не підлягатиме вирішенню в
господарських судах України, оскільки належним відповідачем буде
фізична особа Синельников О. В., а відповідно до ст.. 21 ГПК
України ( 1798-12 ) (1798-12)
сторонами у судовому процесі можуть бути лише
підприємства та організації, зазначені у ст. 1 ГПК України
( 1798-12 ) (1798-12)
.
Ст. 43 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
зобов'язує суд всебічно, повно
і об'єктивно розглядати у судовому процесі всі обставини справи.
Таким чином, суд враховує фактичні обставини справи, які існували
не лише на дату подання позову, але і на час вирішення справи.
Матеріали справи містять укладений між відповідачем-1 та
третьою особою договір про передання майнових прав інтелектуальної
власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) № 27/05
від 28.01.2005 р., за яким права на спірну торговельну марку були
передані громадянину України Синельникову Олександру
Володимировичу. Крім того, на виконання умов договору про
передання прав, 31.01.2005 р. громадянином України Синельниковим
Олександром Володимировичем і відповідачем-1 був підписаний Акт
передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку (знак для товарів і послуг) за договором № 27/05 від
28.01.2005 р.
Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг"договір ( 3689-12 ) (3689-12)
про передачу права власності
на знак вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і
підписаний сторонами.
Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"сторона ( 3689-12 ) (3689-12)
договору має право
на інформування невизначеного кола осіб про передачу права
власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке
інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені
відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з
одночасним внесенням їх до Реєстру.
Ст. 1114 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
вказує на обов'язковість
державної реєстрації саме факту передання прав на торговельну
марку.
Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 12324
Держдепартаментом зареєстровано факт передання прав на торговельну
марку TOLI"за свідоцтвом України № 12324 від відповідача-1 до гр.
Синельникова О. В.
За таких обставин Синельникова О.В. необхідно притягати до
участі по справі в якості відповідача, так як предметом спору є
часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, що
належить йому. Процесуальний статус 3-ї особи не відповідає суті
правовідносин, так як рішення по справі не просто може вплинути, а
безпосередньо впливає на його права і обов'язки як власника
свідоцтва.
Вищий господарський суд України у постанові від 21.03.06 р.
дійшов висновку про те, що участь у справі Синельникова О.В. не є
підставою для зміни підвідомчості саме з огляду на його статус як
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
В даному випадку суд приходить до висновку на необхідність його
притягнення до участі по справі як відповідача, що унеможливлює
розгляд справи у господарському суді.
Згідно з ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 21 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
сторонами у судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть
бути лише юридичні особи та громадяни, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької
діяльності.
Стосовно обставин щодо використання чи невикористання спірної
торговельної марки, суд встановив таке.
Наявні у матеріалах справи докази, а саме договір передання
прав № 27/05 від 28.01.2005 р., акт до договору від 31.01.2005 р.
(датовані раніше за дату звернення до суду), докази реєстрації на
ім'я третьої особи доменного імені www.stolі.com.ua, докази
існування сторінки третьої особи www.stolі.com.ua в мережі
Iнтернет, лист 320 від 05.06.2006 р. щодо пропозиції про випуск
алкогольних напоїв свідчать про використання торговельної марки
TOLI", свідчать про застосування торговельної марки"в діловій
документації та в мережі Iнтернет, у тому числі в доменних іменах.
У відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"застосування ( 3689-12 ) (3689-12)
знака в
діловій документації, мережі Iнтернет, у тому числі в доменних
іменах, вважається використанням торговельної марки.
Викладене дає підстави суду дійти висновку про
необгрунтованість заявлених позивачем позовних вимог щодо
дострокового часткового припинення дії свідоцтва України № 12324
та зобов'язання Держдепартаменту внести відповідні зміни до
реєстру та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені
"Промислова власність".
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК
України ( 1798-12 ) (1798-12)
, суд, -
ВИРIШИВ:
1. У задоволенні позову відмовити повністю.
2. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку
протягом 10
днів з дня його прийняття.
Суддя
Л.В. Прокопенко