Товариство з обмеженою відповідальністю "П." (далі - Товариство) звернулося до господарського суду з позовом до приватного багатогалузевого підприємства "П." (далі - Підприємство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV", заявка N 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162 від 29.12.99. У частині зобов'язання Державного департаменту внести зміни в Державний реєстр свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши Товариство власником графічного знаку для товарів і послуг (свідоцтво N 14162 від 29.12.99), позов залишено без розгляду.

Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції скасувати і в позові відмовити. Скаргу було мотивовано тим, що судом першої інстанції рішення першої інстанції прийнято без дослідження оригіналу договору, на підставі якого передавалися майнові права на знак для товарів і послуг N 14162 від 29.12.99. Крім того, майнові права на знак для товарів і послуг "OSV" позивачу взагалі не передавалися, про що свідчить наданий апеляційному суду договір від 13.01.2004, належна оцінка якому апеляційним судом не дана.

У касаційній скарзі Державний департамент зазначав, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з підстав його прийняття у відсутність представника Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаржника, у позивача не було підстав для звернення з позовом про визнання прав на знаки для товарів і послуг, оскільки договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг є дійсним, листом Українського інституту промислової власності N 24568 від 06.07.2004 представника Товариства було повідомлено про зміну найменування заявника за заявкою N 2003033147 на Товариство, а публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 9 від 15.09.2004 про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом N 14162 відбулася згідно з рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності від 12.08.2004. Таким чином, позивачу не було відомо про порушення його прав, отже, провадження у справі підлягало припиненню.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало, що попередніми судовими інстанціями обставини справи досліджені повно та всебічно, а тому у касаційній скарзі слід відмовити.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено що:

- 13.01.2004 Підприємством та приватним підприємством "Т..." (правонаступником якого є Товариство) укладено договір купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності (далі - Договір);

- умовами Договору передбачено передачу приватному підприємству "Т..." всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV" (заявка 2003033147 від 28.03.2003) та графічний товарний знак (свідоцтво на знак N 14162 від 29.12.99);

- відповідно до умов Договору позивач сплатив на користь Підприємства обумовлену суму 120 грн., що підтверджено платіжним дорученням від 14.05.2004 N 633;

- 11.06.2004 позивач звернувся до державного підприємства "Український інститут промислової власності" з клопотанням про внесення змін у найменування заявника по знаку для товарів і послуг "OSV" та про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, вказаний у свідоцтві N 14162, Товариства;

- згідно з повідомленням державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 06.07.2004 N 24568 заявником за заявкою і від 28.03.2003 N 2003033147 на знак для товарів і послуг "OSV" визнано Товариства;

- рішенням Державного департаменту від 12.08.2004 N 2901 підтверджено перехід прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162.

Причиною спору зі справи стало питання про належність позивачеві прав на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 7 статті 16 Закону (3689-12) передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Пунктом 1 статті 16 Закону (3689-12) також передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з пунктом 5 статті 10 Закону (3689-12) заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (z0276-95) (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72 (z0416-97) .

Судовими інстанціями встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно із свідоцтвом N 14162 та заявкою від 28.03.2003 N 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Державним департаментом. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України (435-15) , що передбачають можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України (435-15) захист цивільних прав у суді передбачений також шляхом визнання права. Крім того, статтею 21 Закону (3689-12) передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва.

Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг. Що ж до невірної, на думку скаржника, оцінки апеляційним господарським судом Договору, оскільки екземпляр, наданий суду Підприємством, не передбачає передачі прав на знак для товарів і послуг "OSV" за заявкою від 28.03.2003 N 2003033147, то, як вбачається з постанови апеляційного господарського суду, це питання судом досліджувалося. Зокрема, судом було оглянуто оригінал Договору, який подавався позивачем до Державного департаменту для перереєстрації прав власності на знаки для товарів і послуг, і цей документ оцінено з урахуванням даних, що в ньому містилися.

Відповідно ж до статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) Вищий господарський суд України, переглядаючи справу у касаційному порядку, не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Що ж до твердження про порушення судом першої інстанції прав Державного департаменту у розгляді справи, то, як вбачалося з рішення суду, вимоги позивача до Державного департаменту взагалі залишено без розгляду в зв'язку з неподанням позивачем доказів звернення до названого Департаменту. Тому права Державного департаменту не могли бути порушені.

З огляду на наведене Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність визначених законом підстав для скасування оскаржуваних рішень.

2. Питання про участь суб'єкта господарювання у міжнародній національній або регіональній виставці як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті такої виставки після встановлення їх особи.

Дочірнє підприємство "Е..." (далі - Дочірнє підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент), товариства з обмеженою відповідальністю "Х..." (далі - Товариство) з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712 "КОНДИЦІОНЕР МЕТАЛЛА".

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Рішення суду з посиланням на приписи статей 5, 6, 9, 10, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) , статті 494 Цивільного кодексу України (435-15) мотивовано тим, що заявка Товариства на одержання правової охорони для знака, об'єктом якого є словесне позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", має більш ранню дату подання до Державного департаменту, ніж заявка Дочірнього підприємства, в силу виставочного пріоритету.

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення місцевого господарського суду міста Києва; позов задоволено: визнано недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712, Державний департамент зобов'язано виключити свідоцтво від 16.02.2004 N 37712 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені. Постанову суду апеляційної інстанції з посиланням на вимоги статті 33 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України) мотивовано тим, що на підставі перевірки наявних та додатково витребуваних доказів встановлено відсутність виставочного пріоритету у Товариства згідно з поданою цим відповідачем заявкою від 10.11.2003 на одержання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА".

Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило залишити в силі рішення місцевого господарського суду. Мотивами касаційної скарги було зазначено те, що судом апеляційної інстанції на порушення вимог статей 33, 38 ГПК України (1798-12) не встановлено особи, яка є адміністрацією або оргкомітетом 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", а також статусу цієї виставки.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство подало до Державного департаменту заявку від 10.11.2003 N 20031111728 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" та заяву на виставочний пріоритет - 28.05.2003 і одержало свідоцтво України від 16.02.2004 N 37712 на знак для товарів і послуг, який зареєстровано для товарів та послуг 1, 4 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП);

- Дочірнє підприємство подало до Державного департаменту заявку від 24.06.2003 N 20033066762 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" як знак для товарів і послуг за 1, 2, 3, 4 та 35 класами МКТП; на час судового розгляду позивачем не одержано свідоцтва чи відмови у реєстрації цього позначення.

Судові інстанції дійшли різних висновків про наявність виставочного пріоритету у Товариства.

Суд першої інстанції дійшов висновку про наявність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на довідку Українського промислово-інвестиційного концерну "А..." від 20.11.2003, якою засвідчено, що Товариство експонувало товари і послуги під знаком "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S..." з 28.05.2003. Суд першої інстанції також дійшов висновку, що Український промислово-інвестиційний концерн "А..." був організатором цієї виставки.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на такі докази:

- каталог 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." свідчить про відсутність Товариства серед учасників цієї виставки;

- у відповіді на запит суду Український промислово-інвестиційний концерн "А..." повідомив про участь Товариства у виставці як субекспонента на стенді компанії "Т...", однак з відповіді компанії "Т..." вбачається, що на її стенді не брав участі жодний субекспонент;

- документ, що підтверджує показ заявленого знака на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S...", підписано директором філії "А..." закритого акціонерного товариства "Український промислово-інвестиційний концерн", який не є адміністрацією або оргкомітетом цієї виставки.

Крім того, судом апеляційної інстанції констатовано сумнів щодо статусу 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." як офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки з огляду на дані, викладені в листі Асоціації "Укравтопром" від 17.11.2004 N 04-070, згідно з якими 11-ий Київський Міжнародний автосалон "S..." проводився за планом виставкових заходів Мінпромполітики України, Мінтрансу України та планом робіт Асоціації, однак календарем Міжнародної асоціації автомобілевиробників (ОІСА) проведення міжнародного автосалону у місті Києві в 2003 році не передбачалося.

Причиною виникнення спору зі справи стали питання про наявність права виставочного пріоритету у Товариства. Ця обставина має значення для правильного вирішення спору з цієї справи, оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712 "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", власником якого є Товариство і правомірність якого оспорюється Дочірнім підприємством, видано на підставі встановленого Установою виставочного пріоритету.

Відповідно до статті 11 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123) країни Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн.

Відповідно до частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України (435-15) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону (3689-12) :

- заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (995_123) , якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет;

- пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (995_123) , може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

У пункті 2.1.29 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (z0276-95) (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72 (z0416-97) , визначено:

"Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону (3689-12) , то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком, та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці".

З огляду на викладені приписи чинного законодавства України обставинами, що входять до предмета доказування у цій справі, є дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", про адміністрацію або оргкомітет цієї виставки, а також про участь у цій виставці Товариства. У встановленні цих обставин судовими інстанціями порушено правила оцінки доказів, визначені у статті 43 ГПК України (1798-12) , оскільки не здійснено їх належної перевірки в судовому процесі з огляду на вимоги закону.

Питання про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року) (995_975) , до якої СРСР приєднався 02.11.35, а Україна є його правонаступником в силу статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" (1543-12) , а також приписами Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 459-р (459-2003-р) , та Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні, затвердженої Розпорядженням Президента України від 27.03.2001 N 74/2001-рп (74/2001-рп) .

Відповідно до статті 1 Конвенції про міжнародні виставки (995_975) розглядається як міжнародна офіційна або офіційно визнана виставка усякий показ, яким би не було його найменування, до участі в якому інші країни запрошуються дипломатичним шляхом, який має в якості загального правила неперіодичний характер, головну мету якого становить визначення успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох галузях виробництва і на час якого по суті при вході у приміщеннях виставки не робиться ніякої різниці між покупцями і відвідувачами.

Згідно з розділом 4 Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності (459-2003-р) рішення про надання виставці статусу міжнародної, національної або міжрегіональної приймає Рада з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу, після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації.

Відповідно до Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні (74/2001-рп) ця Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

З огляду на викладені положення Конвенції (995_975) та розпоряджень Президента України (74/2001-рп) та Кабінету Міністрів України (459-2003-р) фактичні дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." та адміністрацію або оргкомітет цієї виставки можливо достовірно з'ясувати лише шляхом їх витребування в Раді з питань виставкової діяльності в Україні на підставі статей 30, 38 ГПК України (1798-12) .

Питання про участь Товариства в 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S..." як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті цієї виставки після встановлення їх особи.

З урахуванням наведеного рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. У залежності від підстав, з яких достроково припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення.

Приватне підприємство "К." (далі - Приватне підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент), відкритого акціонерного товариства "Н." (далі - Товариство) про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Ухвалою місцевого господарського суду провадження у справі припинено в зв'язку з відсутністю предмета спору.

Постановою апеляційного господарського суду ухвалу про припинення провадження у справі скасовано, а справу передано для розгляду по суті. Постанову мотивовано тим, що зміст пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) та суть позовних вимог - дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг "П." (далі - Свідоцтво) у зв'язку з його невикористанням з 15.11.2004 - не надавали правових підстав для припинення провадження у справі з посиланням на пункт 11 статті 80 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Державний департамент просив скасувати постанову апеляційного господарського суду та залишити без змін ухвалу місцевого господарського суду. Зокрема, скаржник зазначав, що у апеляційного господарського суду не було підстав для скасування ухвали, оскільки до прийняття рішення у справі про припинення дії Свідоцтва відповідач сам від нього відмовився в установленому Законом (3689-12) порядку, та дію Свідоцтва було припинено 17.01.2005 на підставі заяви власника. Тобто на час винесення ухвали судом першої інстанції предмет спору - Свідоцтво - був відсутній.

Товариство у касаційній скарзі зазначало, що постанова місцевого господарського суду прийнята з порушенням норм матеріального і процесуального права. Зокрема, як зазначав скаржник, суд безпідставно скасував ухвалу про припинення провадження у справі, оскільки Товариство як власник свідоцтва мало право відмовитися від своєї власності - прав на знак для товарів і послуг.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- позивач звернувся з вимогою про дострокове припинення дії Свідоцтва України N 19693 на знак для товарів і послуг "П." станом на 15.11.2004 та зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України з мотивів, передбачених пунктом 4 статті 18 Закону (3689-12) ;

- 20.12.2004 Товариство скористалося своїм правом та звернулося до Державного департаменту з заявою про дострокове припинення дії свідоцтва, що підтверджено публікацією відомостей про припинення дії Свідоцтва у бюлетені "Промислова власність" від 17.01.2005 N 1;

- відповідач відмовився від Свідоцтва до прийняття рішення у справі.

Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності припинення провадження у справі у випадку, коли до розгляду спору по суті дія спірного Свідоцтва була припинена на підставі заяви відповідача.

Виносячи оспорювану ухвалу, місцевий господарський суд виходив з того, що під час розгляду справи дія спірного свідоцтва була достроково припинена, і, фактично предмет спору був відсутній. З огляду на це місцевий господарський суд з посиланням на пункт 1-1 статті 80 ГПК України (1798-12) припинив провадження у справі.

Проте, як вірно зазначив апеляційний господарський суд, припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання Товариством знака для товарів і послуг "П." протягом трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону (3689-12) , позивач просив достроково припинити дію Свідоцтва.

Пунктами 1-3 статті 18 Закону (3689-12) передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника, або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак. У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, передбачених частиною 4 статті 18 Закону, передбачає невикористання власником знака без поважних причин. Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за позивачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення.

Таким чином, залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва, настають і різні правові наслідки такого припинення.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивач, уточнюючи позовні вимоги, просив достроково припинити дію Свідоцтва на момент подачі позову до суду, тобто 15.11.2004. Відповідно ж до даних про публікацію у бюлетені "Промислова власність", з мотивів добровільного припинення дії свідоцтва таке припинення відбулося лише з 17.01.2005.

З огляду на ці обставини апеляційний господарський суд цілком правомірно зазначив про хибність висновків місцевого суду про відсутність спору між сторонами.

Тому Вищим господарським судом України постанову апеляційного господарського суду залишено без змін, а касаційні скарги - без задоволення.

4. Господарський суд не повинен вирішувати питання про загальновживаність знаків для товарів і послуг на власний розсуд, а має для роз'яснення відповідного питання призначити судову експертизу.

Приватне підприємство фірма "Ф." (далі - Приватне підприємство) звернулося з позовом до закритого акціонерного товариства "К. вітамінний завод" (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12396 "Т...Т" та свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12405 "Т...витамин".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 6, 16, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон), пункту 4.3.1.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (z0276-95) (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72 (z0416-97) , мотивовано відсутністю підстав для відмови в наданні правової охорони спірних товарних знаків у зв'язку з їх відповідністю визначеним Законом критеріям охороноздатності.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Приватне підприємство просило скасувати зазначені рішення місцевого та апеляційного господарських судів з даного спору та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав про необхідність призначення повторної судової експертизи з метою з'ясування питання щодо загальновживаності позначень, які є об'єктами спірних торговельних знаків.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало про обґрунтованість висновків попередніх інстанції, в основу яких покладено висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та просило залишити оскаржувані судові акти без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтв на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12396 та від 07.06.99 N 12405, об'єктами яких є словесні позначення "Т...Т" та "Т...витамин", для товарів 5 класу МКТП (лікарські засоби для тварин); дата подання заявки про реєстрацію знаків 10.11.94;

- з січня 2001 року Приватне підприємство здійснює виробництво ветеринарного препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон";

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.09.2004 N 1949 підтверджується схожість до ступеня змішування знаків для товарів і послуг "Т...Т" та "Т...витамин" з етикеткою препарату "Т...т - тип 4" Т...витамин-Фарматон".

Причиною спору з даної справи стало питання щодо відповідності спірних знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони.

За приписом частини 1 статті 19 Закону (3689-12) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону (3689-12) не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Отже, питання про загальновживаність товарного знака входять до предмета доказування у справі. Для роз'яснення цього питання відповідно до вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України) потребуються спеціальні знання судового експерта.

У підпункті 3.3 пункту 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Таким чином, господарські суди не повинні встановлювати питання про загальновживаність знаків для товарів послуг на власний розсуд, у зв'язку з чим судовим інстанціям у цій справі необхідно було відповідно до вимог статті 41 ГПК України (1798-12) призначити судову експертизу для роз'яснення цього питання, а не перебирати на себе не притаманні суду функції експерта.

Водночас при призначенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності судом першої інстанції допущено порушення норм процесуального права у встановленні кола питань, які мали бути роз'яснені судовим експертом. Так, відповідно до ухвали місцевого господарського суду міста на експертизу було винесено, зокрема, питання про схожість товарних знаків "Т...Т", "Т...витамин" та етикетки препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон", які з огляду на статтю 420 Цивільного кодексу України (435-15) можуть бути різними об'єктами інтелектуальної власності. До того ж зазначене питання не має значення для вирішення даного спору з огляду на підстави позову.

Частиною четвертою статті 42 ГПК України (1798-12) передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

За таких обставин в даному випадку суду слід було призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної дії господарським судом міста Києва не вчинено.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41, 43 ГПК України (1798-12) у встановленні обставин справи. Тому не можуть вважатись доведеними фактичні дані про відсутність підстав для відмови в наданні правової охорони, які попередніми судовими інстанціями визнано встановленими.

Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК (1798-12) касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України дійшов висновку, що рішення судових інстанцій по суті спору підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

5. Право попереднього користувача торговельної марки виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Акціонерне товариство "Л." (далі - Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі - Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі - Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушених прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р."

Рішенням місцевого господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу Товариства "Хімфармзавод..." на зазначені судові рішення задоволено частково:

- рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду залишено без змін у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "В." і відмови у задоволенні зустрічного позову Товариства "Хімфармзавод..." до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності;

- скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод...", а справу в цій частині позову передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами нового судового розгляду місцевий господарський суд прийняв рішення, залишене без змін постановою апеляційного господарського, яким позов Товариства "Л." задоволено:

- Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785;

- Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.".

Рішення судових інстанцій про задоволення позову Товариства "Л." з посиланням на приписи статей 16, 426, 431, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України), статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) (далі - Закон) мотивовано тим, що Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчили б про наявність у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило скасувати рішення господарського суду, постанову апеляційного господарського суду, прийняті за результатами нового судового розгляду, та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовної вимоги про припинення порушень прав на торговельну марку "Р." Скаргу було мотивовано порушенням попередніми судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України), внаслідок чого суди дійшли помилкового висновку щодо недоведеності Товариством "Хімфармзавод..." фактів, які свідчать про здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку. Скаржник пояснював подання ним додаткового доказу лише на стадії апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції з цієї справи тим, що одним з доводів рішення місцевого господарського суду стало посилання на приписи Порядку видачі дозволу на використання і впровадження у виробництво лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.08.95 N 152 (z0348-95) . Цим доводом суд першої інстанції вмотивував свій висновок про початок використання відповідачем торговельної марки "Р." лише після видачі йому Міністерством охорони здоров'я України реєстраційного посвідчення від 27.07.97, яким лікарський засіб з торговельною назвою "Р." був зареєстрований та дозволений до медичного застосування.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Л." є власником свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки - 23.05.96; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);

- Товариство "Хімфармзавод..." здійснювало без дозволу Товариства "Л." дії з комерційного використання торговельної марки "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено використання ним торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.96, оскільки здійснювати дії, що визнаються його використанням, відповідач міг лише після видачі йому реєстраційного посвідчення N Р/97/189/4 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.06.97 N 189 (v0189282-97) , яким було зареєстровано в Україні лікарський засіб з торговельною назвою "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.96, оскільки відповідачем не подано доказів про здійснення якоїсь підготовки для такого використання до укладення між ним та Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р." (далі - Договір від 20.10.95);

- у діях Товариства "Хімфармзавод..." відсутні ознаки добросовісності у використанні торговельної марки "Р.", оскільки доведено порушення відповідачем умов Договору від 20.10.95;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року.

Судом апеляційної інстанції не прийнято відповідно до вимог частини першої статті 101 ГПК України (1798-12) як додатковий доказ повний текст звіту про науково-дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.), оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Причиною виникнення спору за позовом Товариства "Л." стало використання Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р."

Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмета доказування зі справи, та цим обставинам дано правильну юридичну оцінку.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону (3689-12) , статті 500 ЦК України (435-15) та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123) в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону (3689-12) виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України (435-15) будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчать про добросовісне використання торговельної марки "Р." в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку, судові інстанції зі справи дійшли правильного висновку про відсутність у відповідача права попереднього користувача на названу торговельну марку.

Основним мотивом касаційної скарги Товариства "Хімфармзавод..." є посилання на порушення судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 ГПК України (1798-12) . Скаржником заперечується правомірність відхилення апеляційною інстанцією зі справи як додаткового доказу повний текст звіту про науково-дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.). Проте судом апеляційної інстанції цілком правильно на підставі частини першої статті 101 ГПК України не прийнято цей доказ, оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не було обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

У приписах частини першої статті 101 ГПК України (1798-12) визначено, що:

- у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Товариством "Хімфармзавод..." не наведено у касаційній скарзі достатньо переконливих доводів про неможливість подання ним цього доказу суду першої інстанції.

У статті 33 ГПК України (1798-12) визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма матеріального права, яка визначає права і обов'язки сторін у конкретній справі. Відповідач має добросовісно відповідно до вимог статті 22 ГПК України користуватися належними йому процесуальними правами у процесі доказування, а отже самостійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунтування своїх заперечень. Відповідно до вимог статті 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Тому мотиви рішення суду першої інстанції не дають підстав для висновку про неможливість подання відповідачем цього доказу на стадії розгляду справи цим судом.

Касаційною інстанцією також враховано, що дана справа переглядалася судовими інстанціями неодноразово, а отже відповідач неодноразово мав можливості для подання необхідних доказів суду першої інстанції, однак він ними не скористався.

Судовими інстанціями надано позивачеві належний судовий захист у відповідності з вимогами статті 432 ЦК України (435-15) , статей 16, 20 Закону (3689-12) .

За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.

6. Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Закрите акціонерне товариство "Д." (далі - Товариство "Д...т" звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент)), закритого акціонерного товариства "У..." про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657 "Д...Т".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) мотивовано тим, що в зв'язку зі схожістю товарного знака "Д...Т" до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача названий спірний знак для товарів і послуг не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариством "У..." просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції з даного спору та відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що позивачем не доведено факту відомості його фірмового найменування, а тому з огляду на статтю 6 Закону (3689-12) відсутні підстави для відмови Товариству "У..." у наданні правової охорони на товарний знак "Д...Т".

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 29.10.2001 С... районною в м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство "Д...т";

- згідно з пунктом 1.1 статуту Товариства "Д...т" воно може використовувати як повну, так і скорочену назви:

- українською мовою - ЗАТ "Д...т";

- російською мовою - ЗАО "Д...т";

- англійською мовою - J-SC "D...t";

- Товариство "У..." є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657, об'єктом якого є словесне позначення "Д...Т", виконане латиницею, для товарів 9 класу та послуг 35 та 38 класів МКТП (спеціальна апаратура, реклама, зв'язок); дата подання заявки про реєстрацію знака 26.11.2002;

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.03.2005 N 86 підтверджується: факт відомості фірмового найменування Товариства "Д...т" стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання Товариством "У..." заявки про реєстрацію знака "Д...Т", тобто станом на 26.11.2002; схожість фірмового найменування Товариства "Д...т" та знака для товарів і послуг "Д...Т" до ступеня змішування.

Згідно зі статтею 159 Господарського кодексу України (436-15) суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (995_123) передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

За змістом частини другої статті 489 Цивільного кодексу України (435-15) право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону (3689-12) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно ж з пунктом 3 статті 6 цього Закону (3689-12) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожнім або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Тому з огляду на припис статті 19 Закону (3689-12) у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Посилання Товариства "У..." на те, що фірмове найменування позивача не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спірного товарного знака, спростовуються встановленими попередніми інстанціями обставинами справи, а відтак не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, який відповідно до статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на викладене попередні судові інстанції з урахуванням з'ясованих ними у розгляді справи фактичних даних дійшли вірного висновку про необхідність скасування державної реєстрації знака для товарів і послуг "Д...Т" в зв'язку з невідповідністю останнього умовам надання правової охорони, визначеним статтею 6 Закону (3689-12) . Тому передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції не вбачається.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "У..." залишено без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду - без змін.

7. У вирішенні спору про припинення порушених прав на торговельну марку суду слід з'ясовувати, з якої саме дати почалося використання у комерційній діяльності сторін зі справи відповідного словесного позначення.

Акціонерне товариство "Л." (далі - Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі - Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі - Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушень прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) мотивовано тим, що Товариству "Л." належить право використовувати торговельну марку "Р.", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що Товариство "Хімфармзавод..." не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність Товариства "Л." та Товариства "Хімфармзавод..." за договором від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 була припинена у зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову у задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання Товариством "Л." торговельної марки "Р.", зокрема, у 2002 році.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило частково скасувати рішення місцевого господарського суду та повністю скасувати постанову апеляційного господарського суду і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову позову Товариства "Л.". Скаргу було мотивовано тим, що:

- Товариство "Хімфармзавод..." набуло права спільної власності на лікарський засіб "Р." на підставі пункту 1.5 договору про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво від 20.10.95 N СД-95028/2-96;

- апеляційною інстанцією зроблено помилковий висновок про неможливість застосування статті 500 ЦК України (435-15) до спірних відносин сторін.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариством "Л." та Товариством "Хімфармзавод..." укладено договір від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р.", а у 2002 році цей договір було розірвано у зв'язку з невиконанням Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань;

- Товариство "В." пропонувало для продажу товар, маркований торговельною маркою "Р.", а Товариство "Хімфармзавод..." виробляло та реалізовувало лікарський засіб, маркований торговельною маркою "Р.", використовувало це словесне позначення в мережі "Інтернет" без дозволу власника торговельної марки; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." не заперечують використання торговельної марки "Р." у своїй комерційній діяльності;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року;

- Товариство "Хімфармзавод..." започатковано участь у виробництві лікарського препарату під назвою "Р." після укладення ним договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 на базі наукових розробок Товариства "Л.";

- Товариство "Л." використовувало торговельну марку "Р." від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.09.2000), зокрема у 2002 році.

Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами стало використання Товариством "В." та Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції дійшли правильних висновків про відсутність у Товариства "В." права на користування торговельною маркою "Р." без дозволу Товариства "Л.", а також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р."

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону (3689-12) будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

У частині 4 статті 18 Закону (3689-12) передбачено:

"Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання...".

Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний позов у частині вимог до Товариства "В." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.", а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".

Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні дані, що входять до предмета доказування у цій справі, і стосуються вимоги за первісним позовом до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.". Свої заперечення проти цієї вимоги первісного позову Товариство "Хімфармзавод..." обґрунтовує наявністю у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону (3689-12) , статті 500 Цивільного кодексу України (435-15) та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123) в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України (435-15) будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як встановлено судовими інстанціями, Товариство "Хімфармзавод..." використовував у своїй комерційній діяльності словесне позначення "Р." після укладення з Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Однак судовими інстанціями не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою. Право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." з огляду на розірвання Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Судом першої інстанції лише констатується твердження Товариства "Л." про порушення Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань за цим договором, однак ці твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на підтвердження доводів позовної заяви Товариства "Л." про невиконання відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення зумовили недобросовісність використання останнім торговельної марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." порушено правила статті 43 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) про оцінку доказів.

Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про неможливість застосування статті 500 Цивільного кодексу України (435-15) до спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96.

Відповідно до припису зазначеного пункту:

- Цивільний кодекс України (435-15) застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності;

- щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України (435-15) , положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано положення пункту В статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123) , яка набула чинності для України з 25.12.91, згідно з якою права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Отже, судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо наявності або відсутності у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", які входять до предмета доказування зі спору за вимогою Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.".

З огляду на викладене рішення судових інстанції у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

8. Чинне законодавство не передбачає можливості надання в будь-якому вигляді згоди на реєстрацію та правову охорону знакові для товарів і послуг, який суперечить вимогам закону.

Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі - Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж."; третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство "Н..." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання).

Іноземний суб'єкт господарювання подав зустрічний позов до Державного департаменту та Корпорації про надання захисту від недобросовісної конкуренції та зобов'язання Концерну припинити дії, які порушують його право на знак для товарів і послуг "Ж." за міжнародною реєстрацією та заборону Корпорації використовувати без дозволу Іноземного суб'єкта господарювання цей знак при маркуванні товарів з класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

Рішенням місцевого господарського суду позов Корпорації задоволено. Провадження за зустрічним позовом у частині зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції припинено, в інших вимогах за зустрічним позовом відмовлено через їх недоведеність. Рішення суду мотивовано тим, що позивач є власником знака для товарів і послуг "Ж.", з яким знак третьої особи за міжнародною реєстрацією "Новый ж." схожий до ступеня змішування, а тому розповсюдження його правової охорони на Україну є неправомірним. Ухвалою місцевого господарського суду було виправлено описки в описовій частині зазначеного рішення суду стосовно предмета позову та зазначення у мотивувальній частині про те, що договір є неукладеним, замість того, що він не є неукладеним.

Постановою апеляційного господарського суду оскаржувані рішення та ухвала господарського суду міста Києва залишені без змін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Іноземний суб'єкт господарювання просив рішення місцевого господарського суду скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Корпорації та задовольнити зустрічну позовну заяву. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що судом неправомірно припинено провадження у частині вимог щодо надання захисту від недобросовісної конкуренції, оскільки відповідно до статті 124 Конституції України (254к/96-ВР) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в Україні. Крім того, на думку скаржника, виправлення помилки шляхом заміни словосполучення "договір не є неукладеним" на "договір є неукладеним" повністю змінює суть рішення.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке. Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- 14.08.2000 Іноземним суб'єктом господарювання було подано заявку на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг "НОВЫЙ Ж." щодо товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти. Серед країн, заявлених для реєстрації, значиться Україна;

- Державний департамент 22.10.2001 виніс рішення про попередню повну відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації N 743011;

- підставою відмови була наявність в Україні свідоцтва N 17375, виданого на ім'я Корпорації, на знак для товарів і послуг "Ж.", зареєстрований щодо всіх товарів 3, 5 та 42 класів МКТП, заявка на який була подана 29 травня 1998 року. В рішенні від 22.10.2001 Держдепартамент інтелектуальної власності зробив висновок про схожість позначень "Ж." та "НОВЫЙ Ж.", а отже про неможливість надання правової охорони позначенню "НОВЫЙ Ж." на території України;

- на рішення Державного департаменту від 22.10.2001 патентним повіреним К. 08.02.2002 було подано заперечення із додатками, в якому він просив надати правову охорону позначенню "НОВЫЙ Ж." на підставі листа-дозволу Корпорації на реєстрацію знака для товарів і послуг "Новый ж." на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання та копії договору N 1-0019-1 від 18.02.2002 (далі - Договір);

- за умовами Договору про передачу прав на знак для товарів і послуг "Ж." він набирає сили з моменту його реєстрації в Державному департаменті;

- Договір, копія якого була надана у відповідь на рішення про попередню повну відмову, не був зареєстрований в Державному департаменті;

- 28.02.2002 Державний департамент виніс остаточне рішення, що повністю скасовує відмову в правовій охороні по заявці N 743011 та надає згоду на таку реєстрацію;

- після міжнародної реєстрації знак "НОВЫЙ Ж." отримав на території України такий же об'єм правової охорони, який би він отримав, якби був зареєстрований безпосередньо в Україні за національною процедурою реєстрації;

- лист-дозвіл та Договір з боку Корпорації був підписаний 18.02.2002 коловою правління К., який на той час не мав права представляти Корпорацію;

- матеріали справи не містять належних доказів подальшого схвалення Договору Корпорацією;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.06.2004 N 54 позначення "Ж.", зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом N 17375, та позначення "НОВЫЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації N 743011, стосовно товару "зубні пасти" є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами;

- на дату укладання договору - 18.02.2002 діяло положення пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) , відповідно до якого передача права власності на знак вважається дійсним для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру;

- згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 11.11.2003 власником свідоцтва N 17375 на знак "Ж." є Корпорація;

- Іноземним суб'єктом господарювання не доведено право власності на знак "Ж.".

Згідно з пунктом 4 статті 3 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (995_134) (далі - Мадридська угода) датою реєстрації вважається дата подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження при умові, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців з дати її подання.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Мадридської угоди (995_134) з дати реєстрації в кожній зацікавленій країні знаку надається та ж сама охорона, якби він був заявлений там безпосередньо. Оскільки Україна відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" (1543-12) від 12.09.91 є учасницею Мадридської угоди, всі знаки, зареєстровані в Міжнародному бюро із зазначенням України, користуються на території України тим же обсягом прав на охорону, що і знаки, зареєстровані безпосередньо в Україні. Відповідно до пункту 1 статті 5 Мадридської угоди в країнах, де це передбачено законодавством, відомства, повідомлені про реєстрацію знака, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знакові на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які у відповідності з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (995_123) застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації.

Відповідно до підпункту 1 пункту В статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (995_123) товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

У пункті 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.95 N 116 (z0276-95) (в редакції наказу від 20.08.97 N 72 (z0416-97) , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22.09.97 за N 416/2220, зазначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно зі статтею 19 Закону (3689-12) свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Оскільки експертним висновком підтверджено, що позначення "Ж." зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом N 17375 та позначення "НОВЫЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації N 743011, стосовно товару "зубні пасти" (який належить до 3 класу МКТП) є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами, то висновок місцевого суду про те, що позначенню "НОВЫЙ Ж." повинно було бути відмовлено в наданні правової охорони на підставі пункту 3 статті 6 Закону (3689-12) , є вірним, тому що чинним законодавством надання згоди у будь-якому вигляді на реєстрацію знака, який протирічить закону, не передбачено.

Предметом судового розгляду суду першої інстанції за зустрічним позовом було також питання про зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції та визнати неправомірним використання Корпорацією знака "Ж.". Приймаючи рішення з цього питання, місцевий та апеляційний суди виходили з того, що статтею 16 Цивільного кодексу України (435-15) встановлено виключний перелік способів захисту цивільних прав. Оскільки спосіб захисту, обраний третьою особою, не передбачений законодавством, провадження у цій частині зустрічних позовних вимог було припинено. Разом з тим, відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду України від 13 липня у справі N 10/732 (v10_7700-04) , у випадку, коли предмет позову не відповідає встановленим законом або договором способам захисту прав, суд повинен відмовити у позові, а не припиняти провадження у справі за її непідвідомчістю. За таких обставин рішення господарського суду підлягає зміні у частині часткового припинення провадження за зустрічним позовом та відмови у цій частині позовних вимог.

Що ж до решти вимог за зустрічним позовом, то судом правомірно було в них відмовлено, оскільки власником знака для товарів "Ж." є Корпорація, яка правомірно його використовує.

Оскільки ж у пункті 4 резолютивної частини рішення місцевого суду зазначено про припинення провадження у справі у частині надання захисту від недобросовісної конкуренції, а пункті 5 зазначеного рішення вказано про повну відмову у зустрічних позовних вимогах, то рішення господарського суду міста Києва підлягає зміні шляхом виключення з його резолютивної частини пункту 4.

Посилання третьої особи у скарзі на те, що у винесенні ухвали від про усунення описок рішення місцевого господарського суду було допущено порушення її прав, оскільки ухвала винесена без виклику сторін та змінює суть рішення, не відповідають обставинам справи.

Відповідно до статті 89 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) суд має право за своєю ініціативою винести ухвалу про виправлення помилки без виклику сторін. Зміни, внесені до мотивувальної частини оскаржуваного рішення, з огляду на загальний зміст останнього та контекст абзацу мотивувальної частини, до якого вносилися ці зміни, не зачіпають суті відповідного рішення.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу Іноземного суб'єкта задоволено частково; рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду змінено відповідним чином.

9. Наявність у особи виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають повне словесне позначення, надає їй право на захист торговельних марок без окремого письмового уповноваження їх власників.

Компанія "В." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання) звернулася з позовом до закритого акціонерного товариства "Торговий дім..." (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва України від 15.12.2003 N 36605 на знак для товарів і послуг "M...L(R)", внесення відповідних зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та заборону Товариству будь-якого використання спірного знака, в тому числі в рекламі Інтернет та доменному імені.

Рішенням місцевого господарського суду міста Києва позов задоволено. Назване рішення суду мотивоване невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та порушенням спірною реєстрацією прав третіх осіб. Зокрема, реєстрація знака порушує права власника знаків для товарів і послуг "M...L" за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, зареєстрованими раніше.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даної справи скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив з того, що позивач у справі спеціально не уповноважений власником знаків для товарів і послуг "M...L" захищати їх від неправомірного посягання, а наявна у позивача виключна ліцензія не містить такого повноваження.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просив скасувати зазначену постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права. Зокрема, скаржник зазначав, що відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Оскільки позивачем на підставі виключної ліцензії було отримане виключне право на території України використовувати знаки для товарів і послуг "M...L" за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, то окремого письмового уповноваження на захист цих знаків від імені власника знаків не потрібно.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Державним департаментом було видано компанії В..., Інк свідоцтва України: N 27110 на знак для товарів і послуг "M...L", дата реєстрації 16.09.2002; N 28179 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; N 28180 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; N 28181 на знак для товарів і послуг "M", зображення", дата реєстрації 22.11.2002;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181 зареєстровано для товарів і послуг 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- Державним департаментом було видано Товариству свідоцтво України на знак для товарів і послуг "M...L(R)" від 15.12.2003 N 36605 для товарів 14, 16, 18 та послуг 35 класу МКТП;

- компанія В..., Інк надала позивачеві виключну ліцензію на використання в Україні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181;

- згідно з ліцензійною угодою позивач має право використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181 у господарській діяльності та надавати право використання цих знаків іншим особам (дистриб'юторам) у разі укладення дистриб'юторських договорів;

- питання використання та реєстрації знаків, що включають позначення "M...L", зачіпають права та законні інтереси позивача;

- відповідно до висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності елемент "M...L" займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України N N 27110, 28179, 28180 та свідоцтвом України N 36605. Зображення "M...L(R)" за свідоцтвом N 36605 та зображення "M...L" за свідоцтвом N 27110 є тотожними позначеннями. Зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 та свідоцтвами NN 28179 та 28180 є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки до їх складу входить тотожний словесний елемент ("M...L"), який займає домінуюче становище у зображенні знаків;

- при використанні знака для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 для зареєстрованих класів МКТП (14, 16, 18, 35) він є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181, оскільки вони зареєстровані для товарів спорідненого 25 класу МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону (3689-12) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Пунктом 1а статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судом першої інстанції достовірно встановлено, що знак для товарів і послуг "M...L(R)" за свідоцтвом N 36605 зареєстровано пізніше, ніж знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181, а також знак для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 є тотожним зі знаком N 27110 і схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами NN 28179, 28180. Отже, висновок місцевого господарського суду про невідповідність знака для товарів і послуг "M...L(R)" умовам надання правової охорони є правильним. Відповідають чинному законодавству та обставинам справи також інші висновки місцевого суду стосовно порушення спірною реєстрацією прав інших осіб та необхідність з цих підстав її скасування.

Що ж до висновку апеляційного господарського суду стосовно відсутності у позивача права на захист порушених прав як власника свідоцтва, оскільки умови ліцензійного договору не містять такого дозволу, то з цього приводу Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини третьої пункту 2 статті 20 Закону (3689-12) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Як встановлено місцевим господарським судом, позивач на підставі виключної ліцензії отримав право на використання знаків за свідоцтвами України NN 27110, 28179, 28180, 28181 на території України. Пунктом 3 статті 1108 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України) передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до пункту 2 статті 1109 ЦК України (435-15) у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Місцевим господарським судом встановлено, що згідно з ліцензійною угодою позивач має право укладати дистриб'юторські договори та уклав такий договір з Товариством. Умови дистриб'юторського договору передбачали, що використання знаків для товарів і послуг, які включали позначення "M...L", мало здійснюватися лише у визначених договором межах. Зокрема, дистриб'ютор не мав прав на реєстрацію зазначених позначень на своє ім'я.

Отже, реєстрація Товариством на своє ім'я знака для товарів і послуг "M...L(R)" порушує права позивача як власника виключної ліцензії.

Відповідно до статті 432 ЦК України (435-15) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Таким чином, наявність у позивача виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають позначення "M...L", надає йому право на захист торгових марок без окремого письмового уповноваження їх власника.

Отже, суд першої інстанції у розгляді даної справи з достатньою повнотою встановив обставини справи та правильно застосував норми матеріального права, а суд апеляційної інстанції безпідставно скасував обґрунтоване судове рішення, припустившись неправильного застосування наведених приписів Закону (3689-12) . Тому рішення місцевого господарського суду з даної справи залишено в силі, а оскаржувану постанову скасовано.

10. Суд не має повноважень щодо зобов'язання державного органу здійснити державну реєстрацію знака для товарів і послуг, але може зобов'язати такий орган розглянути питання про державну реєстрацію знака.

Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі - Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) з позовом про визнання недійсним рішення апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 по заявці на знак для товарів і послуг за N 2000094192 "Новый ж." та зобов'язанням зареєструвати цей знак щодо всіх товарів і послуг 3, 5 та 42 класу міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), включаючи товари 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти; третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство - "Н..." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання).

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково. Рішення апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 (далі - рішення Апеляційної ради) визнано недійсним з тих мотивів, що рішенням місцевого господарського суду від 21.07.2004 з іншої справи, яке набрало законної сили, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 N 743011 на знак для товарів і послуг "Новый ж.", зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання. В решті позовних вимог провадження у справі припинено з мотивів невідповідності обраного способу захисту вимогам чинного законодавства.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду змінено. У задоволенні позову в частині визнання недійсним рішення Апеляційної ради відмовлено. В решті рішення місцевого суду залишене без змін. Постанову мотивовано тим, що позивачем не подано доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Корпорація просила постанову апеляційного господарського суду в даній справі скасувати і залишити рішення місцевого господарського суду без змін. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що апеляційним судом безпідставно не взято до уваги факт визнання недійсною міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж." з мотивів її невідповідності чинному законодавству. Отже, й рішення Апеляційної палати, що ґрунтувалося на чинності цієї міжнародної реєстрації, не можна визнати таким, що відповідає законодавству. Крім того, апеляційним господарським судом не враховано, що міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг "Новый ж." N 743011 є недійсною з дати міжнародної реєстрації. Тобто рішення Апеляційної палати ґрунтується на міжнародній реєстрації торгової марки, яку скасовано.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 29.09.2000 позивач подав до Державного департаменту заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг "Новый ж." щодо товарів 3, 5 класу та послуг 42 класу МКТП;

- Державний департамент 20.01.2003 прийняв рішення про реєстрацію знака "Новый ж." щодо частини заявлених товарів та послуг, відмовивши в реєстрації стосовно товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти з тих мотивів, що для товарів 3 класу це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "Новый ж.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання (міжнародна реєстрація N 743011 від 14.08.2000) для товарів та послуг тих самих класів;

- 07.02.2003 позивач звернувся до Апеляційної палати Державного департаменту із запереченням на рішення Державного департаменту від 20.01.2001 та просив зареєструвати його знак для всіх товарів та послуг, зазначених у його заявці N 2000094192;

- 21.08.2003 Апеляційна палата Державного департаменту відмовила позивачу в задоволенні заперечення з тих самих мотивів, що були викладені у рішення від 20.01.2003;

- рішенням господарського суду міста Києва від 21.07.2004 у іншій справі (справа N 21/793) за позовом Корпорації до Державного департаменту, третя особа - Іноземний суб'єкт господарювання, залишеним без змін у цій частині постановою апеляційного господарського суду та постановою Вищого господарського суду України, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 N 743011 на знак для товарів і послуг "Новый ж.", що був зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання.

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний господарський суд виходив з того, що позивачем не подано суду доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції на час його прийняття. Що ж до прийняття судовими інстанціями рішення про скасування міжнародної реєстрації, то воно може бути лише підставою для перегляду оскаржуваного акта Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності за нововиявленими обставинами. Проте з відповідним висновком погодитися не можна з огляду на таке.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) заявник може оскаржити рішення Державного департаменту за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Заперечення проти рішення Державного департаменту за заявкою розглядається згідно з Регламентом Апеляційної палати (z0877-03) протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

Заявник може оскаржити затверджене Державним департаментом рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

Відповідно до підпункту 18.1 пункту 18 Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 N 622 (z0877-03) , при прийнятті рішення колегія Апеляційної палати враховує:

- наявність обставин (фактів), якими обґрунтовувалось заперечення та доказів, якими вони підтверджуються;

- наявність інших фактичних даних (порушення строку на оскарження рішення щодо заявки тощо), які мають значення для розгляду заперечення, а також доказів на їх підтвердження;

- правовідносини, зумовлені установленими фактами;

- правові норми, які регулюють ці правовідносини.

Разом з тим, зазначеним Регламентом (z0877-03) не передбачено можливості перегляду рішення Апеляційної палати Державного департаменту за нововиявленими обставинами.

У той же час місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що визнання недійсною у судовому порядку міжнародної реєстрації від 14.08.2000 N 743011 знака для товарів і послуг "Новый ж.", зареєстрованого на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання, є преюдиціальною обставиною для даної справи. Оскільки ж дана обставина була єдиною підставою для відмови у задоволенні вимог позивача про реєстрацію знака для товарів і послуг "Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП, то суд дійшов обґрунтованого висновку про необхідність задоволення позову в цій частині. Той факт, що зазначена обставина не була відома на час прийняття рішення Апеляційної палати, не може бути підставою для відмови у позовних вимогах, оскільки іншого порядку, у тому числі й перегляду рішення Апеляційної палати за нововиявленими обставинами, чинне законодавство не містить.

Що ж до вимог позивача про зобов'язання відповідача зареєструвати знак для товарів і послуг "Новый ж." стосовно всіх заявлених товарів та послуг 3, 5 та 42 класу МКТП, включаючи товари 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти, то місцевий та апеляційний господарські суди дійшли висновку про те, що така вимога, як спосіб судового захисту, не передбачена чинним законодавством, а тому припинили провадження у цій частині спору. Разом з тим, відповідно до статті 20 Господарського кодексу України (436-15) суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів. Отже, у випадку визнання недійсним рішення Апеляційної палати позивач має право на повторний розгляд питання щодо реєстрації Державним департаментом товарного знака "Новый ж." для всього переліку 3, 5, 42 класу МКТП. У той же час суд не має повноважень щодо зобов'язання державного органу здійснити державну реєстрацію товарного знака, оскільки вчинення таких дій віднесено законом виключно до повноважень Державного департаменту, який, здійснюючи зазначену реєстрацію, уповноважений перевіряти також її відповідність вимогам чинного законодавства. Тобто позовні вимоги у цій частині підлягають частковому задоволенню, а припинення провадження у справі здійснено судовими інстанціями помилково.

З огляду на викладене постанову апеляційного господарського суду було скасовано, а рішення місцевого господарського суду - змінено шляхом часткового задоволення позову у частині зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності розглянути питання про реєстрацію товарного знака "Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП.

11. У вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Закрите акціонерне товариство "І." (далі - Товариство "І.") звернулося до місцевого господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Б." (далі - Товариство "Б.") про заборону використання знака для товарів і послуг.

Клопотанням від 24.01.2005 позивач збільшив розмір позовних та просив суд:

- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия";

- зобов'язати відповідача вилучити з виробництва та знищити "всю наявну етикетку" питної столової води "А...рия".

17.02.2005 позивач подав клопотання, згідно з яким збільшив позовні вимоги та додатково до вимог, викладених у позовній заяві, просив:

- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";

- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия".

Заявою від 22.02.2005 позивач відмовився від позовної вимоги щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия".

Відповідно до клопотання від 14.03.2005 позивач додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, просив суд:

- заборонити відповідачеві використання позначення "А...рия" на товарах 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";

- зобов'язати відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково:

- відповідачеві заборонено використовувати позначення "А...рия" на товарах 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні");

- відповідача зобов'язано в двотижневий термін з дня набрання рішенням законної сили усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия";

- в частині позову щодо знищення виготовлених відповідачем етикеток з позначенням "А...рия" відмовлено;

- в частині вимог щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия" провадження зі справи припинено на підставі пункту 4 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України).

Прийняті судові рішення мотивовано необхідністю захисту прав позивача як власника знаку для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія").

У касаційній скарзі відповідач просив судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття із порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про залишення позову без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство "І." є власником свідоцтва України N 20627 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за 16, 32, 35 класами МКТП, яке йому видано Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 17.09.2001 (дата подання заявки - 30.12.97);

- відповідач без дозволу позивача випускає до цивільного обігу воду питну столову газовану з назвою на етикетці "А...рия" (російською мовою);

- використання словесного позначення "А...рия" Товариством "Б." вважає правомірним, оскільки воно є лише однією з складових частин комбінованого позначення як знака для товарів і послуг за 32 класом МКТП, правову охорону для якого відповідач намагався отримати, подавши відповідну заявку від 07.06.2002 N 2002064656;

- рішенням Державного департаменту Міністерства освіти і науки України від 21.02.2005 N 8591 заявку Товариства "Б." N 2002064656 відхилено внаслідок невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони;

- комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, що підтверджується висновком судових експертів.

Причиною даного спору стало питання щодо наявності з боку Товариства "Б." порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг.

Товариство "І.", керуючись статтею 22 ГПК України (1798-12) , до прийняття судом рішення зі справи неодноразово змінювало підставу та предмет позову.

При цьому кожного разу, змінюючи предмет та (або) підстави позову, позивач мав дотримуватись приписів статей 54-57 ГПК України (1798-12) , а суду належало перевіряти відсутність порушення процесуальних прав відповідача, передбачених статтею 22 ГПК України, зокрема, щодо можливості подання доказів щодо нового предмета, підстав позову.

Крім того, з урахуванням особливостей даного спору господарським судам у кожному випадку належало з'ясувати, яке саме позначення ("А...рія" чи "А...рия") має намір застосувати Товариство "І.", формулюючи позовні вимоги, а також, яких саме товарів (послуг) ці вимоги стосуються. Зокрема, 32 клас МКТП містить значно більший перелік товарів, ніж "води (напої), газовані води, напої безалкогольні".

Проте судом першої інстанції приписи норм процесуального права в цій частині не виконано, межі позовних вимог Товариства "І." остаточно не визначено, що, в свою чергу, призвело і до порушення прав відповідача, до відома якого не було своєчасно доведено вимоги, викладені в клопотанні позивача від 14.03.2005.

Зазначені порушення не усунуто й судом апеляційної інстанції.

В свою чергу, стосовно суті даного спору касаційна інстанція вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Згідно з пунктами 2, 5 статті 16 Закону (3689-12) свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 4 цієї статті Закону (3689-12) визначено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 20 Закону (3689-12) встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало встановити: чи має місце використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме товарів (послуг); чи є позначення, яке фактично використовує Товариство "Б.", схожим із знаком зареєстрованим Товариством "І.", чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Лише після з'ясування цих фактичних обставин суд мав визначитися щодо наявності в діях відповідача ознак порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг, встановити конкретний вид порушення з посиланням на відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість заходів захисту прав, обраних позивачем, та прийняти рішення щодо кожної з позовних вимог.

Роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин потребує спеціальних знань, а тому господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку стосовно необхідності призначення судової експертизи.

У вирішенні питань, пов'язаних з судовою експертизою з даної справи, господарським судам слід було врахувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Проте ухвалою місцевого суду від 13.07.2004 на вирішення експертів поставлено питання стосовно порівняльного аналізу знака за свідоцтвом України N 20627 (словесне позначення "А...рія") та комбінованого позначення за заявкою відповідача N 2002064656. Це питання й було предметом експертного дослідження.

Суд першої інстанції, а в подальшому й апеляційний господарський суд не звернули уваги на те, що факт подання ТОВ "Бахус" заявки на реєстрацію знака (за відсутності відповідного свідоцтва) не впливає на взаємовідносини сторін зі справи.

Між тим обставини, пов'язані з фактичним використанням відповідачем спірного позначення, залишилися поза увагою господарських судів та без експертного дослідження, тоді як наявні в матеріалах справи докази свідчать про відсутність тотожності комбінованих позначень, які, за твердженням позивача, використовувало Товариство "Б.", та позначення за заявкою N 2002064656.

Поза увагою та без належної оцінки попередніх судових інстанцій залишилося також й те, що:

- наведене у висновку експертів зображення знака за заявкою N 2002064656 не відповідає наявному в матеріалах цієї заявки, копії яких подані до суду Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про що, зокрема, свідчать написи "вода питна столова газована" та "натуральная природная столовая вода";

- зазначений у висновку експертів перелік об'єктів, які надійшли для дослідження до експертної установи, не відповідає визначеному в ухвалі суду від 13.07.2004.

Отже, з огляду на наведене та за відсутності відповідних досліджень визнані попередніми судовими інстанціями встановленими фактичні дані про те, що комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за свідоцтвом України N 20627 щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, не можуть вважатися доведеними.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України (1798-12) не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу Товариства "Б." задоволено частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

12. Питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ч." (далі - Товариство "Ч.") звернулося до господарського суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "З." (далі - Товариство "З.") про припинення використання знака для товарів і послуг та стягнення збитків; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "А.".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено; з Товариства "Ч." на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності стягнуто витрати за проведення судової експертизи. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на приписи пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) , частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України) мотивовано тим, що Товариство "З." має право попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К", а тому не підлягають задоволенню позовні вимоги Товариства "Ч.".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Ч." просило скасувати рішення судових інстанцій по суті спору з цієї справи і прийняти нове рішення. Скаргу було мотивовано тим, що Товариством "З." не доведено здійснення значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Ш...К" в Україні, а судом апеляційної інстанції, на думку скаржника, безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про витребування додаткових доказів на підтвердження такої підготовки.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Ч." є власником торговельної марки "Ш...К" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.04.2004 N 39135, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України для товарів, зокрема, 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, у перелік яких включено і кондитерські вироби; дата подання заявки - 13.03.2002;

- Товариство "Ч." та Товариство "А." укладено ліцензійний договір від 19.04.2004 на використання останнім торговельної марки "Ш...К", за умовами якого ліцензіат за використання цієї марки повинен був сплатити ліцензіарові винагороду в сумі 500000 грн. (пункт 4.1 цього договору);

- листом від 22.04.2004 N 147 Товариство "А." повідомило Товариство "Ч." про використання Товариством "З." товарного знака "Ш...К", що перешкоджало Товариству "А." здійснювати випуск кондитерських виробів та морозива і вафельних цукерок з різними смаками і виконувати умови ліцензійного договору від 19.04.2004;

- угодою Товариства "А." і Товариства "Ч." від 22.04.2004 було припинено дію ліцензійного договору від 19.04.2004;

- торговельний знак "Ш...К" використовувався Товариством "З." при виготовленні цукерок;

- Товариством "З." здійснено з жовтня 2001 року значну і серйозну підготовку для використання торговельного знака "Ш...К", отже, відповідачем доведено здійснення такої підготовки до дати подання Товариством "Ч." заявки на реєстрацію цього торговельного знаку, а саме до 13.03.2002;

- факти підготовки Товариством "З." для використання торговельного знака "Ш...К" підтверджено внутрішніми документами відповідача, документами Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України, Запорізької Торговельно-промислової палати, товариством з обмеженою відповідальністю "Запорізький Експоцентр" та висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.01.2005 N 82, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, відповідно до якого мала місце значна та серйозна підготовка до використання відповідачем по справі товарного знака "Ш...К".

Причиною спору зі справи стало питання про правомірність використання Товариством "З." торговельної марки "Ш...К", яка є інтелектуальною власністю Товариства "Ч." відповідно до свідоцтва від 15.04.2004 N 39135.

Скаржником не наведено достатньо переконливих доводів про порушення судовими інстанціями у справі правил оцінки доказів у доведенні відповідачем свого права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".

У той же час касаційна інстанція дійшла висновку про неправильне застосування судом першої інстанції вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) у призначенні судової експертизи з цієї справи та про неправильну оцінку судовими інстанціями висновку судового експерта. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.11.2004 було призначено судову експертизу, в якій одне з питань для роз'яснення експерту поставлено некоректно, а саме: "Чи має місце у даному випадку значна та серйозна підготовка до використання відповідачем у справі торгового знаку "Ш...К", а також право попереднього користування цим знаком на підставі поданих відповідачем документів?" У викладеному питанні до експерта фактично сформульовано два окремі питання.

Перше питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання відповідачем у справі торгового знака "Ш...К" не потребує спеціальних знань судового експерта, оскільки відповідні дані суди мають встановлювати шляхом витребування належних доказів від заінтересованої сторони спору або інших осіб. В абзаці першому підпункту 1.4 пункту 1 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (далі - Рекомендації) зазначено: "Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу".

Другим питанням про наявність у відповідача права попереднього користування цим знаком на підставі поданих ним документів судом вимагається від експерта роз'яснення питання права, а не питання факту. У підпункті 1.3 пункту 1 Рекомендацій (v0076600-05) зазначається: "Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом".

Таким чином, судовими інстанціями помилково прийнято як доказ відповіді судового експерта на ці запитання. Проте з огляду на наявність інших доказів зі справи судові інстанції дійшли правильного висновку про наявність у Товариства "З." права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".

Судовими інстанціями правильно застосовано до спірних відносин сторін зі справи норми матеріального права.

Приписом частини 1 статті 500 ЦК України (435-15) встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12) виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Вищий господарський суд України касаційну скаргу Товариства "Ч." залишив без задоволення, а рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду - без змін.

13. Наявність поважної причини невикористання знака для товарів і послуг передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.

Приватне підприємство з іноземними інвестиціями "Д." (далі - Підприємство) звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "І." (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - державний департамент) про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "Buon...e" від 15.05.2001 N 19433.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: достроково припинено дію названого свідоцтва в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon...e" для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) та зобов'язано Державний департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Назване рішення суду мотивовано невикористанням Товариством спірного товарного знака протягом трьох років після реєстрації останнього, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон).

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду з даної справи скасовано; в позові відмовлено. У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з наявності об'єктивних обставин, які перешкоджали використанню Товариством товарного знака "Buon...e", що виключає можливість дострокового припинення дії спірного свідоцтва.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду з даної справи залишити без змін, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначав про факт невикористання Товариством товарного знака "Buon...e" протягом трьох років навіть після укладення ліцензійного договору, а також про фіктивність поданих відповідачем доказів.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для скасування рішень місцевого та апеляційного господарських судів та передачі справи на новий розгляд з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.05.2001 N 19433, об'єктом якого є словесне позначення "Buon...e", для товарів 30 та 33 класів МКТП (кава, замінники кави, шоколад; алкогольні напої, лікери);

- згідно з листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 N 1-10/8-3584 протягом 2000-2004 років в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО зареєстровано лише видані позивачеві сертифікати відповідності на каву "Bon...e" та "Buon...e";

- Товариством (ліцензіар) та товариство з обмеженою відповідальністю "С." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір від 23.05.2001, предметом якого є надання відповідачем ліцензіатові права використання товарного знака "Buon...e";

- ліцензійний договір від 23.05.2001 не набув чинності у зв'язку з припиненням його реєстрації в патентному відомстві України внаслідок виявлення товариством з обмеженою відповідальністю "С." факту використання товарного знака "Buon...e" позивачем;

- Товариство як власник свідоцтва на спірний товарний знак не надавало позивачеві дозвіл на використання цього знака.

Обґрунтовуючи задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії спірного свідоцтва для товарів класу 30 МКТП, місцевий господарський суд послався на недобросовісне користування Товариством правами, що випливають із спірного свідоцтва, оскільки протягом 2000-2004 років відповідач не використовував спірний товарний знак, що підтверджується листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 N 1-10/8-3584.

Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону (3689-12) якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону (3689-12) використанням знака визнається:

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Отже, з урахуванням наведених у Законі (3689-12) способів використання знака для товарів і послуг відсутність реєстрації сертифікатів відповідності Товариства на каву під торговим знаком "Buon...e" протягом 2000-2004 років може свідчити лише про те, що відповідачем не здійснювалася сертифікація кави із застосуванням цього товарного знака, проте не може підтверджувати невикористання відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП у названий період.

Таким чином, у суду першої інстанції не було належних підстав для задоволення позову щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів у послуг від 15.05.2001 N 19433 в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon...e" для товарів 30 класу МКТП та похідної від неї вимоги про зобов'язання Державного департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив як мотив відмови у позові неможливість використання Товариством товарного знака "Buon...e" в зв'язку з використанням останнього позивачем без одержання відповідного дозволу відповідача як власника свідоцтва, за яким надано правову охорону цьому знакові.

Статтею 17 Закону (3689-12) передбачено обов'язок власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 18 Закону (3689-12) дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з огляду на наведений припис закону наявність поважної причини невикористання товарного знака передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України (435-15) будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, оскільки чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такого знака.

Таким чином, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність поважних причин, які перешкоджали використанню Товариством спірного товарного знака, господарські суди повинні були дослідити питання щодо правомірності використання цього знака Підприємством, зокрема, наявності в останнього права попереднього користування на товарний знак "Buon...e".

Проте назване питання попередніми судовими інстанціями з'ясовано не було, що призвело до неповного дослідження ними обставин, які входять до предмета доказування в даній справі.

Касаційна інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні та постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

У новому розгляді справи суду першої інстанції необхідно встановити зазначені в цій постанові обставини, дати їм та відповідним доводам сторін належну юридичну оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

За наведених обставин Вищий господарський суд України касаційну скаргу задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до місцевого господарського суду.

14. Неодержаним прибутком позивача за позовом про відшкодування збитків, завданих порушенням права власності на торговельну марку, є, зокрема, можливе збільшення майна позивача у випадку відсутності порушення належного йому права.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа..." (далі - Товариство "Альфа...") звернулося до господарського суду з позовом до приватного підприємства "Альфа..." (далі - Підприємство "Альфа...") про зобов'язання припинити порушення прав на знак для товарів і послуг "Альфа...", стягнення з матеріальних збитків, визнання дій відповідача недобросовісною конкуренцією та скасування державної реєстрації Підприємства "Альфа..."; третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - виконавчий комітет... міської ради (далі - Виконком).

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: Підприємство "Альфа..." зобов'язано припинити порушення прав на торговельну марку "Альфа..." та не використовувати зазначену торговельну марку в майбутньому; з відповідача на користь Товариства "Альфа..." стягнуто збитки, дії Підприємства "Альфа..." визнано недобросовісною конкуренцію, а в іншій частині позовних вимог відмовлено. Рішення суду мотивовано порушенням відповідачем належних Товариству "Альфа..." майнових прав інтелектуальної власності на спірний товарний знак шляхом його неправомірного використання у діловій документації та під час надання охоронних послуг, що є підставою для стягнення з Підприємства "Альфа..." суми матеріальних збитків, розмір яких було визначено суб'єктом оціночної діяльності - агентством патентного повіреного "Веполь" (далі - АПП "Веполь"), у той час коли вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів господарювання не є належним способом захисту права на комерційне найменування.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство "Альфа..." просило скасувати рішення місцевого господарського суду з даного спору та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що з огляду на статтю 423 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України) та умови ліцензійного договору у позивача як ліцензіата відсутнє право на звернення з позовом про припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаржника, в зв'язку з відсутністю укладених позивачем субліцензійних договорів на право користування спірним торговим знаком стягнення з Підприємства "Альфа..." суми неодержаного прибутку є неправомірним. До того ж, як зазначав відповідач, у прийнятті оскаржуваного рішення суд не залучив до участі у справі громадянами Ф. та П. як власників спірного знака для товарів і послуг та прийняв рішення, що безпосередньо стосується прав та обов'язків названих осіб.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом фактичних обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового касаційної скарги з урахуванням такого.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- 15.02.2002 Державним департаментом громадянинові П. видано свідоцтво N 23019 на знак для товарів і послуг "Альфа..." для 37, 41 та 42 класів МКТП (у тому числі послуги, пов'язані з охороною державної та іншої власності);

- права, що виникають із свідоцтва N 23019, діють від дати подання заявки, а саме від 31.08.98;

- за договором від 28.02.2003 N 1 про передачу права власності на знаки для товарів і послуг громадянка П. передала громадянці Ф. право власності на торговельну марку "Альфа...";

- 14.08.2003 громадянка Ф. (ліцензіар) та Товариство "Альфа..." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір, за яким позивачеві було передано в оплатне користування, зокрема, названий знак для товарів і послуг;

- за змістом пункту 3.2.5 зазначеного ліцензійного договору у випадку виявлення ліцензіатом факту використання названої торговельної марки третіми особами позивач зобов'язаний, зокрема, вжити відповідних заходів щодо припинення таких дій;

- на підставі договору від 07.07.2004 N 24200, укладеного громадянкою Ф. та громадянином П., останньому було передано, зокрема, право власності на знак для товарів і послуг "Альфа...", а також усі зобов'язання ліцензіара за названим ліцензійним договором;

- 12.07.2002 Виконкомом було зареєстровано Підприємство "Альфа..." (ідентифікаційний код 32076496), а рішенням комісії Міністерства внутрішніх справ України від 15.09.2003 відповідачеві було видано ліцензію серії АА N 604648 на право здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності;

- відповідачем не заперечується факт використання словесного позначення "Альфа...", що є тотожним об'єктові, якому надано правову охорону за свідоцтвом від 15.02.2002 N 23019;

- відповідно до висновку АПП "Веполь", що є суб'єктом оціночної діяльності за сертифікатом від 04.09.2002 N 1269/02, незаконним використанням спірного товарного знака Підприємством "Альфа..." було завдано позивачеві матеріальних збитків у визначеній сумі.

Причиною спору з даної справи стало питання щодо наявності порушення прав інтелектуальної власності Товариства "Альфа..." у використанні відповідачем спірного товарного знака.

Згідно з частиною першою статті 494 ЦК України (435-15) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Статтею 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За змістом статті 427 ЦК України (435-15) майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Пунктом 8 статті 16 Закону (3689-12) також передбачено можливість надання власником свідоцтва будь-якій особі дозволу (видача ліцензії) на використання знака на підставі ліцензійного договору, причому особа, яка одержала відповідну ліцензію, з огляду на статтю 421 ЦК України (435-15) є суб'єктом права інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту четвертого статті 16, статті 20 Закону (3689-12) використанням знака визнається, зокрема, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, та застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За статтею 16 ЦК України (435-15) одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право.

Таким чином, з огляду на наведені приписи чинного законодавства місцевий господарський суд з урахуванням встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про незаконне використання відповідачем у господарській діяльності знака для товарів і послуг "Альфа..." та правомірно зобов'язав скаржника припинити зазначене порушення.

Твердження відповідача про відсутність у Товариства "Альфа..." права на звернення з позовом про припинення порушень на об'єкти інтелектуальної власності не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, оскільки відповідно до пункту другого статті 20 Закону (3689-12) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. У той же час, як встановлено судом першої інстанції, відповідну згоду було викладено власником товарного знака - громадянкою Ф. - у зазначеному ліцензійному договорі.

Крім того, враховуючи наявність у Товариства "Альфа..." повноважень щодо вжиття заходів, спрямованих на припинення посягань третіх осіб на права ліцензіара, в даному випадку рішення з цього спору не може зачіпати права та обов'язки власників свідоцтва на спірний товарний знак.

З урахуванням приписів статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (236/96-ВР) , за якою неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання, та встановленого господарським судом факту надання сторонами у справі тотожних послуг з охорони державної та іншої власності слід також погодитися з висновком суду першої інстанції щодо наявності у діях відповідача ознак недобросовісної конкуренції.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 22 ЦК України (435-15) до збитків, право на відшкодування яких має особа в результаті порушення її цивільного права, належать, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Отже, в даному разі неодержаним прибутком позивача є можливе збільшення майна Товариства "Альфа...", що могло б мати місце у випадку відсутності порушення належних позивачеві прав інтелектуальної власності.

Проте всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , за якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, позивачем не наведено жодних фактів, які могли б свідчити про понесені ним втрати майнового характеру (зокрема, зниження прибутку, зменшення майна тощо) як невідворотний результат незаконного використання Підприємством "Альфа..." спірної торговельної марки, та не подано належних доказів на підтвердження зазначеної обставини.

Водночас, обґрунтовуючи задоволення позову в частині стягнення з відповідача визначеної суми, місцевий господарський суд послався на обчислений АПП "Веполь" розмір матеріальних збитків Товариства "Альфа..." за методом "Роялті", що може свідчити лише про заплановану позивачем виручку від реалізації послуг, наданих із використанням спірного товарного знаку. Проте, як вбачається з установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи, жодних доказів того, що така виручка могла бути отримана позивачем, а також доказів того, що позивачем не отримано виручку через дії відповідача, суду не надано.

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)