У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб'єкта майнових прав.

Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом до Фірми про заборону вчинення будь-яких дій щодо застосування винаходу, захищеного патентом України, або пропонування його для застосування в Україні, введення в господарський обіг будь-яким способом литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем запатентованим способом, а також бетонних водостоків, вироблених за охоронюваним за патентом способом; стягнення заподіяних матеріальних збитків.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмолено.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даного спору змінено: позов задоволено частково; відповідача зобов'язано припинити порушення прав на винахід за патентом та заборонено використовувати цей винахід; в решті назване рішення залишено без змін.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- фізична особа є автором патенту на винахід "Спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах та пристрій для його здійснення"; дата подання заявки - 14.02.2001; відомості про видачу патенту опубліковано 15.01.2003;

- за ліцензійним договором, укладеним названою фізичною особою (ліцензіар) та Приватним підприємством (ліцензіат), останньому передано невиключну ліцензію на використання названого винаходу строком на час дії патенту;

- матеріалами справи (зокрема, висновком спеціаліста Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, висновком Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності) підтверджується, що ввезені відповідачем на територію України та реалізовані (зокрема, відпущені за накладною від 19.11.2002) литтєві форми для виготовлення елементів дренажних систем та елементи бетонного жолобу виготовлені із застосуванням спірного винаходу;

- факт ввезення та реалізації литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем та елементів бетонного жолобу відповідачем не заперечується;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з даної справи:

об'єктом названого винаходу за патентом України є: "спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах" та "пристрій для виготовлення наборів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах", що включає форми водостоку під решітку (литтєві форми), які призначені виключно для виготовлення наборів дренажних систем;

окрема литтєва форма для встановлення елементів дренажних систем є пристроєм, зазначеним у патенті;

при виготовленні відповідачем форми водостоку під решітку було застосовано спосіб та пристрій, що охороняється за патентом;

- правомірність звернення Приватного підприємства до господарського суду за захистом порушених прав та законних інтересів на підставі згоди фізичної особи - автора винаходу перевірено Вищим господарським судом України (постанова від 04.04.2004);

- накладна від 19.11.2002 та податкова накладна від 19.11.2002 містять докази реалізації відповідачем литтєвої форми водостоку під решітку, яка є предметом розгляду даного спору.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо порядку надання правової охорони об'єктові, який є частиною запатентованого винаходу.

Частиною другою статті 6 Закону (3687-12) визначено, що об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Статтею 464 Цивільного кодексу України (435-15) до майнових прав інтелектуальної власності на винахід віднесено, зокрема, право на використання винаходу. Згідно ж з частиною другою цієї статті майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до приписів частини другої статті 28 Закону (3687-12) :

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга).

Висновок суду апеляційної інстанції про виготовлення відповідачем форми водостоку під решітку з використанням запатентованого винаходу ґрунтується на висновках судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка, як зазначено апеляційним судом, проведена кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтована та відповідає іншим доказам у справі.

Не можна погодитися з висновком місцевого суду про те, що спірна литтєва форма як елемент запатентованого винаходу сама по собі є неохороноспроможною. Адже з огляду на висновок експертизи зазначений пристрій є, по суті, об'єктом винаходу, який включено до складу іншого об'єкта винаходу, та функціональне призначення цього пристрою обмежується виключно сферою застосування винаходу, захищеного патентом, майнові права інтелектуальної власності на такий пристрій охороняються так само, як і на винахід за патентом.

Відповідно до частини першої статті 31 Закону (3687-12) будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Як вірно зазначено апеляційним судом, тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, а тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання заявки є порушенням прав відповідного суб'єкта майнових прав. Тому не можуть бути взяті до уваги посилання відповідача на правомірність ввезення та продажу ним форм для лиття водостоків у період після публікації відомостей про подачу заявки на патент на винахід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам надано правильну юридичну оцінку. У зв'язку з викладеним Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.

2. Передбачені статтею 43-2 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) запобіжні заходи за своєю правовою природою - це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушення з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Іноземна компанія в особі Товариства "Р." звернулася до господарського суду з позовом до Підприємства "Н." про визнання неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної та промислової власності.

Ухвалою місцевого господарського суду за заявою позивача було вжито запобіжні заходи, а саме: здійснено огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та накладено арешт на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи і знаходиться в неї або в інших осіб; проведено огляд приміщення за вказаною адресою з метою отримання доказів порушення прав інтелектуальної та промислової власності позивача; накладено арешт на майно, яке належать відповідачу та знаходяться в певному приміщенні за вказаною адресою як експонати спеціалізованої виставки; накладено арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Н." (далі - Товариство "Н."), в тому числі на майно, яке знаходиться у інших суб'єктів господарювання.

Ухвалою суду про забезпечення позову Товариству "Н." заборонено брати участь у спеціалізованій виставці, а Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному виставковому центру - допускати Товариство "Н." (зазначено його код ЄДРПО) до участі у відповідній виставці; заборонено до продажу, а також пропонування до продажу, оренди чи в будь-який інший спосіб набуття в користування, володіння та розпорядження на території України оспорюваних об'єктів інтелектуальної власності.

Постановою Вищого господарського суду України зазначені ухвали залишено без змін.

Не погодившись з постановами державного виконавця, якими було відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню цих ухвал, відповідач оскаржив дії державного виконавця до суду та просив визнати їх неправомірними і скасувати прийняті постанови.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного господарського суду, у задоволенні скарг відмовлено. Ухвали мотивовано тим, що у прийнятті постанов державним виконавцем не було порушено вимоги Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) (далі - Закон).

На ці судові рішення відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив їх скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити вимоги його скарг.

Перевіривши правильність застосування апеляційним судом норм процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 43-1 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України) особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову.

Статтею 43-3 ГПК України (1798-12) передбачено, що запобіжні заходи вживаються до моменту звернення до суду з позовною заявою з метою попередження та збереження доказів правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні заходи не припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.

Отже, за своєю правовою природою запобіжні заходи - це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушенню з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову, за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону. Місцевим та апеляційним господарськими судами було правильно встановлено, що стороною у справі є Іноземна компанія в особі Товариства "Р." Отже, відкриття виконавчого провадження за заявою належним чином уповноваженого представника Товариства "Р." не порушувало вимог закону.

Стосовно твердження скаржника про те, що на момент виконання ухвал господарського суду державним виконавцем, стягувача з назвою, зазначеною в процесуальних документах зі справи як позивач, а в матеріалах виконавчого провадження як стягувач, у м. Лондоні не існувало, отже не було особи, на користь якої здійснено виконання, слід зазначити таке.

Як вбачається з доданих до заяви про уточнення реквізитів позивача документів, належним чином перекладених українською мовою, назву Іноземної компанії було змінено особливим рішенням 22.11.1994 та зареєстровано за Законом про компанії 1948-1967 рр. як компанію з обмеженою відповідальністю 11.09.1972, а в подальшому перереєстровано за Законом про компанії 1985 року як компанію з необмеженою відповідальністю 11.08.2004 (ця назва зазначена в позовній заяві та інших процесуальних документах). Відповідно до документів, наявних у справі компанії, що зберігаються у Реєстратора компаній, компанія існувала безперервно з дати реєстрації.

Таким чином, посилання скаржника на відсутність названої компанії не відповідає дійсності, а зміну організаційно-правової форми стягувача не можна вважати його відсутністю.

Твердження відповідача про те, що запобіжні заходи та забезпечення позову здійснено судом помилково щодо іншої особи через неправильне зазначення позивачем організаційно-правової форми підприємства не свідчить про порушення судом норм процесуального права, оскільки ухвалою суду від 27.09.2004 у зв'язку з уточненням організаційно-правової форми відповідача, його було замінено. Крім того, в ухвалах було зазначено дійсний код відповідача. Разом з тим, застосування запобіжних заходів судом щодо іншої особи не могло б порушити права відповідача. Зазначеній обставині надано відповідну оцінку у постанові Вищого господарського суду України від 11.01.2005, яка набрала законної сили. Цією ж постановою було оцінено та визнано хибними доводи скаржника стосовно неналежного уповноваження представника позивача.

Крім того, у касаційній скарзі відповідач посилається на те, що боржникові не було належним чином направлено постанови про відкриття виконавчого провадження. Зокрема, скаржником зазначається, що вручення зазначених постанов юристу Х., який відмовився від підпису в їх отриманні, не свідчить про належне направлення документів, оскільки ця особа не перебуває у трудових відносинах з боржником. Разом з тим, в матеріалах справи наявна довіреність, якою директор підприємства "Н." уповноважив названого громадянина Х. представляти інтереси в усіх установах, у тому числі в органах виконавчої служби. Отже, він, незважаючи на відсутність трудових відносин з відповідачем, мав повноваження на отримання відповідних постанов у процесі здійснення виконавчого провадження, а його відмова їх отримати не свідчить про порушення прав боржника. Це, зокрема, підтверджується своєчасним оскарженням останнім цих постанов у апеляційному порядку.

Разом з тим, судовими інстанціями не досліджувалося питання стосовно чинності у період з 01.09.2004 по 07.10.2004 уповноваження Іноземної компанії Товариству "Р." на здійснення представництва. Так, з наявного у справі уповноваження, виданого у м. Лондоні 01.09.2003, вбачається, що його було видано без зазначення строку дії. Лише 07.10.2004 Іноземною компанією Товариству "Р." було видано інше доручення на представництво своїх інтересів зі строком дії до 31.12.2005. Оскільки на момент видачі доручення (вповноваження) стаття 67 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) передбачала обмеження щодо дії доручення, строк дії якого не зазначено, в один рік з дня вчинення, то судам слід було встановити наявність (або відсутність) такого обмеження законодавством, згідно з яким було видано вповноваження від 01.09.2003.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення першої та апеляційної інстанції у справі скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. Висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної власності.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: визнано право інтелектуальної власності на винахід за позивачем

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту на винахід "Т.";

- Компанією та Підприємством було укладено договір комісії на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу та тридцяти п'яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та її першого прототипу.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) (далі - Закон) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону (3687-12) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Господарський суд у розгляді зазначеної справи на підставі висновку спеціаліста встановив, що Товариством розроблено та вироблено продукт "Б." з використанням формули, запатентованої позивачем як винахід "Т.".

Проте суд не врахував, що зазначений висновок не є експертним, на що вже було вказано в постанові Вищого господарського суду України, якою справу було передано на новий розгляд.

В абзаці третьому пункту 46 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.

Судом порушено вимоги статті 41 ГПК України (1798-12) , відповідно до якої для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизи зі справи, суд неправильно застосував статті 41, 42, 43 ГПК України і всупереч вимогам частини першої статті 111-12 ГПК України не виконав вказівок касаційної інстанції щодо призначення відповідної судової експертизи.

Крім того, в основу прийнятого місцевим господарським судом рішення покладено рішення цього ж суду, яке в подальшому було скасовано постановою Вищого господарського суду України.

Отже, місцевий господарський суд припустився неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судового рішення зі справи. Тому Вищий господарський суд України касаційну скаргу Підприємства задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. Об'єднання в одній позовній заяві і в одному судовому провадженні вимог про припинення несанкціонованого використання винаходу і про відшкодування завданих таким використанням збитків є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Заводу про: зобов'язання відповідача припинити виробництво, пропонування до продажу та реалізацію певного продукту; зобов'язання провести утилізацію зазначених готових виробів та деталей до них; стягнення упущеної вигоди; опублікування в засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності Товариства як виключного ліцензіата на винахід, захищений патентом на винахід, та змісту судового рішення щодо такого порушення.

Ухвалою місцевого господарського суду названу позовну заяву повернуто без розгляду на підставі пунктів 3, 5 частини першої статті 63 ГПК України (1798-12) з посиланням на те, що позивачем не надано обґрунтованого розрахунку заявленої до стягнення суми відшкодування, а також об'єднано різні за правовою природою позовні вимоги, чим порушено встановлені чинним процесуальним законом правила об'єднання позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 2 ГПК України (1798-12) господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

За приписами пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України (1798-12) позовна заява повинна містити обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Повертаючи позовну заяву Товариства без розгляду, місцевий господарський суд послався на невідповідність цієї заяви вимогам процесуального законодавства, оскільки, зокрема, позивачем не надано розрахунку суми заявлених збитків. Однак такий висновок суду першої інстанції спростовується змістом позовної заяви.

Так, у позовній заяві міститься формула розрахунку розміру прибутку, отриманого відповідачем від використання спірного винаходу, та економічне обґрунтування щодо застосування цієї формули. Крім того, з урахуванням наявності питань у встановленні обставини щодо розміру незаконно одержаного відповідачем доходу, які потребують спеціальних знань та мають бути роз'яснені експертом, позивачем у позовній заяві також порушено питання про призначення судової експертизи та запропоновано коло відповідних питань. Таким чином, Товариством наведено у позовній заяві доводи, які за своєю суттю відповідають вимогам пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України (1798-12) .

Не можна також погодитись із законністю та обґрунтованістю висновку місцевого господарського суду про порушення позивачем правил об'єднання позовних вимог.

Згідно зі статтею 58 ГПК України (1798-12) в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.

Предметом цього спору є захист права інтелектуальної власності на винахід. Частиною ж другою статті 432 Цивільного кодексу України (435-15) визначено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Отже, в даному разі Товариство фактично використано передбачені законом різні способи захисту права на один і той самий об'єкт інтелектуальної власності, що свідчить про однорідність та єдину правову природу позовних вимог з даного спору. Відтак об'єднання зазначених позовних вимог в одному судовому провадженні є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Таким чином, порушення, допущені місцевим господарським судом у винесенні оскарженої ухвали, стали підставою для скасування цього судового акта та передачі справи на розгляд до суду першої інстанції.

5. Для правильного вирішення спору про зобов'язання припинити дії з використання запатентованого винаходу господарському суду належало з'ясувати, чи використовує відповідач зі справи запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід, а в разі наявності такого використання - чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи немає права попереднього користування).

Товариство звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Підприємства припинити дії з використання запатентованого винаходу, що порушує права позивача як власника відповідного деклараційного патенту, та відновити становище, що існувало до порушення права.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту від 15.10.2004 на винахід "Т.";

- 20.03.2003 Підприємство та Корпорація уклали договір комісії, відповідно до умов якого Підприємством доручено третій особі укласти з іноземним замовником контракт на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу і тридцяти п'яти серійних зразків продукту "Б.";

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Підприємства порушення прав Товариства як власника деклараційного патенту на винахід.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону (3687-12) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Дії, які не визнаються порушенням прав, визначає стаття 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) . Зокрема частиною першою цієї статті передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання до уповноваженої установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Таку ж норму містить й стаття 470 Цивільного кодексу України (435-15) .

Товариство, посилаючись на необхідність захисту його порушеного права як власника деклараційного патенту, просило зобов'язати Підприємство припинити дії з використання запатентованого винаходу та відновити становище, що існувало до порушення права.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати, чи використовує відповідач запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід "Т.", а в разі наявності такого використання - чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи не має в даному випадку права попереднього користування).

Водночас ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами ці обставини не встановлювалися та не досліджувалися, також не було з'ясовано, на відновленні якого становища і яким чином наполягає позивач, заявивши таку позовну вимогу.

При цьому роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин використання відповідачем запатентованого винаходу потребують спеціальних знань, а тому суду першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України (1798-12) належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", а також керуватися Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 N 53/5 (z0705-98) і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за N 705/3145.

В свою чергу, дії суду апеляційної інстанції, який ухвалою призначив проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (що відповідає викладеному в пункті 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) ), а, отримавши повідомлення про неможливість дати висновок, розглянув справу по суті без проведення експертного дослідження, не можуть бути визнані правомірними, оскільки апеляційним судом залишено без будь-якого реагування звернення керівника експертної установи стосовно оплати проведення експертизи та надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також звернення Підприємства з приводу можливості здійснення нею оплати проведення експертизи.

Фактичні дані про використання відповідачем запатентованого винаходу, встановлені попередніми судовими інстанціями з посиланням на висновок спеціаліста, яким досліджувалися матеріали 2003 року, не спростовують наведеного та не стосуються періоду після дати публікації відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту від 15.10.2004, а тому не можуть бути підставою для відхилення касаційної скарги. Разом з тим зазначений висновок, що стосується подій, які з боку відповідача мали місце у 2003 році, потребує оцінки на предмет наявності у Підприємства права попереднього користування, чого ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

З огляду на наведене Вищим господарським судом України було скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

6. Встановлення господарським судом обставин, що свідчать про невикористання суб'єктом господарювання - відповідачем зі справи запатентованого позивачем винаходу в розумінні статті 28 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисні моделі" (3687-12) , стало підставою для відмови в задоволенні позову про заборону використання патентів.

Товариство звернулося до Заводу з позовом про заборону використовувати винахід, захищений патентом.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником патенту на винахід "С.", об'єктом якого є технічне рішення щодо технології отримання виливків напівспокійної сталі; дата подання заявки - 14.05.1998; відомості про видачу патенту опубліковано 16.12.2002;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2005:

при отриманні виливків напівспокійної сталі шляхом застосування певного технологічного процесу Завод не використовував жодної ознаки незалежного пункту формули винаходу "С." за оспорюваним патентом;

технологія розливу киплячої, спокійної та напівспокійної сталі, яка використовувалася відповідачем до 14.05.1998, не відповідала об'єктові винаходу, що охороняється оспорюваним патентом.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо факту несанкціонованого використання відповідачем об'єкта інтелектуальної власності - винаходу, якому надано правову охорону за патентом.

Відповідно до приписів статті 28 Закону (3687-12) :

права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша (3687-12) );

патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено: якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Висновок судових інстанцій про незастосування відповідачем спірного запатентованого винаходу при отриманні виливків напівспокійної сталі ґрунтується на висновках судової експертизи від 30.09.2005 з даної справи, що проведена атестованим у встановленому порядку експертом. Судовими інстанціями з'ясовано, що експертне дослідження за повторною судовою експертизою проведено кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтовано, відповідає іншим доказам у справі.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , а також частин першої, третьої статті 10 цього Закону судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Отже, твердження Товариства про неналежного суб'єкта проведення судової експертизи з даної справи є безпідставними. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності експертного висновку.

Крім того, апеляційним господарським судом з'ясовано, що висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2004 не може бути належним доказом у справі, оскільки при її проведенні фактично не порівнювався спосіб лиття металу, запатентований позивачем, з тим, що використовується відповідачем.

Таким чином, з огляду на встановлені обставини справи, а саме - незастосування відповідачем спірного винаходу у процесі отримання виливків напівспокійної сталі, попередні судові інстанції дійшли правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову про заборону відповідачеві використовувати винахід за патентом, що належить позивачу.

Відтак Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних рішення та постанови місцевого та апеляційного господарських судів.

7. Підставами для скасування судового рішення про застосування заходів до забезпечення позову у справі про припинення порушення прав на корисні моделі стали:

прийняття відповідного рішення без наведення мотивів для застосування заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим використання рішення господарського суду за позовною вимогою;

накладення арешту на готову продукцію відповідача зі справи без індивідуального визначення відповідного майна;

надання заходам до забезпечення позову умовного характеру.

Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД) про зобов'язання припинити виготовлення певного продукту з порушенням прав Підприємства як власника відповідних деклараційних патентів України, а також про вилучення з цивільного обороту продуктів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням оспорюваних прав.

За заявою позивача місцевий господарський суд виніс ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову, якою:

- заборонено відповідачеві виготовлення продукту з порушенням прав власника деклараційних патентів;

- накладено арешт на готову продукцію відповідача, виготовлену з порушенням прав позивача як власника деклараційних патентів, та обладнання, оснастку і матеріали, які призначені для їх виготовлення, і що знаходяться за зазначеною адресою.

Постановою апеляційного господарського суду названу ухвалу залишено без змін.

Згадане клопотання про вжиття заходів в частині залучення позивача до перевірки приміщення для з'ясування питання про те, яка саме продукція виготовлена з порушенням його прав та яке саме обладнання, оснастка і матеріали призначені для її виготовлення та підлягають арешту і передачі на відповідальне зберігання позивачеві місцевий господарський суд залишив без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 66 ГПК України (1798-12) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з статтею 67 ГПК України (1798-12) позов зокрема забезпечується накладанням арешту на майно, що належить відповідачеві, та/або забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Господарським судам у застосуванні заходів до забезпечення позову також необхідно враховувати викладене у роз'ясненні Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 N 02-5/611 (v_611800-94) "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", в якому, зокрема, зазначено, що, приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо (пункт 8). У цьому ж роз'ясненні викладено правову позицію, відповідно до якої за позовами, що стосуються певного майна, арешт може бути накладений лише на індивідуально визначене майно (пункти 6, 7).

Разом з тим рішення про заборону відповідачеві виготовлення певного продукту з порушенням оспорюваних прав на деклараційні патенти судом першої інстанції прийнято без наведення мотивів для застосування цього заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду з відповідної позовної вимоги, внаслідок чого його застосування суперечить визначеному процесуальним законом призначенню заходів до забезпечення позову.

Водночас оголошення про накладення арешту на готову продукцію відповідача, виготовлену з порушенням оспорюваних прав на патенти України, а також обладнання, оснастку і матеріали, які призначені для її виготовлення та знаходяться за вказаною адресою без будь-якого індивідуального визначення цього майна, також є неправильним.

Крім цього, зазначення про заборону виготовлення продукту з порушенням прав на відповідні патенти України та арешт продукції, яку виготовлено з порушенням прав на патенти України, які належать позивачеві, надає зазначеним заходам умовного характеру та унеможливлює їх правомірне застосування на цій стадії судового провадження.

Отже, місцевим господарським судом у прийнятті рішення про застосування заходів до забезпечення позову неправильно застосовано приписи статей 66, 67 ГПК України (1798-12) , що залишилося поза увагою й суду апеляційної інстанції.

З огляду на наведене у попередніх судових інстанцій не було належних підстав для задоволення клопотання позивача про застосування визначених ним заходів до забезпечення позову.

Таким чином, Вищим господарським судом України було скасовано ухвалу місцевого суду в частині вжиття заходів до забезпечення позову та постанову суду апеляційної інстанції внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильного рішення, а справа має бути передана на розгляд суду першої інстанції.

8. Відсутність фактичних даних щодо передачі позивачем відповідачеві прав на використання корисної моделі стала підставою для задоволення позовних вимог про припинення використання такої моделі. Водночас відсутність причинно-наслідкового зв'язку між порушенням прав на використання корисної моделі та нарахованими позивачем збитками призвела до відмови у задоволенні вимог позивача про стягнення суми упущеної вигоди.

Конструкторське бюро звернулося з позовом до Державної установи з позовом про зобов'язання припинити використання і порушення виключних прав, що випливають з патенту на корисну модель, який належить позивачеві, та стягнення неотриманого доходу (упущеної вигоди).

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково: відповідача зобов'язано припинити використання і порушення виключних прав, що випливають з деклараційного патенту на корисну модель "герметична гальванічна батарея" і належать позивачеві. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- позивач є власником деклараційного патенту на корисну модель "герметична гальванічна батарея";

- згідно з протоколом засідання тендерного комітету Державної установи про визначення результатів цінових пропозицій на виготовлення та постачання відповідних батарей живлення від 29.07.2004 Конструкторське бюро визнано переможцем;

- Конструкторським бюро та Державною установою було укладено договір "на поставку продукції, передачу на неї прав на використання патенту на корисну модель та конструкторсько-технологічної документації" (далі - Договір);

- відповідно до умов Договору замовник (Державна установа) доручає, а постачальник (Конструкторське бюро) зобов'язується виготовити та поставити батареї живлення, що відповідають вимогам відповідним технічним умовам, у встановлений строк, а замовник зобов'язується прийняти продукцію і сплатити за неї. Після поставки батарей живлення в повному обсязі, обумовленому в специфікації (додаток до Договору), постачальник передає замовнику за винагороду безстроково права на використання патенту та конструкторськотехнологічну документацію на батареї живлення в обсязі, визначеному в певній специфікації та відповідно до встановлених технічних умов;

- за умовами Договору підлягає поставці продукція у загальній кількості 172 шт. на суму 302 106 грн.;

- загальна сума зобов'язання за Договором складає 522 474 грн., у тому числі: 302 106 грн. - вартість продукції, що постачається, 100 368 грн. - компенсація за контейнери, що входили у склад батарей живлення та 120 000 грн. - винагорода, яку сплачує замовник за передачу права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію;

- Договором передбачено, що він діє до повного виконання сторонами всіх зобов'язань по ньому;

- Конструкторським бюро поставлено Державній установі батареї живлення у кількості: 21 шт. (акт приймання-передачі N 1) та 12 шт. (акт приймання-передачі N 2);

- відповідно до акта приймання-передачі N 3 постачальником передано, а замовником прийнято продукцію (батареї живлення) у загальній кількості 33 шт. на суму 77 922 грн.;

- сторони склали акт приймання-передачі N 4 про те, що згідно з Договором Конструкторським бюро достроково передано, а Державною установою прийнято безстроково права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію на батареї живлення "Джерело" в обсязі, визначеному в відповідній специфікації та відповідно визначених технічних умов. Також замовником перераховано винагороду за передачу права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію в сумі 120 000 грн.;

- листом від 09.03.2005 Державна установа повідомила позивача про те, що нею виготовлені дослідні зразки, проведено відповідні види випробувань, дослідну експлуатацію та налагоджено серійне виробництво батарей марганцево-цинкових типу "Джерело" відповідно до визначених технічних умов.

Причиною спору зі справи стало питання про те, чи мало місце з боку відповідача порушення прав позивача як власника патенту на корисну модель.

Відповідно до частини 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до частини першої статті 1108 ЦК України (435-15) особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Згідно з частиною першою статті 1109 ЦК України (435-15) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до частин 7 і 8 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

ЦК України (435-15) передбачено умови, дотримання яких є обов'язковим для ліцензійного договору.

У частинах третій і четвертій статті 1109 ЦК України (435-15) зазначено, що в ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до частини шостої цієї ж статті ЦК України (435-15) права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Судовими інстанціями за наслідками вивчення змісту Договору та акта приймання-передачі N 4 встановлено, що останніми не визначено, за яким конкретно патентом передані права на використання об'єкта інтелектуальної власності - корисної моделі. Тому немає підстав вважати, що за Договором відбулася передача прав на використання корисної моделі саме за патентом "герметична гальванічна батарея". А отже, місцевим та апеляційним господарськими судами правомірно задоволено вимогу про припинення порушення прав власника деклараційного патенту на корисну модель.

Вищий господарський суд України погодився також з висновком попередніх судових інстанцій про те, що не підлягає задоволенню вимога позивача про стягнення неотриманого доходу (упущеної вигоди), що складає різницю між сумою, передбаченою Договором, та вартістю поставлених відповідачеві батарей.

Судовими інстанціями встановлено, що відповідач не відмовлявся прийняти і оплатити відповідний товар, а позивач не здійснював його поставку. Тому відсутні підстави для застосування до правовідносин сторін приписів статті 623 ЦК України (435-15) .

З урахуванням наведеного суди першої та апеляційної інстанції з достатньою повнотою встановили обставини справи і дали їм правильну правову оцінку, тому прийняті ними судові рішення було залишено без змін.

9. Умовами наявності права на безоплатне продовження користування патентом або торговою маркою, яка належить іншій особі, є добросовісне використання в інтересах своєї діяльності відповідних торгової марки або патенту.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Б. (далі СПД Б.) звернулася до господарського суду з позовом про визнання за нею права на безкоштовне продовження користування промисловим зразком "Упаковка до клею "С." та відповідним знаком для товарів і послуг свідоцтво на знак для товарів і послуг, які належать суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі М. (далі - СПД М.).

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- СПД М. відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) 26.12.2000 подав заявку на реєстрацію промислового зразку "Упаковка до клею "С."; 16.04.2001 в Бюлетені N 3 "Промислова власність" здійснено публікацію про видачу патенту на цей промисловий зразок;

- 25.12.2000 СПД М. подав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді стилізованого зображення людини з пензлем та відром для товарів і послуг 1,2, 35 класів МКТП; 17.03.2003 в Бюлетені N 3 "Промислова власність" здійснено публікацію про реєстрацію цього знака для товарів і послуг;

- СПД М. має статус суб'єкта підприємницької діяльності на підставі свідоцтва про державну реєстрацію;

- СПД Б. має статус суб'єкта підприємницької діяльності на підставі свідоцтва про державну реєстрацію;

- відповідач не надавав позивачу права на використання знака для товарів і послуг та промислового зразка в установленому законом порядку;

- матеріали справи свідчать про відсутність добросовісного користування позивачем промисловим зразком та торговою маркою до подачі відповідачем заявок на реєстрацію промислового зразка та торгової марки.

Причиною спору в даній справі стало питання щодо правомірності використання позивачем промислового зразка та торгової марки, які належать відповідачу.

Відповідно до пунктів 1, 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Пунктом 5 статті 16 цього Закону (3689-12) передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Цивільним кодексом України (435-15) у статті 500 також передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) передбачено, що права, які випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Відповідно до пункту 1 статті 22 цього Закону (3688-12) будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Статтею 470 Цивільного кодексу України (435-15) також передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Таким чином, умовами наявності права на безоплатне продовження користування патентом або торговою маркою, які належать іншій особі є добросовісне використання в інтересах своєї діяльності зазначених торгової марки або патенту.

З огляду на ці законодавчо встановлені умови отримання права на безоплатне користування промисловим зразком та торговельною маркою, місцевий та апеляційний господарські суди обґрунтовано дійшли висновку, що надані позивачем договір від 22.05.2000 на виготовлення упаковки для клею та ксерокопія не легалізованої належним чином довіреності від 19.07.2000 фірми "P." на: "продвижение клея "S." - не свідчать про добросовісне використання у своїй діяльності або про серйозну підготовку до такого використання торгової марки та промислового зразка в інтересах своєї діяльності.

Що ж до посилань скаржника на те, що спір не підвідомчий господарському суду, то, як вбачається з матеріалів справи, позов подано суб'єктом підприємницької діяльності до іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому належать права інтелектуальної власності на промисловий зразок та торгову марку з приводу оспорюваного права попереднього користування. Відповідно до статті 1 ГПК України (1798-12) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Те, що позивач мотивує право попереднього користування доказами, які отримані ним як фізичною особою Б., не може вплинути на підвідомчість даного спору на момент його вирішення господарським судом, оскільки позивач звернувся до господарського суду у той час, коли його вже було зареєстровано як суб'єкта підприємницької діяльності. Більш того, право попереднього користування позивач просить визнати за ним саме як за суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою Б. про що зазначено у позовній заяві.

За таких обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що передбачені законом підстави для скасування оскаржуваних судових актів відсутні.

10. Суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену запатентованим способом.

Товариство "У." звернулося до господарського суду з позовом до Товариства "В." про встановлення заборони відповідачеві на розпорядження та використання об'єкта інтелектуальної власності визначеним шляхом, а саме: використовувати автозаправну станцію для відпуску паливно-мастильних матеріалів шляхом блокування (опечатування) технологічних колодязів.

Судовими інстанціями у справі встановлено:

- за договором про передачу прав власності на промисловий зразок від, укладеним Комерційною фірмою (власник) та Товариством "У." (правонаступник) та зареєстрованим у Державному департаменті інтелектуальної власності України, позивачеві було передано всі права, що випливають з патенту України на певний промисловий зразок;

- об'єктом названого патенту є технічне рішення щодо побудови блочної автозаправної станції; датою подання заявки на одержання патенту є 27.08.2001;

- на підставі договору оренди від Товариство "В." орендує спірну автозаправну станцію у власника цієї станції - Товариства "С.".

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність порушення прав інтелектуальної власності позивача на промисловий зразок, що охороняється патентом, у використанні відповідачем спірної автозаправної станції.

Відповідно до статті 464 ЦК України (435-15) майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема:

право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Разом з тим, відмовляючи у задоволенні позову, господарські суди послалися на те, що оскільки даний спір виник у зв'язку з ймовірним використанням запатентованого технічного рішення у спорудженні спірної автозаправної станції до моменту набуття позивачем майнових прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності, відповідач як орендар цієї станції не може вважатися особою, що використовує спірний промисловий зразок.

Втім, частиною другою статті 20 Закону (3688-12) визначено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Крім того, як зазначено у пункті 56 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону.

Отже, з огляду на наведені законодавчі приписи суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону (3688-12) може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену запатентованим способом. В даному разі, як вбачається з установлених попередніми інстанціями обставин справи, саме Товариство "В." як орендар є безпосереднім користувачем спірної автозаправної станції. До того ж чинне господарське процесуальне законодавство України надає господарському суду право за необхідності залучити до участі у справі іншого відповідача за своєю ініціативою в порядку статті 24 ГПК України (1798-12) .

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 20 Закону (3688-12) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Отже, висновок місцевого господарського суду про відсутність доказів публікації відомостей про видачу оспорюваного патенту спростовується змістом цього патенту, в якому зазначено дату такої публікації - 15.01.2002 у бюлетені N 1, що судом також не досліджувалося.

Згідно зі статтею 26 Закону (3688-12) будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Отже, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника у використанні відповідачем спірної автозаправної станції господарські суди повинні були вичерпно з'ясувати, чи відповідає дизайн цієї станції технічному рішенню блочної автозаправної станції, що наведене в описі патенту, та з якого часу діють права власника даного патенту.

За приписами статті 41 ГПК України (1798-12) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського суду і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.

У пункті 5 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про:

виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;

включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України (1798-12) у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.

З урахуванням наведеного рішення судових інстанцій по суті спору було скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

11. Неповне з'ясування господарським судом фактичних обставин, пов'язаних з використанням промислового зразка (стаття 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) ), стало причиною скасування судових рішень зі справи.

Товариство "В." звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з Товариства "С." збитків, заподіяних внаслідок протиправного використання відповідачем зареєстрованих промислових зразків.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- позивач є власником патентів України на певні промислові зразки компресорів;

- рішенням господарського суду з іншої справи відповідачеві заборонено здійснювати випуск компресорів із порушенням прав Товариства "В.";

- Підприємством "У." і Товариством "У." укладено договір поставки компресорів, які позивач вважає виготовленими відповідачем на порушення його прав як власника відповідних патентів;

- фактична поставка компресорів за договором відбулася;

- посилання в згаданому договорі на технічні умови, що відповідають умовам виготовлення продукції з використанням зареєстрованих за патентами, які належать позивачеві, промислових зразків, не свідчить про фактичне порушення відповідачем прав позивача;

- відповідач не здійснював виготовлення та не займався поставками компресорних агрегатів на користь Товариства "У." (постачальника за договором).

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Товариства "С." порушення прав Товариства "В." як власника зареєстрованих промислових зразків.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) .

Відповідно до статті 20 цього Закону (3688-12) патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів; використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях; виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка; патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати: виробника та час виготовлення компресорів, які є предметом згаданого договору поставки; у разі виготовлення зазначених компресорів відповідачем - чи виготовлені вони з використанням промислового зразка за патентами України, права на які належать позивачеві.

Водночас посилання попередніх судових інстанцій на те, що відповідач не здійснював виготовлення та не займався поставками компресорних агрегатів на користь Товариства "У." не може вважатися належним встановленням цього факту, оскільки ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами не з'ясовано, хто саме є виробником компресорів, які Товариство "У." фактично поставило Підприємству "У."

При цьому слід враховувати, що роз'яснення питань щодо фактичних обставин використання відповідачем у виготовленні компресорів (якщо таке виготовлення має місце і його правомірність заперечується позивачем) зареєстрованих промислових зразків потребують спеціальних знань, а тому господарському суду відповідно до статті 41 ГПК України (1798-12) належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Лише після повного та всебічного з'ясування фактичних обставин виготовлення Товариством "С." компресорів (за наявності цього) суди мали визначитись з приводу заподіяння відповідачем шкоди позивачеві та її розміру.

В свою чергу, наявні в матеріалах справи копії рішення господарського суду від 02.04.2003 з іншої справи, якість виготовлення яких виключає можливість ознайомлення зі змістом документа, не відповідають внаслідок цього визначенню доказу в розумінні статей 32, 36ГПК України (1798-12) , що також залишилося поза увагою попередніх судових інстанцій.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

З огляду на наведене судові рішення першої та апеляційної інстанції зі справи скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

12. Необхідною передумовою визнання права попереднього користування промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заяви, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Товариство "Л." звернулося до господарського суду з позовом до Товариства "Т." з позовом про:

- зобов'язання відповідача припинити порушення права позивача як власника патенту України на промисловий зразок шляхом заборони виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях продукту "Б." захищеного патентом та його модифікації;

- заборону відповідачеві виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях запасних частин і комплектуючих до продукту "Б.", захищеного патентом на промисловий зразок та його модифікації, а також заборонити передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної документації і технології виготовлення цього продукту та його складових.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- позивач є власником патенту України на промисловий зразок "З.", дата офіційної публікації - 15.09.2000;

- згідно з висновком судового експерта від відповідач здійснює виробництво продукту "Б." з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, який належить позивачеві; дві ознаки продукту відповідача та зареєстрованого промислового зразка, які не співпадають (кольорове рішення та кількість коліс), є несуттєвими;

- фактично відповідач у виробництві продукту "Б." не використовує усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України, права на який належать позивачеві (зокрема, наявні розбіжності у кольоровому рішенні та кількості коліс);

- з боку Товариства "Т." мала місце значна і серйозна підготовка використання продукту "Б.";

- розробка продукту "Б." відповідачем почалася в березні 1999 року;

- Товариством "Т." виготовлено продукт "Б." у 1999 році.

Причиною даного спору є питання про право позивача як власника патенту на промисловий зразок забороняти відповідачеві вчиняти певні дії.

Статтею 20 цього Закону (3688-12) передбачено, що:

- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту;

- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка;

- виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка;

- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом (3688-12) порушенням прав власника патенту.

Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону (3688-12) будь-яка особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

При цьому необхідною передумовою для визнання права попереднього користування є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак).

Отже, висновки попередніх судових інстанції стосовно одного й того ж спірного виробу суперечать один одному: встановивши, що відповідач не використовує зареєстрований позивачем промисловий зразок, вони водночас визнали й те, що відповідач має право попереднього користування (яке у нього може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання). Цю суперечність не усунуто ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

Питання щодо встановлення суттєвих ознак промислового зразка та їх порівняльного аналізу потребують спеціальних знань, а тому суд першої інстанції згідно з статтею 41 ГПК України (1798-12) дійшов вірного висновку щодо необхідності призначення відповідної судової експертизи.

Проте відповідно до "акта про результати судової експертизи, затвердженого 28.10.2002, та згідно з висновком судового експерта Товариство "Т." виготовляє оспорюваний продукт із використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, права на якій належать позивачеві.

Частиною п'ятою статті 42 ГПК України (1798-12) встановлено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК України (1798-12) передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого:

- додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо; висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання; висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер; в ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження;

- якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза;

- повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності; повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Таку правову позицію викладено й у пункті 9 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".

Постановою Вищого господарського суду від 31.05.2005 дану справу передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції із зобов'язанням усунути зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання про необхідність проведення додаткового або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Відповідно до статті 111-12 ГПК України (1798-12) вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

З огляду на наведене попередні судові інстанції після визнання згаданих висновків експертів необґрунтованими чи такими, що суперечать матеріалам справи, або якщо вони викликали сумнів у правильності, мали виконати вказівки касаційної інстанції, викладені в постанові зі справи від 31.05.2005, та призначити повторну судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Крім того, попередніми судовими інстанціями не дано оцінки доводам позивача щодо неналежності доказів, поданих відповідачем на підтвердження наявності у нього права попереднього користування (виготовлення оспорюваного виробу з 1999 року), що є порушенням приписів пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України (1798-12) .

Таким чином, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

13. Установлення господарським судом факту наявності у господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на промисловий зразок свідчить про правомірність використання таким суб'єктом відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Суб'єкт підприємницької діяльності А. (далі - СПД А.) звернувся до господарського суду з позовом про заборону використання Підприємству корисної моделі "Ш.", захищеної деклараційним патентом, та промислового зразка "Ш." за відповідним патентом.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- СПД А. є власником:

деклараційного патенту на корисну модель "Ш." (дата подання заявки 13.02.2004; відомості про видачу деклараційного патенту опубліковано 15.02.2005 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 3);

патенту на промисловий зразок "Ш." (дата подання заявки 13.02.2004; відомості про видачу патенту опубліковано 16.05.2005 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 5);

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

виготовлення продукту ш. - здійснювалося Підприємством без застосування усіх суттєвих ознак корисної моделі "Ш." за відповідним деклараційним патентом;

при виготовленні названого продукту Підприємством було використано всі суттєві ознаки запатентованого позивачем промислового зразка;

- матеріали справи підтверджують наявність у Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок "Ш." з огляду на факт здійснення відповідачем значної серйозної підготовки для використання промислового зразка, захищеного патентом, на момент подання СПД А. заявки про видачу цього патенту.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання про виготовлення відповідачем продукту із застосуванням запатентованої позивачем корисної моделі та правомірність використання Підприємством промислового зразка за патентом, права на який належать позивачеві.

Відповідно до приписів статті 28 Закону (3687-12) :

права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша (3687-12) );

У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Висновок попередніх інстанцій про виготовлення підприємством продукту ш. без використання запатентованої СПД А. корисної моделі "Ш." ґрунтується на висновках судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.01.2006. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності названого експертного висновку.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Приписом частини третьої статті 22 цього Закону (3688-12) встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Аналогічне за змістом положення міститься також у статті 470 Цивільного кодексу України (435-15) .

Отже, з огляду на наведені норми закону з урахуванням встановленого господарськими судами факту наявності у Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок "Ш." слід погодитися з висновком попередніх інстанцій про правомірність використання відповідачем цього об'єкта інтелектуальної власності при виготовленні продукту.

Таким чином, попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам надано правильну юридичну оцінку. У зв'язку з наведеним Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що передбачені законом підстави для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.

14. Невідповідність промислового зразка встановленому законодавством критерію новизни стала підставою для визнання судом недійсним патенту на відповідний промисловий зразок.

Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до Товариства та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент) про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок та зобов'язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариством було отримано патент України на промисловий зразок "Комплект етикеток ..." (дата подання заявки - 04.04.2003);

- з 2001 року, тобто до дати подання заявки відповідачем, позивач здійснював маркування пляшок з використанням етикеток, виготовлених Товариством "Л.";

- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.03.2006 в даній справі:

промисловий зразок "Комплект етикеток ..." за патентом України від 15.09.2003 не є новим по відношенню до етикеток, які виготовлялися Товариством "Л.";

сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки Товариством;

сукупність ознак промислового зразка "Комплект етикеток ..." стала загальнодоступною у світі внаслідок виготовлення етикеток та реалізації продукції позивача, маркованої такими етикетками.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо правомірності видачі відповідачеві правоохоронного документа на об'єкт промислової власності.

Судовими інстанціями у вирішення цього спору з достатньою повнотою встановлено обставини справи і цим обставинам дано правильну правову оцінку.

Згідно з приписом абзацу шостого пункту 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3770-12) встановлено, що свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом (3688-12) , у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) (у редакції, що діяла на момент подання заявки про видачу патенту на спірний промисловий зразок):

правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (пункт 1 статті 5 (3688-12) );

промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним (пункт 1 статті 6 (3688-12) );

промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи (пункт 2 статті 6 (3688-12) ).

У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 N 110 (z0226-02) , закріплено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Висновком судової експертизи з даної справи підтверджено факт відтворення промисловим зразком за оспорюваним патентом, зовнішнього вигляду етикеток, що використовувалися позивачем з 2001 року шляхом маркування виготовленої ним продукції. Відтак господарські суди дійшли вірного висновку про невідповідність спірного промислового зразка критерію новизни та правомірно визнали недійсним зазначений патент на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) .

Доводи скаржника про те, що під час встановлення відповідності промислового зразка критерію новизни до уваги береться лише зміст заявок, поданих у країні реєстрації цього промислового зразка, спростовуються змістом пункту 2 статті 6 названого Закону (3687-12) , за якою для визначення новизни має перевірятись загальнодоступність суттєвих ознак промислового зразка у світі (у тому числі і щодо об'єктів, на які не видано правоохоронні документи).

Посилання скаржника на відсутність порушення прав позивача у видачі патенту на промисловий зразок "Комплект етикеток ..." також не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України. Адже спірний патент фактично забороняє позивачеві маркувати власну продукцію етикетками, які використовувалися ним ще у 2001 році.

За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.

15. Позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції, звільняються від сплати державного мита.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особи Є. (далі - СПД Є.) звернувся до господарського суду з позовом до Підприємства про стягнення авторської винагороди за впровадження раціоналізаторської пропозиції.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково.

СПД Є. на зазначене рішення суду першої інстанції подав апеляційну скаргу, яку ухвалою апеляційного господарського суду йому повернуто без розгляду на підставі пункту 3 частини першої статті 97 ГПК України (1798-12) через те, що до скарги не було додано документів, які підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі.

Перевіривши застосування апеляційним господарським судом норм процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Згідно з частиною першою статті 46 ГПК України (1798-12) державне мито сплачується чи стягується в доход державного бюджету України в порядку і розмірі, встановлених законодавством України.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 N 7-93 (7-93) "Про державне мито" від сплати державного мита звільняються позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції.

З огляду на викладене судом апеляційної інстанції безпідставно прийнято рішення про повернення апеляційної скарги позивачеві без розгляду з посиланням на відсутність доказів сплати ним державного мита, а тому Вищий господарський суд України зазначену ухвалу скасував і передав справу до апеляційного суду для здійснення апеляційного провадження.