розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Приватного підприємства "Едель" на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 9 квітня 2015 року (головуючий суддя Потабенко В.А., судді: Сидор Н.Т., Гулик Н.Т.) та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2015 року (головуючий суддя Попко Я.С., судді: Хобор Р.Б., Обрізко І.М.) у справі №813/8009/14 за позовом Приватного підприємства "Едель" до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Акціонерне товариство "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" про визнання протиправними рішення та зобов'язання вчинити дії, -

У листопаді 2014 року Приватне підприємство "Едель" звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (надалі також - відповідач, ДСІВ), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Акціонерне товариство "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті", в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення ДСІВ від 3 вересня 2014 року №33622 про відповідність позначення "SANTAVIK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи по заявці ПП "Едель" №m 2013 02040 від 11 лютого 2013 року щодо частини товарів та послуг; зобов'язати відповідача зареєструвати позначення "SANTAVIK" як знак для товарів і послуг у відповідності до заявки ПП "Едель" № m 2013 02040 від 11 лютого 2013 року.

В обґрунтування своїх вимог посилалося на те, що відповідач неправомірно відмовив у реєстрації знаку для товарів і послуг у зв'язку із визнанням даного знаку таким, що вводить в оману споживача щодо належності товару іншому виробнику. Позивач не погоджується з даним рішенням, покликаючись на тривалий час реалізації ним пластирів медичного призначення на території України, що призвело до розрізнювальної здатності та асоціації даного товару саме з ПП "Едель". Відтак, вважає оскаржуване рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 9 квітня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2015 року, у задоволенні позову відмовлено.

Вирішуючи спір між сторонами, суди встановили, що ПП "Едель", поряд з іншим, займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 10 грудня 2010 року ПП "Едель" придбало у ТзОВ "Вітапласт Компані" торговельні марки та технічні умови для виробництва пластирів для медичного застосування, зокрема, торговельну марку "САНТАВИК" класу товарів 5 за свідоцтвом №80337.

Згідно вказаного свідоцтва №80337, даний знак зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 серпня 2007 року. Відповідно до бібліографічних даних по цьому свідоцтву, заявка № m 2005 15649 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "САНТАВИК" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг: Клас 5 подана ТзОВ "Вітапласт Компані" 16 грудня 2005 року.

9 березня 2011 року ПП "Едель" подало заявку № m 2011 03551 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "САНТАВІК" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів та послуг: Клас 5. За результатами розгляду такої заявки 25 січня 2012 року ПП "Едель" отримало свідоцтво на знак для товарів та послуг №150980.

11 лютого 2013 року ПП "Едель" звернулося до Державної служби інтелектуальної власності України з заявкою № m 2013 02040 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "SANTAVIK" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Клас 5.

В процесі розгляду даної заявки надійшло заперечення від компанії "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті", суть якого полягала в тому, що знак "SANTAVIK" (латиницею) вже використовується турецькою компанією та вже добре відомий українському споживачу. В обґрунтування свого заперечення, третьою особою було подано ряд документів, які підтверджували тривале поширення на території України медичного пластиру під спірним позначенням власного (турецького) виробництва. Це, крім іншого, лист Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України від 04.05.2011 року щодо державної реєстрації пластирів "SANTAVIK" для медичного застосування виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті"; лист ПАТ "Укртелеком" про те, що пластир "САНТАВІК/SANTAVIK" виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" рекламувався на таксофонних картках ПАТ "Укртелеком" з 2003 року; низку митних декларацій щодо поставки на територію України пластиру "SANTAVIK" виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" з 2004 року тощо. Також було надано Сертифікат про оновлення реєстрації торгової марки №83049 "SANTAVIK", виданий Інститутом патентів Туреччини, згідно якого власником торгової марки є Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті, вперше ця торгова марка була зареєстрована компанією у 1984 році та її реєстрація продовжена терміном на 10 років з 25 жовтня 2004 року (т.1 а.с.132).

За результатами розгляду поданої заявки Державною службою інтелектуальної власності України затверджено висновок ДП "Укрпатент" про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Висновок, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України за № 33622 від 3 вересня 2014 року, набув статусу рішення про реєстрацію знака та направлений заявнику. Відповідно до вказаного рішення, словесне позначення "SANTAVIK" для товарів 05 класу, а саме "пластирі, перев'язувальні матеріали" є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншому виробнику). В обґрунтування цього наведено те, що "Пластирі медичного призначення з оригінальною назвою "САНТАВІК/SANTAVIK" поширює на територію України з 2003 року турецька компанія Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti. Компанія здійснює свою діяльність з використанням знаку, схожого з заявленим позначенням. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з товарами, які виготовляються турецькою компанією". Підставою для такого висновку зазначено розділ II ст. 6 п.2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N3689-XII (далі - Закон №3689-ХІІ (3689-12) ) та п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 (далі - Правила №116).

Суди визнали вказане рішення ДСІВ правомірним, мотивуючи свої рішення тим, що турецька компанія поширює пластирі медичного призначення з оригінальною назвою "САНТАВІК/SANTAVIK" на території України з 2003 року і відома українському споживачу. Більше того, такі пластири поставлялись в адресу "Вітапласт Компані", яка в подальшому продала свої немайнові права на марку "САНТАВИК" ПП "Едель". Права вітчизняних та іноземних виробників, які бажають отримати права на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, регулюються Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року (далі - Паризька конвенція). Згідно положень даної Конвенції, країни, в яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової власності. Відповідно, особи кожної країни Союзу наділені тими ж самими правами, які надаються в даний час на території іншої країни на рівні з її громадянами. З цих підстав суди дійшли висновку, що реєстрація товарного знака "SANTAVIK" (латиницею) за заявкою ПП "Едель" може ввести споживачів в оману щодо виробника товару, тобто "SANTAVIK" (латиницею) є оманливим позначенням.

Не погодившись з рішеннями судів попередніх інстанцій, ПП "Едель" подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду і ухвалити нове судове рішення про задоволення позову.

Касаційна скарга обґрунтована тим, що в постанові Львівського апеляційного господарського суду від 26 липня 2012 року та постанові Вищого господарського суду України від 16 жовтня 2012 року у справі №5015/561/12 зазначено зокрема про те, що докази використання турецькою компанією (третьою особою у цій справі) на території України з 2003 року позначення "САНТАВІК" ("SANTAVIK") не можуть вважатися належними. Також вказує, що саме третя особа при маркуванні своєї продукції використовує позначення "САНТАВІК", яке зареєстроване ПП "Едель". Скаржник зазначає, що не заперечує, що третя особа виробляє пластирі під торговою маркою "SANTAVIK" в країні походження, тобто у Туреччині. Однак ця компанія не має жодного пріоритету на використання на митній території України цієї торгової марки, оскільки не має жодних майнових прав інтелектуальної власності на даний товарний знак на території України і до ДСІВ з заявкою про реєстрацію такого знака не зверталось. На думку заявника, сертифікат на торгову марку "SANTAVIK" обмежується територією Туреччини і не діє на території України. Крім того, Паризька конвенція охороняє об'єкти, зокрема товарні знаки, а не першість їх використання.

У запереченнях на касаційну скаргу ДСІВ, посилаючись на правильність висновків судів попередніх інстанцій, просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а судові рішення без змін.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та заперечень на неї, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права і дотримання ними норм процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Вирішуючи спір, суди правильно виходили з того, що спірні правовідносини врегульовані Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-XII (3689-12) , Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 та Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року.

Відповідно до визначень термінів, які вживаються у Законі N 3689-XII (3689-12) , наведених у статті 1 цього Закону, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 5 Закону N 3689-XII передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (317-19) та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтею 6 Закону N 3689-XII, однією з яких є те, що позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил №116 (які розроблені відповідно до Закону N3689-XI і визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно положень Паризької конвенції, країни, в яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової власності. Відповідно, особи кожної країни Союзу наділені тими ж самими правами, які надаються в даний час на території іншої країни на рівні з її громадянами. Відповідно до статті 2 Паризької конвенції відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам. Проте ніякі умови про місце проживання чи наявність підприємства у країні, де витребовується охорона, не можуть бути поставлені громадянам країн Союзу у вигляді передумови для користування будь-яким з прав промислової власності. Безумовно, зберігаються положення законодавства кожної з країн Союзу, що відносяться до судової та адміністративної процедури та до компетенції судових і адміністративних органів, а також до вибору місцепроживання або до призначення повіреного, дотримання яких вимагається на підставі законів про промислову власність.

В даному випадку, як встановлено судами, знак "SANTAVIK" (латиницею) використовується турецькою компанією Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti для поширення пластирів медичного призначення (виробництво Туреччина) на території України, який зареєстрований належним чином у країні походження - Туреччині, що не заперечується і позивачем.

При цьому, згідно досліджених судами матеріалів справи, пластир "САНТАВІК/SANTAVIK" виробництва Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti рекламувався на таксофонних картках ПАТ "Укртелеком" з 2003 року, згідно низки митних декларацій пластир "SANTAVIK" виробництва Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti поставлявся на територію України з 2004 року, отже така назва відома споживачам в Україні як продукція третьої особи. За таких обставин доводи позивача, що турецька компанія не має жодного пріоритету на використання на митній території України цієї торгової марки, оскільки не має жодних майнових прав інтелектуальної власності на даний товарний знак на території України і до ДСІВ з заявкою про реєстрацію такого знака не зверталось. На думку заявника, сертифікат на торгову марку "SANTAVIK" обмежується територією Туреччини і не діє на території України, є безпідставними.

Слід зазначити, що підставою для відмови у наданні правової охорони знаку "SANTAVIK" (латиницею), заявленого ПП "Едель" є те, що таке позначення є оманливим щодо товару (належність його іншому виробнику), а не наявність майнових прав (свідоцтва) на нього на території України у Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti, що спростовує доводи позивача в цій частині.

Законом №3689-ХІІ (3689-12) закріплено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Тобто, ця підстава для відмови є окремою і такою, що направлена на попередження використання різними компаніями однакових позначень, оскільки це створює можливість оманливого сприймання споживачами товарів, виробники яких є різними.

Враховуючи, що знак "SANTAVIK" (латиницею) на законних підставах використовується турецькою компанією Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti, зокрема для поширення пластирів медичного призначення (виробництво Туреччина) на території України з 2003 року, і заявлений ПП "Едель" до реєстрації знак "SANTAVIK" (латиницею) для товарів 05 класу, а саме "пластирі, перев'язувальні матеріали" є тотожними, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позову, оскільки ДСІВ дійшло правильного висновку про неможливість надання такому позначенню правової охорони на підставі частини другої статті 6 Закону №3689-ХІІ та пункту 4.3.1.9 Правил №116.

Відповідно до частини першої статті 350 КАС суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.