1. Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" (далі - ПАТ "Завод "Південкабель") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про:

визнання недійсними патентів України від 12.09.2016 № 109921, 109922 на корисні моделі "Кабель волоконно-оптичний", власником яких є Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель" (далі - ПАТ "Одескабель").

2. Позивач зазначає, що корисні моделі, які охороняються патентами України від 12.09.2016 № 109921, 109922, не відповідають такій визначеній частиною другою статті 9 Закону України 15.12.1993 № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (далі - Закон № 3687-XII (3687-12) ) умові патентоздатності як новизна. Наявність цих патентів порушує права позивача як провідного виробника кабельної продукції в Україні.

Стислий виклад судових рішень

3. Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.05.2019 (суддя Мандриченко О.В.) у задоволенні позову відмовлено.

4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.07.2019 (колегія суддів: Грек Б.М., Ткаченко Б.О., Отрюх Б.В.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Стислий виклад вимог касаційної скарги

5. ПАТ "Завод "Південкабель" просить рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції скасувати та направити справу на новий розгляд.

Аргументи учасників справи

Аргументи позивача, зазначені в касаційній скарзі

6. Позивач зазначає, що суди першої та апеляційної інстанції порушили норми матеріального та процесуального права.

7. Рішення зі справи, ухвалені з порушенням вимог статей 236, 238 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК (1798-12) України). Так суди не надали оцінки аргументам позивача про те, що зареєстровані ПАТ "Одескабель" корисні моделі не відповідають одній з умов патентоздатності - новизні. Зокрема, суди не дослідили долученого позивачем до справи висновку експертизи, який підтверджує аргументи позивача щодо порушення його прав. Суди не вказали мотивів відхилення цього доказу та залишили поза увагою, що відповідно до статті 33 Закону № 3687-XII будь-яка особа з метою визнання в судовому порядку деклараційного патенту недійсним може замовити експертизу на предмет його патентоздатності.

8. Попередні судові інстанції всупереч положенням статей 98- 99, 101 ГПК України зазначили, що долучений позивачем до справи висновок експертизи в галузі інтелектуальної власності не обов`язково враховувати, оскільки його складено внаслідок проведення експертизи, яка судом не призначалась.

9. Висновки суду першої та апеляційної інстанції про те, що патенти України від 12.09.2016 № 109921, 109922 не порушують прав та/або законних інтересів позивача суперечать змісту Закону № 3687-XII (3687-12) , зокрема статті 33 цього Закону та зроблені без урахування фактичних обставин справи.

10. У зв`язку з чим позивач наголошує, що відповідно до змісту позовної заяви ПАТ "Одескабель" є його конкурентом на ринку виробництва волоконнно-оптичних кабелів. Наявність у ПАТ "Одескабель" непатентноздатних патентів, які охороняють корисні моделі, формули яких містить не нові (загальновідомі) технічні рішення, перешкоджатимуть позивачу проектувати та виготовляти волоконно-оптичні кабелі, можуть бути підставою для визнання продукції позивача контрафактною, а також "порушують права конкурентноздатності на ринку", публічний порядок, принципи моралі та справедливості, вводять в оману виробників та учасників ринку кабельної продукції щодо виробника продукції.

Аргументи ПАТ "Одескабель", зазначені у відзиві на касаційну скаргу

11. ПАТ "Одескабель" вважає оскаржувані судові рішення законними та обґрунтованими.

12. Позивач не надав судам першої та апеляційної інстанцій жодних доказів того, що він та ПАТ "Одескабель" конкурують на ринку волоконно-оптичних кабелів. ПАТ "Одескабель" використовує запатентовані корисні моделі у власному виробництві, тому не порушує права позивача. Зокрема, не порушує прав позивача щодо імпорту або експорту волоконно-оптичних кабелів. Оспорювані позивачем патенти не включені до Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності.

13. Якщо суд не встановив обставин, які свідчать про порушення права позивача, це є самостійною підставою для відмови в задоволенні позову. Такий правовий висновок відображено в постанові Верховного Суду від 25.03.2019 у справі № 910/13908/17 та в рішенні ЄСПЛ від 23.06.1981 у справі Le Compte, Van Leuven And De Meyere v Belgium.

14. Позивач у заявах до суду не спростував твердження ПАТ "Одескабель" про відсутність у справі доказів порушення прав або охоронюваних законом інтересів позивача, що свідчить про необґрунтованість його правової позиції у спорі зі справи.

15. У касаційній скарзі позивач безпідставно стверджує, що суди не врахували положення статті 33 Закону № 3687-XII щодо поданого позивачем висновку експерта. Експертиза, передбачена частиною другою цієї статті, проводиться Установою, проте експертиза, висновок якої позивач долучив до справи, Установою не проводилась.

Аргументи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зазначені у відзиві на касаційну скаргу.

16. Міністерство зазначає, що позивач не обґрунтував як саме спірні патенти порушують його права та не довів, що Міністерство, видаючи ці патенти, порушило встановлену законом процедуру. Отже, підстав для задоволення касаційної скарги немає.

Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

17. ПАТ "Південкабель" є власником патенту України від 10.02.2015 № 96612 на корисну модель "Волоконно-оптичний кабель", виданого за результатами експертизи заявки від 04.09.2014 № u201409673.

18. ПАТ "Одескабель" є власником:

патенту від 12.09.2016 України № 109921 на корисну модель "Кабель волоконно-оптичний", виданого за результатами експертизи заявки від 11.05.2016 № u 201605137;

патенту України від 12.09.2016 № 109922 на корисну модель "Кабель волоконно-оптичний", виданого за результатами експертизи заявки від 11.05.2016 № u 201605138.

19. Позивач стверджує, що відповідно до статті 7 Закону № 3687-XII зазначені корисні моделі, які охороняються належними відповідачу патентами, не відповідають умовам патентоздатності, оскільки вони не є новими. Отже, наявні підстави для визнання цих патентів недійсними.

20. Позивач на користь свої аргументів надав суду висновок експертів від 15.01.2019 № G-011-CIB/18 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності. Згідно з цим висновком корисні моделі, що охороняються патентами України № 109921, 109922, не відповідають умові патентоздатності "новизна".

21. Суд апеляційної інстанції додатково зазначив, що позивач у позовній заяві та в межах розгляду справи по суті жодним чином не обґрунтував, як саме патенти України № 109921, 109922 порушують його права. Зокрема, не вказав, у чому полягає порушення прав, що виникають на підставі патенту від 12.09.2016 України № 109921 (долученого до позовної заяви).

22. Суд апеляційної інстанції, відхиляючи аргументи позивача щодо ненадання судом першої інстанції складеного Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" висновку науково-правової експертизи, зазначив, що цей документ не є висновком судової експертизи, тому його не обов`язково брати до уваги, здійснюючи оцінку доказів у справі.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (3687-12) ( Закон № 3687-XII (3687-12) )

23. Частини друга та третя статті 7

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

24. Пункт "а" частини першої статті 33

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

25. Частина друга статті 33

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

Господарський процесуальний кодекс України (1798-12) від 06.11.1991 № 1798-XII у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VII

26. Частина друга статті 4

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

28. Частина перша статті 74

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

29. Частина перша статті 86

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

30. Частина третя статті 86 Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

31. Частина перша статті 99

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

32. Частина перша статті 300

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

33. Частина друга статті 300

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

34. Пункт 1 частини третьої статті 310

Підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

35. Відповідно до частини другої статті 33 Закону № 3687-ХІІ, на яку посилається позивач у касаційній скарзі, з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

36. Висновки такої експертизи мають попередній характер.

37. Визнання патента недійсним у судовому порядку вимагає дотримання вимог процесуального закону.

38. Статтею 4 ГПК України передбачено, що вказані в ній особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів.

39. Отже, позивач, звернувшись до господарського суду з позовом про визнання недійсним патенту, зобов`язаний зазначити в чому полягає порушення його прав та законних інтересів, а суди дослідити аргументи позивача та надати їм оцінку.

40. Патент визнається недійсним з підстав, визначених частиною першою статті 33 Закону № 3687-ХІІ.

41. Зміст цієї норми та Закону № 3687-ХІІ (3687-12) в цілому свідчить, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним не обов`язково має бути власником іншого патента (на винахід, корисну модель) та протиставляти власний патент патенту відповідача.

42. В оскаржуваних судових рішеннях зазначено, що: позивач у позовній заяві та під час розгляду справи по суті жодним чином не обґрунтував, як саме оспорювані патенти ПАТ "Одескабель" порушують його права, зокрема, як власника відповідного патенту (патенту України від 10.02.2015 № 96612); позивач документально не підтвердив, що він є власником патенту, - тому порушень прав позивача, щодо захисту яких він звернувся з позовом, не встановлено.

43. Відповідно до частини першої статті 209 ГПК України суд з`ясовує обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та досліджує в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовані.

44. Згідно з частиною четвертою статті 238 ГПК України в мотивувальній частині судового рішення, зокрема, зазначаються: фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини; мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.

45. В оскаржуваних судових рішеннях не відображено, що суди належним чином з`ясовували відповідні обставини. Зокрема, суди не дослідили: чи вважає позивач, позовну заяву якого суд прийняв до розгляду, що патенти України № 109921, 109922, власником яких є ПАТ "Одескабель", порушують його права, що охороняються патентом України № 96612 на корисну модель "Волоконно-оптичний кабель"; та/або він вважає, що наявність у ПАТ "Одескабель" патентів України № 109921, 109922 порушують його права з інших зазначених у позовній заяві підстав, і яких саме.

46. Зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що він є провідним виробником кабельної продукції в Україні, але в мотивувальній частині рішень цьому аргументу оцінки не надано.

47. У касаційній скарзі позивач стверджує про наявність у позовній заяві доводів відповідно до яких патенти України № 109921, 109922 перешкоджають йому проектувати та виготовляти волоконно-оптичні кабелі. Суди таких доводів не досліджували та не надавали їм оцінки.

48. Касаційний господарський суд зауважує, що позивач у касаційній скарзі помилково посилається на те, що підставою для визнання недійсними відповідних патентів є порушення "конкурентноздатності на ринку" та введення в оману виробників та учасників ринку кабельної продукції, оскільки ці питання розглядаються в порядку, визначеному законодавством про захист економічної конкуренції. Проте, зазначені обставини можуть свідчити про порушення прав позивача спірними патентами та підлягали дослідженню судами.

49. У оскаржуваних судових рішеннях зазначено, що позивач долучив до позовної заяви висновок комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.01.2019 № G-011-CIB/18 на доказ того, що корисні моделі, які охороняються патентами України № 109921, 109922, не відповідають умові патентоздатності - "новизна".

50. Суди всупереч положенням статей 73, 86 ГПК України необґрунтовано вважали, що цей висновок не обов`язково брати до уваги, здійснюючи оцінку доказів у справі.

Відповідно до частини першої статті 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Згідно з частиною другою статті 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

51. З огляду на зазначені обставини попередні судові інстанції дійшли передчасного висновку про те, що права позивача у спорі зі справи не порушені.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

52. Касаційний господарський суд вважає висновки, покладені в основу оскаржуваних судових рішень, передчасними та такими, що не ґрунтуються на належному дослідженні всіх зібраних у справі доказів, тому рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів необхідно скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судові витрати

53. З огляду на положення частини 14 статті 129 ГПК України Касаційний господарський суд не здійснює розподіл судових витрат, оскільки під час касаційного перегляду не змінює ухвалених у справі судових рішень та не ухвалює нового рішення.

Касаційний господарський суд, керуючись статтями 300, 301, 310 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) ,

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.05.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.07.2019 зі справи № 910/1885/19 скасувати.

Суддя		І. Бенедисюк
Суддя		І. Булгакова
Суддя		Т. Малашенкова