ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року

м. Київ

Справа № 910/7661/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

представників учасників справи:

позивача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - Фірма) - Мамуні О.С. - адвокат (свідоцтво від 28.04.2005 № 2816/10),

відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Компанія) - Панасенка О.О. - адвокат (посвідчення від 24.10.2018 № 002275),

відповідача-2 - Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) - не з'яв.,

відповідача-3 - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (далі - Група) - не з'яв.,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Центр) - Цвєтінського С.С. - адвокат (посвідчення від 16.04.2015 № КВ5605),

розглянув касаційну скаргу Фірми

на рішення господарського суду міста Києва від 25.07.2018

(суддя Зеленіна Н.І.) та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018

(головуючий - суддя Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М. і Отрюх Б.В.)

у справі № 910/7661/17

за позовом Фірми

до: Компанії;

Міністерства;

Групи

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Центр.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про:

- визнання недійсним та скасування наказу Міністерства від 05.01.2017 № 7 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 7) у частині реєстрації лікарського засобу (далі - ЛЗ) "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до Наказу № 7;

- зобов'язання Міністерства виключити ЛЗ, реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України (далі - Державний реєстр) шляхом видання наказу;

- заборону Компанії використовувати позначення "Цитрамон", схоже із знаком для товарів і послуг (далі - ЗТП) за свідоцтвом України від 10.09.2012 № 161029 (далі - Свідоцтво № 161029) стосовно товарів 5 класу МКТП;

- зобов'язання Компанії усунути позначення "Цитрамон" з лікарських засобів власного виробництва.

У подальшому позивач змінив предмет позову й просив суд:

- визнати недійсним Наказ у частині реєстрації ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного у додатку № 1 до Наказу № 7;

- зобов'язати Міністерство виключити ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру;

- заборонити Компанії застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язати Компанію усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва;

- визнати недійсними реєстраційне посвідчення UА/15717/01/01 на ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та UA/15718/01/01 на ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

2. Позов обґрунтовано тим, що Компанія використовує у власній господарській діяльності позначення "Цитрамон", захищене Свідоцтвом № 161029.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 25.07.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018: позов задоволено частково; заборонено Компанії "Здоров'я" застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон"; зобов'язано Компанію усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено; з Компанії стягнуто на користь Фірми 3 200 грн. судового збору.

4. Рішення і постанову мотивовано обґрунтованістю позовних вимог у задоволеній їх частині, а щодо відмови в задоволенні іншої частини - недоведеністю цієї частини вимог та невідповідністю її наявним у справі матеріалам.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Фірма, зазначаючи про неправильне застосування апеляційною інстанцією норм матеріального права та порушення нею норм процесуального права, просить скасувати оскаржувану постанову апеляційного господарського суду й ухвалити нове рішення, яким: задовольнити позов повністю; визнати недійсним Наказ № 7 у частині реєстрації ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до Наказу № 7; зобов'язати Міністерство виключити ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01, UA/15718/01/01, з Державного реєстру шляхом видання наказу; заборонити Компанії застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон"; зобов'язати Компанію усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва; визнати недійсними реєстраційне посвідчення UА/15717/01/01 на ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01 на ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Суд апеляційної інстанції:

- неправильно розтлумачив законодавство щодо порушення прав власника свідоцтва на ЗТП;

- неправильно розтлумачив також норму статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон);

- порушив норму процесуального права (статтю 5 Господарського процесуального кодексу України; далі - ГПК України (1798-12) ), не застосувавши ефективні способи захисту прав позивача.

Доводи інших учасників справи

7. Компанія у відзиві на касаційну скаргу зазначає, що рішення господарського суду міста Києва від 25.07.2018 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 прийняті з повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а тому дані рішення є законними і обґрунтованими, тому просить у задоволення касаційної скарги відмовити, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

У відзиві на касаційну скаргу Міністерство: зазначає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи допущені порушення норм матеріального чи процесуального права, вважає, що суди всебічно, повно та об'єктивно розглянули справу, правильно встановили обставини справи, поданим доказам надали правильну правову оцінку і прийшли до обґрунтованого висновку про задоволення позову частково; просить рішення господарського суду міста Києва від 25.07.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

8. Фірма є власником комбінованого ЗТП "Цитрамон" за Свідоцтвом №161029 (дата подання заявки - 14.10.2011), зареєстрованим для товарів 5 класу МКТП, і виробником ЛЗ під назвою "Цитрамон-Дарниця" згідно з реєстраційними посвідченнями на ЛЗ № UА/6550/01/01.

Цей препарат маркується комбінованим знаком "Цитрамон-Дарниця", що включає в себе знак "Цитрамон" за Свідоцтвом №161029.

9. Водночас Група є власником комбінованого ЗТП "Цитрамон-Здоров'я" за свідоцтвом України від 25.04.2017 № 225918 (далі - Свідоцтво № 225918); дата подання заявки - 17.10.2016.

Свідоцтво № 225918 є чинним.

10. Відповідно до Наказу № 7 зареєстровано та внесено до Державного реєстру ЛЗ (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1).

Відповідно до додатку 1 до Наказу № 7 зареєстровані на 5 років ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) за реєстраційним посвідченням № UА/15717/01/01 та ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах) за реєстраційним посвідченням № UA/15718/01/01.

11. Компанія здійснює виробництво лікарських засобів під назвою "Цитрамон-Здоров'я" за реєстраційними посвідченнями на ЛЗ № UА/15717/01/01 (таблетки № 10 (10x1) у блістерах та № UA/15718/01/01 (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

12. Лікарські засоби маркуються Компанією комбінованим знаком "Цитрамон-Здоров'я" за Свідоцтвом № 225918 на підставі укладеного Компанією (ліцензіат) і Групою (ліцензіар) ліцензійного договору від 01.05.2008 №4 (далі - Договір №4), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору за винагороду виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з додатковою угодою від 12.05.2017 №108 до Договору №4 перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, доповнено ЗТП "Цитрамон-Здоров'я" (комбінований), Свідоцтво № 225918.

13. За доводами Фірми, на упаковках лікарських засобів "Цитрамон-Здоров'я" виробництва Компанії використано позначення "Цитрамон" у комбінації білого та зеленого кольорів, яке схоже до ступеню сплутування із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, власником якого є Фірма, і остання не надавала Компанії право використання ЗТП "Цитрамон".

14. Висновком судової експертизи від 24.04.2018 №009-СІВ/17 встановлено схожість позначення "Цитрамон-Здоров'я" до ступеню сплутування із знаком "Цитрамон" за Свідоцтвом № 161029, належний позивачу (Фірмі).

15. Як вбачається з матеріалів справи, Компанія використовує позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, як на зовнішній упаковці, так і на внутрішньому пакуванні ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я", яке схоже із ЗТП за Свідоцтвом № 161029, належним Фірмі, настільки, що їх можна сплутати.

Таке ж використання здійснюється Компанією у діловій документації, мережі Інтернет, пропонуванні до продажу і рекламуванні ЛЗ "Цитрамон-Здоров'я".

У матеріалах справи відсутні докази використання Компанією знака "Цитрамон", належного Фірмі, в іншій формі.

16. У провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/15741/17 за позовом Фірми до Міністерства і Групи про визнання недійсним повністю Свідоцтва № 225918 на ЗТП. Предметом спору в цій справі є невідповідність зареєстрованого за Свідоцтвом № 225918 ЗТП "Цитрамон-Здоров'я" умовам надання правової охорони, передбаченим абзацом другим частини третьої статті 6 Закону, оскільки знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Фірми ЗТП "Цитрамон" за Свідоцтвом № 161029.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

17. Цивільний кодекс України (435-15) :

частини перша і третя статті 418:

- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом; право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом;

стаття 420:

- до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

стаття 424:

- майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Статтею 21 названого Кодексу передбачено також визнання судом незаконним правового акта органу державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Закон:

частини друга і четверта статті 5:

- об'єктом ЗТП може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, СЛОВА;

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням ЗТП та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом;

стаття 16:

- права, що випливають із свідоцтва України на ЗТП, діють від дати подання заявки, і свідоцтво надає його власнику право як використовувати ЗТП, так і забороняти іншим особам використовувати ЗТП без його згоди, зокрема у разі, коли використане позначення схоже із зареєстрованим ЗТП стосовно наведених у свідоцтві України товарів і послуг та внаслідок такого використання ці позначення і ЗТП можна сплутати;

стаття 20:

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону;

- власник свідоцтва України на ЗТП може, зокрема, вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного ЗТП або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

18. Попередні судові інстанції, з'ясувавши факт порушення прав позивача (Фірми) як власника ЗТП за Свідоцтвом № 161029, дійшли, втім, висновку про наявність підстав для лише часткового задоволення позовних вимог. Проте з таким висновком погодитися не можна.

19. Так, залишаючи без задоволення позовну вимогу про визнання недійсним Наказу №7 (у частині, зазначеній у позові), суд, зокрема, апеляційної інстанції вказав, що Міністерство не є органом, який перевіряє та безпосередньо захищає права інтелектуальної власності особи саме на торговельну марку (ЗТП), і не може бути притягнуте до відповідальності за статтею 20 Закону. При цьому судом не враховано, що:

- саме Наказ №7 (в його оспорюваній частині) і згадані реєстраційні посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення ЛЗ у цивільний оборот, а, отже, і для порушення права інтелектуальної власності позивача зі справи;

- формальне дотримання Міністерством існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованого ЗТП забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на такий знак;

- визнання недійсним, у тому числі частково, акта державного органу (в даному разі Міністерства) не визначається законом як захід відповідальності, а є одним із передбачених законом способів захисту порушених прав та законних інтересів (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 Цивільного кодексу України).

20. Статтею 5 ГПК України передбачено захист господарським судом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів у спосіб, визначений, зокрема, законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини зі справи "Чагал проти Сполученого королівства" від 15.11.1996 названий Суд зазначив, що норма статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони вирішені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Як вказано у статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються іншим законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду; ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Натомість часткове, а не повне задоволення господарськими судами в даній справі позовних вимог, пов'язаних із забороною Компанії застосовувати позначення "Цитрамон" та зобов'язанням її усунути це позначення не забезпечує ефективного захисту прав і законних інтересів позивача.

Адже за такої редакції резолютивної частини рішення місцевого господарського суду, яке має місце в даній справі, навіть мінімально можлива зміна у використовуваному Компанією позначенні (наприклад, заміна одного з кольорів або будь-якого іншого з елементів цього позначення) означатиме, що дія даного судового рішення на відповідне позначення вже не поширюється. У цьому й полягає неефективність зазначеного попередніми судовими інстанціями способу захисту прав та інтересів позивача.

21. Розгляд господарським судом міста Києва іншої справи № 910/15741/17 (пункт 16 даної постанови) жодним чином не був і не є підставою для відмови, в тому числі й часткової, у позові, заявленому в даній справі № 910/7661/17, зокрема тому, що предмет і підстави позовів та й обставини у цих двох справах є цілком відмінними одні від одних.

22. Таким чином, з достатньою повнотою встановивши обставини даної справи, попередні судові інстанції здійснили невірну правову оцінку цих обставин, припустившись неправильного застосування (тлумачення) норм матеріального права, в тому числі статей 16, 21, 424 Цивільного кодексу України, статей 5, 16, 20 Закону, статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, а також порушення статті 5 ГПК України, що відповідно до статті 311 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень та ухвалення нового судового рішення про задоволення позову і, відповідно, задоволення касаційної скарги.

23. З наведених підстав Касаційний господарський суд не погоджується й з доводами, викладеними Компанією та Міністерством у відзивах на касаційну скаргу.

24. Клопотання про розподіл судових витрат зі справи учасниками останньої в суді касаційної інстанції не заявлялося.

Керуючись статтями 300, 308, 311, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 25.07.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 зі справи № 910/7661/17 скасувати.

3. Позов задовольнити.

3.1. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7;

3.2. Визнати недійсними реєстраційне посвідчення UА/15717/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах);

3.3. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України у визначеному законом порядку виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України;

3.4. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

3.5. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва.

4. Видачу належних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов