розглянувши в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2018 (колегія суддів: Сотніков С.В. (головуючий), судді Остапенко О.М. і Верховець А.А.)

у справі № 910/8933/17

за позовом публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - Завод)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-право" (далі - Товариство),

товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Компанія),

Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба),

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство)

про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Завод звернувся до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) про:

- визнання знаків для товарів і послуг "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): "лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань" на ім'я Заводу та зобов'язання Міністерства здійснити відповідну публікацію про це у своєму офіційному бюлетені;

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208963, власником якого є Товариство, та зобов'язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи абзацу п'ятого пункту 2, абзацу третього пункту 3 статті 6, статей 19, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності мотивована тим, що: знаки "КОРВІТИН" і "КОРВИТИН", що належать позивачеві, відповідають критеріям добре відомої торговельної марки та мають бути визнані добре відомими; з урахуванням доброї відомості названих знаків "КОРВІТИН" і "КОРВИТИН", зареєстровані за свідоцтвом України № 208963 комбіновані знаки "КОРВІТИН ПЛЮС" та "КОРВИТИН ПЛЮС" (торговельні марки), власником яких є Товариство, не відповідають умовам надання правової охорони.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та ухвали суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 21.02.2018 у задоволенні даного позову відмовлено повністю.

4. Не погоджуючись з рішенням місцевого суду, Завод оскаржив його до Київського апеляційного господарського суду.

5. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2018: призначено у справі повторну судову експертизу; проведення експертизи доручено експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України (далі - Підприємство); перед експертами поставлені питання, перелік яких наведено в тексті оскаржуваної ухвали; апеляційне провадження у справі № 910/8933/17 зупинено.

6. Ухвалу апеляційного суду мотивовано тим, що у висновку експерта за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.11.2017 № 187/17 (далі - Висновок) фактичні дані встановлені не в повному обсязі, що викликає сумніви в правильності проведеного експертного дослідження.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

7. Завод, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, подав касаційну скаргу, в якій просить суд касаційної інстанції ухвалу апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу направити для продовження розгляду до апеляційного суду.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

8. У матеріалах справи не міститься жодного доказу, який викликав би сумніви в правильності висновку експерта, а сам Висновок є обґрунтованим і не суперечить іншим матеріалам справи, зокрема, елементи торговельної марки за свідоцтвом України № 208963 "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я" та "ЗТ Фармацевтическая компания Здоровье", що розташовані у верхньому правому куті торговельної марки досліджені судовим експертом, про що зазначено на 7-8 аркушах Висновку.

9. Судом апеляційної інстанції повторно на розгляд судової експертизи поставлені правові питання 4.7 та 4.8, що є порушенням норм процесуального права.

10. Призначення проведення судової експертизи Підприємством без визначення конкретних судових експертів є порушенням норм Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , що може призвести до визнання висновку неналежним доказом у справі.

11. Призначення повторної судової експертизи у справі є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору та вже призводить до затягування розгляду справи по суті.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

12. Закон України "Про судову експертизу" (4038-12) :

- судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом;

- до державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України;

- виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Господарський процесуальний кодекс України (1798-12) (далі - ГПК України (1798-12) ):

частини перша - четверта статті 98:

- висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством;

- предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права;

- висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи;

- висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи;

частини перша та третя статті 99:

- суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів;

- при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза);

частина перша статті 100:

- про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи;

частина друга статті 103:

- у разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність;

- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

частина друга статті 107:

- за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам;

пункт 2 частини першої статті 228:

- суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, призначення судом експертизи;

пункт 6 частини першої статті 229:

- провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи;

частина третя статті 304:

касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції;

пункт 1 частини першої статті 308:

суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;

- суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права;

- не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків апеляційної інстанцій

13. Суд апеляційної інстанції, розглянувши матеріали справи, зазначив, що:

- ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі була призначена судова експертиза, за результатами якої складено Висновок;

- на вирішення експерта 24.07.2017 поставлені, окрім інших, такі питання:

"3.7. Чи є позначення "КОРВИТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?";

"3.8. Чи є позначення "КОРВІТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?";

- судовий експерт не надав відповіді на ці питання з посиланням на те, що такі питання є питаннями права, а отже, не відносяться до компетенції судового експерта, оскільки фактори добре відомості знаків встановлюються на підставі обставин та юридичних фактів;

- поза увагою судового експерта залишились елементи "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я" та "ЗТ Фармацевтическая компания Здоровье", що розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963, які є логотипом Компанії та зареєстровані в якості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 11881, № 22235, та № 22800.

14. Відповідно до частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання в сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

15. Згідно з частиною другою статті 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

16. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 228 і пункту 6 частини першої статті 229 ГПК України у випадку призначення експертизи суд може зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

17. Отже, зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

18. Судом апеляційної інстанції з достатньою повнотою аргументовано підстави призначення у справі повторної судової експертизи, зокрема: зареєстроване спірне позначення в якості знака для товарів і послуг містить логотип відповідного виробника фармацевтичних препаратів; позначення вказує на виробника лікарського препарату, що суттєво впливає на розрізняльну здатність такого позначення; у мотивувальній частині Висновку зазначено, що домінуюче положення в площині знака для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом України № 208963, займає елемент "Корвитин ПЛЮС/Корвітин ПЛЮС", тоді як Висновок судовим експертом зроблено без урахування логотипу виробника, який суттєво впливає на розрізняльну здатність позначення, а тому він (Висновок) є неповним, що унеможливлює встановлення дійсних обставин справи, з якими пов'язуються підстави для надання правової охорони знакам для товарів і послуг, та викликає сумніви в правильності проведеного експертного дослідження.

19. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

20. Експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об'єктивним дослідженням обставин та доказів. З огляду на викладене аргументи Заводу стосовно того, що призначення експертизи та, відповідно, зупинення провадження у справі обмежує право на розгляд справи у розумний строк, Касаційний господарський суд не приймає до уваги, оскільки призначення експертизи у даній справі спрямоване на встановлення обставин, які мають значення для вирішення даного спору, і не свідчить про затягування розгляду справи.

21. Посилання Заводу на те, що елементи торговельної марки за свідоцтвом України № 208963 "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я" та "ЗТ Фармацевтическая компания Здоровье", розташовані у верхньому правому куті торговельної марки, досліджені судовим експертом (7-8 арк. Висновку) не можуть братися до уваги, оскільки спростовуються фактичним змістом відповідного опису (про їх наявність зазначено, але будь-яка оцінка відсутня).

22. Водночас твердження скаржника про те, що призначення проведення судової експертизи Підприємством без визначення судом конкретних судових експертів є порушенням норм Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , заслуговують на увагу.

Проте, доручення апеляційним судом проведення експертизи не безпосередньо визначеним атестованим експертам, а судовим експертам Підприємства, хоча і є помилковим, але лише формально, тому як визначення експертів відбулося з боку керівника названої установи, вони попереджені судом про кримінальну відповідальність, а питання щодо відводів експертам може бути розглянуте у встановленому законом порядку.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

23. Звертаючись з касаційною скаргою, позивач не спростував наведені висновки апеляційного господарського суду та не довів неправильне застосування ним норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятого ним судового рішення.

24. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Заводу залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу апеляційного суду - без змін як таку, що відповідає вимогам норм матеріального та процесуального права.

Судові витрати

25. Понесені позивачем у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2018 зі справи № 910/8933/17 залишити без змін, а касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" - без задоволення.