- визнання дій ТОВ "Белларія", пов'язаних з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначень, що складаються із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, та/або позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", такими, що порушують права інтелектуальної власності ПАТ "Рошен" на знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 (далі - Рішення Палати) для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП): "торти", та/або ДП "Рошен" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами Україні №№ 70068, 11191 та 80829;

- заборону ТОВ "Белларія" здійснювати використання позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Палати для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні №№ 70068, 11191 та 80829, зокрема: нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ "Белларія" здійснювати використання позначень, що складаються із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Палати для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні №№ 70068, 11191 та 80829, зокрема: нанесення такого позначення на продукцію (товар); зберігання продукції із нанесеним позначенням; пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу; продаж, експорт (вивезення); застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов'язання ТОВ "Белларія" вилучити з цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складаються із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, та позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Палати для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні №№ 70068, 11191 та 80829;

- заборону ТОВ "Ашан Україна" здійснювати використання позначень, що складаються із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, та/або позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Палати для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні №№ 70068, 11191 та 80829, зокрема: зберігання продукції із нанесеним позначенням; пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу; продаж.

Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 494, 495, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України (435-15) ), статей 1, 5, абзацу п'ятого пункту 2 статті 6, статей 16, 19, 20, 25 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року; далі - Паризька конвенція), пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (z0276-95) , мотивовано тим, що спірне позначення ТОВ "Белларія": є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами України №№ 70068, 11191, 80829, власником яких є ДП "Рошен", і добре відомим знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", власником якого є ПАТ "Рошен"; може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП ("торти"), оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником - ДП "Рошен" і ПАТ "Рошен".

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.03.2018, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2018, позов задоволено повністю.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 426 ЦК України, статті 5, абзацу п'ятого пункту 2 статті 6, статей 16, 20, 25 Закону № 3689, статті 6 bis Паризької конвенції, пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.7, 4.3.2.8 Правил мотивовано неправомірністю використання ТОВ "Белларія" і ТОВ "Ашан Україна" знаків ДП "Рошен" і ПАТ "Рошен".

ТОВ "Белларія", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові. Так, згідно з доводами ТОВ "Белларія", викладеними у касаційній скарзі та письмових доповненнях до неї:

- судом першої інстанції було позбавлено відповідачів права запропонувати суду питання для експертизи;

- місцевий суд не послався на докази, якими встановлюється належність позивачам прав на знак для товарів і послуг у вигляді слів "Торт КИЇВСЬКИЙ" або одного лише слова "КИЇВСЬКИЙ", чи слова "Торт", які використовувались ТОВ "Белларія", або листків каштану;

- ТОВ "Белларія" не використовує словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ";

- ТОВ "Белларія" правомірно використовує слово "Київський" при позначенні товару власного виробництва (торт), походження якого географічно позначається як "Київський" (словесно та зображувально), знаходячись у Київській області (місто Вишгород), тоді як попередніми судовими інстанціями не встановлено та не перевірено, що слово "КИЇВСЬКИЙ" вказує на місце походження товару, як і тієї обставини, чи не є слово "КИЇВСЬКИЙ" видовою назвою товару;

- висновок експерта від 20.12.2017 № 234/7 не відповідає процесуальним вимогам (зокрема: не визначає, хто був присутній при проведенні експертизи; не є допустимим доказом через ненаправлення його копії скаржнику);

- попередніми судовими інстанціями не дано критичної оцінки помилковим посиланням експерта щодо дослідження ним основних (домінуючих) елементів знака за свідоцтвом України № 11191, оскільки за бібліографічними даними цього свідоцтва обсяг правової охорони надається всім словесним та цифровим позначенням, що входять до складу упаковки, крім назви "Київський торт";

- судами ані першої інстанції, ані апеляційної інстанції не було обґрунтовано підстави відхилення посилання ТОВ "Ашан Україна" на те, що саме ТОВ "Белларія" як виробник та постачальник продукції несе відповідальність за дотримання прав у сфері інтелектуальної власності;

- оскаржуване рішення місцевого суду у резолютивній частині містить формулювання "та/або", що фактично унеможливлює належне розуміння та виконання рішення;

- у пункті 6 резолютивної частині рішення місцевого суду не вказано, продукцію якого виробника забороняється використовувати ТОВ "Ашан Україна".

ДП "Рошен" і ПАТ "Рошен" подали відзив на касаційну скаргу, в якому зазначили про безпідставність її доводів та просили рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від ТОВ "Ашан Україна" відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ДП "Рошен", ПАТ "Рошен", ТОВ "Белларія", Касаційний господарський суд дійшов висновку щодо необхідності часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ДП "Рошен" є власником зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності, серед яких: знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" (словесне позначення) за свідоцтвом України № 70068 з пріоритетом від 29.03.2005, який користується правовою охороною для товару "торти" 30 класу МКТП; комбінований об'ємний тривимірний знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" (зовнішній вигляд коробки) за свідоцтвом України № 11191 з пріоритетом від 28.09.1994, який користується правовою охороною для товару "торти" 30 класу МКТП; комбінований знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" (вигляд коробки зверху) за свідоцтвом України № 80829 з пріоритетом від 07.06.2006, який користується правовою охороною для товару "торти" 30 класу МКТП;

- Рішенням Палати знак для товарів і послуг "Київський торт, зобр." було визнано добре відомим в Україні відносно ПАТ "Рошен" щодо товару "торти" 30 класу МКТП станом на 24.08.1991;

- позивачам стало відомо, що ТОВ "Белларія" здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу, а ТОВ "Ашан Україна" здійснюється продаж і пропонування до продажу тортів під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виробництва ТОВ "Белларія". Маркування упаковки тортів ТОВ "Белларія" позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виконано з використанням об'єктів права інтелектуальної власності ДП "Рошен" за свідоцтвами України № 70068, № 11191, № 80829 та добре відомого знака "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ, зобр." за Рішенням Палати щодо ПАТ "Рошен";

- на упаковці тортів під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виробником товару зазначено - ТОВ "Белларія", адреса: Україна, 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова 6-А; розповсюдження цього товару у магазині ТОВ "Ашан Україна" за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6 підтверджується фіскальним чеком від 31.05.2017 № 3000258226;

- відповідно до висновку експерта від 20.12.2017 № 234/17 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експерта):

так, комбіноване позначення, що включає словесний елемент "Торт Київський" та графічні елементи, виконані у вигляді листків каштану, розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "Белларія," є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 80829, № 11191 та добре відомою в Україні відносно ПАТ "Рошен" торговельною маркою "Київський торт";

так, комбіноване позначення, що включає словесний елемент "Київський" та графічні елементи, виконані у вигляді листків каштану, розміщене на упаковці для торту "Київський" виробництва ТОВ "Белларія", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 80829, 11191 та добре відомою в Україні відносно ПАТ "Рошен" торговельною маркою"Київський торт";

так, словесне позначення "Торт Київський", розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "Белларія", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за свідоцтвом України № 70068";

так, словесне позначення "Київський", розміщене на упаковці для торту "Київський" виробництва ТОВ "Белларія", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за свідоцтвом України № 70068;

так, комбіноване позначення, що включає словесний елемент "Торт Київський" та графічні елементи, виконані у вигляді листків каштану, розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "Белларія", є схожим зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 80829, 11191 та добре відомою в Україні торговельною маркою "Київський торт" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару;

так, комбіноване позначення, що включає словесний елемент "Київський" та графічні елементи, виконані у вигляді листків каштану, розміщене на упаковці для торту "Київський" виробництва ТОВ "Белларія", є схожим зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 80829, 11191 та добре відомою в Україні торговельною маркою "Київський торт" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару;

- товари з упаковкою та/або етикеткою, що містять спірне позначення та словесні позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" і "КИЇВСЬКИЙ", вже введені ТОВ "Белларія" у цивільний оборот та реалізуються в мережі магазинів ТОВ "Ашан Україна".

Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 4 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами пункту 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 статті 16 Закону № 3689 передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У свою чергу, пунктами 1, 4 статті 25 Закону № 3689 встановлено, що:

- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні;

- з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Разом з тим, якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

З огляду на наведене місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, навівши в судових рішеннях зі справи необхідне мотивування, встановивши те, що позначення "Торт Київський"/"Київський" та графічні елементи, виконані у вигляді листків каштану, які нанесені на упаковки тортів ТОВ "Белларія", є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 80829, 11191, 70068 ДП "Рошен" та визнаним добре відомим в Україні знаком "Київський торт, зобр." щодо ПАТ "Рошен", що підтверджується й Висновком експерта, - дійшли вірного висновку щодо неправомірного використання відповідачами торговельних марок, права на які належать позивачам, а тому в цілому правомірно задовольнили позовні вимоги у визначених ними межах.

Посилання ТОВ "Белларія" в касаційній скарзі на те, що місцевим судом не наведено доказів, якими встановлюється належність позивачам прав на знак для товарів і послуг (словесне позначення) "Торт "КИЇВСЬКИЙ" або "КИЇВСЬКИЙ", чи слова "Торт", які використовувались ТОВ "Белларія", або листки каштану, а також неналежність Висновку експерта, спростовуються змістом постанови апеляційного суду, де цим обставинам надана належна оцінка, з якою погоджується й суд касаційної інстанції.

Твердження скаржника про відсутність правової охорони у словесного позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" (за свідоцтвом України № 11191) не відповідають дійсності, оскільки відповідно до приписів пункту 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10.01.2002 № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352 (z0064-02) , поза правовою охороною залишаються всі словесні та цифрові позначення, що входять до складу упаковки, крім назви "Київський торт".

Посилання ТОВ "Белларія" на те, що ані судом першої інстанції, ані судом апеляційної інстанції не було обґрунтовано підстав відхилення пояснень ТОВ "Ашан Україна" стосовно того, що відповідальність за порушення має нести лише ТОВ "Белларія" як виробник та постачальник відповідної продукції не можуть братися до уваги, оскільки ТОВ "Ашан Україна" у розумінні приписів статті 16 Закону № 3689 безпосередньо вчинило дії, які кваліфікуються як порушення прав позивачів (зберігання для продажу відповідної маркованої продукції, пропонування її до продажу, продаж тощо).

Правомірність використання ТОВ "Белларія" позначення "Київський" у вигляді, який призводить до його сплутування з торговельними марками позивачів, спростовується обставинами, встановленими попередніми судовими інстанціями (щодо обсягу правової охорони знаків позивачів), та недоведеністю ним належності цього словесного позначення до категорії зазначень походження товару (простих чи кваліфікованих) або загальновживаних позначень певного виду.

Посилання скаржника на те, що застосування місцевим судом у резолютивній частині рішення зі справи числених формулювань "та/або" унеможливлює належне розуміння та виконання цього судового рішення, спростовуються фактичним змістом цього рішення суду, яке до того ж, за необхідності, може бути роз'яснене у встановленому законом порядку.

Крім того, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

За приписами частин першої та другої статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Згідно з частиною четвертою цієї ж статті Кодексу суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

Згідно з частинами першою-третьою статті 311 ГПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Водночас з огляду на те, що визнання згаданої поведінки ТОВ "Белларія" неправомірною є необхідною передумовою для застосування заходів судового примусу та не має характеру самостійної (окремої) позовної вимоги, спрямованої на захист та відновлення порушеного права, місцевий господарський суд помилково задовольнив відповідну позовну вимогу.

Також місцевий суд помилково (без попередньої ідентифікації всієї можливої спірної продукції, встановлення її місцезнаходження та обсягів, виробників та власників, без залучення останніх до участі в судовому розгляді даної справи) задовольнив у повному обсязі позовну вимогу щодо вилучення з цивільного обороту та знищення всіх упаковок та/або етикеток тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ".

При цьому, прийнявши рішення про заборону ТОВ "Ашан Україна" здійснювати зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж тортів, що містять спірні позначення, суд першої інстанції безпідставно не конкретизував, відносно якого виробника здійснено відповідну заборону.

Зазначені порушення залишилися й поза увагою суду апеляційної інстанції.

Отже, оскаржувані судові рішення зі справи в цих частинах підлягають зміні.

Разом з тим, у зв'язку з частковим задоволенням позовних вимог немайнового характеру судові витрати покладаються на ТОВ "Белларія".

Керуючись статтями 300, 308, 311, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Белларія" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 15.03.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2018 зі справи № 910/10771/17 змінити, виклавши пункти 1, 5 та 6 резолютивної частини названого рішення місцевого суду в такій редакції:

"1. Позов задовольнити частково."

"5. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Белларія" вилучити з торговельних закладів товариства з обмеженою відповідальністю "Ашан Україна Гіпермаркет" та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складаються із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, та позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 для товарів "торти" 30 класу МКТП та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та № 80829.

6. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Ашан Україна Гіпермаркет" здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів, виконаних у вигляді листків каштану, та/або позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" (щодо продукції виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Белларія"), які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 для товарів "торти" 30 класу МКТП та/або знаками для товарів і послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та № 80829, зокрема, шляхом зберігання продукції з нанесеним позначенням, пропонування продукції з нанесеним позначенням для продажу, продажу.