- зобов'язання Відповідача-1 не рекомендувати до державної реєстрації позначення за заявкою від 20.06.2014 № m201408511 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Відповідача-2 припинити використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Білий сорбент", схоже настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг (далі - ЗТП) "Белый уголь" стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Відповідача-2 вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням "Белый уголь" (Біле вугілля) та знищити упаковку біологічно активних добавок, марковану позначенням "Белый уголь" (Біле вугілля), схожим настільки, що їх можна сплутати зі ЗТП "Белый уголь" (Біле вугілля) за свідоцтвом України № 17403 (далі - Свідоцтво № 17403).

У подальшому предмет позову було змінено, і Позивач просив суд:

- зобов'язати Відповідача-1 не рекомендувати до державної реєстрації ЗТП за заявкою від 20.06.2014 № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язати Відповідача-2 припинити використання в процесі виробництва та реалізації продукції у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Білий сорбент", схоже настільки, що його можна сплутати з добре відомим ЗТП "Белый уголь" (Біле вугілля) стосовно товарів 05 класу МКТП, та вилучити з комерційного обігу відповідні товари 05 класу МКТП з незаконно використаним позначенням "Білий сорбент", а також його рекламні матеріали з посиланням на те, що це те саме, що й "Белый уголь" (Біле вугілля).

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.02.2016 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2016 (колегія суддів у складі: Остапенко О.М. - головуючий, Доманська М.Л. і Гарник Л.Л.): позов задоволено частково; Відповідача-2 зобов'язано припинити використання позначення "Білий сорбент" у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів 05 класу МКТП; вилучено з цивільного обороту товари - фармацевтичний препарат із зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення "Білий сорбент" та рекламні матеріали з посиланням на те, що препарат "Білий сорбент" - це те саме, що й "Белый уголь" (Біле вугілля); з Відповідача-2 стягнуто на користь Позивача 15 000 грн. витрат за проведення судової експертизи та 1 218 грн. судового збору; у решті позову відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Відповідач-2 просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи, сплату судового збору покласти на Позивача. Скаргу з посиланням на положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі - Закон), наказу Держпатенту України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (z0276-95) , Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України (1798-12) ) мотивовано прийняттям згаданих судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень і про посилання скаржника лише на обставини справи та докази в ній, та просить відповідні судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від Відповідача-1 відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

ОСОБА_7 видано свідоцтво України № 125884 на ЗТП "Белый уголь" (заявка від 27.10.2008), яке стало базовою реєстрацією для подання міжнародної заявки.

17.11.2008 ОСОБА_7 отримав міжнародну реєстрацію № 985877 торговельної марки (далі - ТМ) "Белый уголь" (очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації - 17.11.2018).

Позначення "Белый уголь" є словесним та складається з двох слів, написаних кирилицею, та перекладається українською мовою як "Біле вугілля".

Позивач за ліцензійним договором від 26.08.2010, укладеним з ОСОБА_7, отримав права на використання ЗТП "Біле вугілля". Отже, Позивач як ліцензіат отримав право захищати надані ліцензіаром права щодо ТМ "Белый уголь".

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 15.07.2011, затвердженим наказом названого Департаменту від 19.09.2011 № 864-Н, ТМ "Белый уголь" визнано добре відомою в Україні з 01.01.2011 для товарів 05 класу МКТП [ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)] відносно Позивача. Крім того, знак у різних варіантах та комбінаціях зареєстрований також за низкою інших свідоцтв (загалом за 19).

Так, Позивач отримав свідоцтво України № 154430 на ЗТП "Біле вугілля" для товарів 05 класу МКТП (заявка від 13.05.2011 № m2011 07459; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.04.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 7).

Позивач активно використовує належний йому ЗТП для маркування дієтичної добавки - ентеросорбента "Біле вугілля".

Позивач зазначає про з'ясування ним того, що:

- Відповідач-2 виготовляє аналогічний фармацевтичний препарат та здійснює нанесення позначення "Білий сорбент" (тотожне за змістом з назвою БАД "Біле вугілля") на його упаковку, що є використанням знака у розумінні пункту 4 статті 16 Закону;

- Відповідач-2 подав Відповідачу-1 заявку від 20.06.2014 № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, в якій просить зареєструвати знак для товарів 05 класу МКТП, в якому використовується словосполучення "Білий сорбент";

- Відповідач-2 вказує на упаковці, що "Білий сорбент" - це те саме, що й "Біле вугілля".

Позначення "Білий сорбент" використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ "Белый уголь" (Біле вугілля), а саме: дієтичних добавок (ентеросорбентів) - фармацевтичних препаратів.

БАД "Білий сорбент" і "Белый уголь" (Біле вугілля) не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме є ентеросорбентами, але й мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

У даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

За висновком судової експертизи:

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом "Білий сорбент" на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів Відповідача-2, є схожим зі ЗТП "Біле вугілля" за свідоцтвом України № 154430 настільки, що їх можна сплутати;

- словосполучення "біле вугілля ", вказане в анотації товару "Сорбофіт + Білий Сорбент" Відповідача-2, у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, не є іншою загальноприйнятою назвою діоксиду кремнію, але відноситься до контекстуального синоніму назви цієї сполуки;

- словосполучення "Білий Сорбент" є таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП "ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)" або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, властивості, призначення товару;

- позначення "Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр." (за заявкою від 20.06.2014 № m201408511), що використовується Відповідачем-2, є схожим зі ЗТП "Белый сорбент", що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2011, для товарів 05 класу МКТП "ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)" настільки, що їх можна сплутати;

- позначення "Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр." (за заявкою від 20.06.2014 № m201408511) не має розрізняльної здатності для позначення товарів 05 класів МКТП "ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)".

Відповідач-2 заперечував щодо прийняття висновку судової експертизи як доказу зі справи, але його заперечення відхилені судом. Зокрема, Відповідачем-2 не було подано документального підтвердження порушення судовим експертом норм чинного законодавства України.

Заперечення Відповідача-2 стосувалися також припинення ним використання в рекламній продукції позначення "Біле вугілля", зокрема ним подано копію договору від 13.04.2015 № 13/04/2015 на виготовлення нових рекламних матеріалів без цього позначення.

Разом з тим на момент звернення Позивача до суду Відповідач-2 використовував відповідне позначення, в тому числі й на рекламних матеріалах.

Матеріалами справи підтверджується, що Відповідач-2 без згоди Позивача використовує позначення "Білий сорбент", що схоже з добре відомою в Україні ТМ "Белый уголь" (Біле вугілля) стосовно зазначених у свідоцтві товарів, а саме 05 класу МКТП, та що внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Таке використання здійснюється у спосіб нанесення ЗТП на упаковки та етикетки БАД. Введення БАД "Білий сорбент" у цивільний оборот підтверджується й матеріалами справи та самим Відповідачем-2. Так, у матеріалах справи наявні фотографії товару - БАД "Білий сорбент" та фіскальний чек від 22.04.2015, що підтверджує придбання товару в аптеці м. Дніпропетровська.

Вимоги Позивача про зобов'язання Відповідача-1 не рекомендувати до державної реєстрації ЗТП за заявкою від 20.06.2014 № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП задоволенню не підлягають, оскільки:

- доручаючи закладу експертизи здійснювати експертизу відповідної заявки, Відповідач-1 діє у межах і у спосіб, визначений законодавством, та відповідно до наданих йому законом повноважень;

- порушення прав Позивача Відповідачем-1 на час розгляду даної справи фактично відсутнє;

- законодавство України не передбачає такого способу захисту порушеного права, як зобов'язання Відповідача-1 не рекомендувати ТМ до державної реєстрації.

За проведення судової експертизи Позивач сплатив 15 000 грн.

Судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано та зазначено таке.

Як одну з підстав скасування рішення місцевого господарського суду скаржник вказує необґрунтовану (на його думку) відмову в задоволенні його ж клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату в зв'язку з неповідомленням скаржника належним чином про час і місце розгляду справи судом 01.02.2016. Проте пов'язаних з цим порушень з боку місцевого господарського суду не вбачається.

Так, після надходження до суду першої інстанції висновку судової експертизи розгляд справи ухвалою названого суду від 25.12.2015 призначено на 18.01.2016.

18.01.2016 Відповідачем-2 подано клопотання про відкладення розгляду справи, який і відкладено судом на 01.02.2016. Відповідач-2 був обізнаний про судове засідання, призначене на 01.02.2016, оскільки Відповідачем-2 01.02.2016 (у день судового засідання) подано до канцелярії суду заперечення щодо висновку експерта та клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із станом здоров'я представника. Водночас жодного документального підтвердження неможливості явки представника в судове засідання Відповідач-2 не подав, так само як і неможливості заміни представника. До того ж у матеріалах справи є довіреність від 17.04.2015 строком на 1 рік на ім'я ОСОБА_9, яку уповноважено бути представником Відповідача-2, зокрема в державних і судових органах України.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається ЗТП, визначається зображенням знака, переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом.

Згідно зі статтею 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації знака, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

За іншими положеннями Закону (3689-12) :

- право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (пункт 4 статті 16);

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5 статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт 1 статті 20);

- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні (пункт 1 статті 25);

- з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (пункт 4 статті 25).

Частиною першою статті 1109 Цивільного кодексу України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

З огляду на наведені законодавчі приписи та встановивши факт використання Відповідачем-2 без згоди Позивача [як особи, що отримала за ліцензійним договором права на використання ЗТП "Белый уголь" (Біле вугілля)] власного позначення "Білий сорбент", що схоже з відповідним знаком настільки, що їх можна сплутати, а також з'ясувавши відсутність підстав для задоволення позовної вимоги стосовно зобов'язання Відповідача-1 не рекомендувати ТМ до державної реєстрації, дійшли висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову в даній справі.

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують. Власне, вони практично повністю пов'язані з незгодою скаржника з висновком проведеної у справі судової експертизи. Проте: по-перше, відповідні доводи Відповідача-2 вже оцінено й спростовано попередніми судовими інстанціями в оскаржуваних рішенні і постанові; по-друге, висновок судового експерта як доказ у справі не може бути предметом додаткової оцінки і перевірки судом касаційної інстанції - в силу припису частини другої статті 111-7 ГПК України, за яким касаційна інстанція не має права, зокрема, встановлювати обставини, вирішувати питання про достовірність доказу і додатково перевіряти докази.

Водночас скаржником не наведено обґрунтованих доводів щодо порушення попередніми судовими інстанціями визначених статтею 43 ГПК України правил оцінки доказів. Не може бути прийнято і його посилання на Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (z0276-95) (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72 (z0416-97) ): згідно з преамбулою цих Правил вони визначають вимоги до заявки на видачу свідоцтва України на ЗТП, встановлюють правила подання та процедуру розгляду відповідної заявки; відтак спірні правовідносини в даній справі, пов'язані з припиненням порушення прав інтелектуальної власності, взагалі не є предметом регулювання названого нормативно-правового акта.

Визначених процесуальним законодавством підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2016 зі справи № 910/6318/15-г залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Новація" - без задоволення.