Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Палій В.В і Селіваненко В.В.,

розглянувши касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Український бекон", с. Водяне Костянтинівського району Донецької області,

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2015

та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.02.2016

зі справи № 904/7061/14

за позовом приватного акціонерного товариства "Український бекон" (далі - ПАТ "Український бекон")

до товариства з обмеженою відповідальністю "Алан" (далі - ТОВ "Алан"), м. Дніпропетровськ,

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт" (далі - ПАТ "Миронівський хлібопродукт"), м. Миронівка Київської області,

про визнання дій недобросовісною конкуренцією та зобов'язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - не з'явився,

відповідача - Півкозак О.В.,

третьої особи - не з'явився,

ПАТ "Український бекон" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання дій ТОВ "Алан" з використання позначення "ОЛІВ'Є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією, а також просило зобов'язати відповідача припинити використання названого позначення при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2015 (суддя Загинайко Т.В.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.02.2016 (колегія суддів у складі: Подобєд І.М. - головуючий суддя, судді Величко Н.Л., Іванов О.Г.), у позові відмовлено.

Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 13, 418, 420, 492, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України, статей 1, 5, 6, 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), статей 32, 33, 157 Господарського кодексу України (далі - ГК України (436-15) ), статей 1, 4 Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" (далі - Закон № 236/96) та статті 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року мотивовано відсутністю з боку відповідача недобросовісної конкуренції при використанні позначення "ОЛІВ'Є" для ковбасних виробів та недоведеністю порушення прав позивача.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ПАТ "Український бекон" просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а позов задовольнити в повному обсязі.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представника відповідача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Як встановлено місцевим та апеляційним господарськими судами:

- ПАТ "Український бекон" є новим найменуванням закритого акціонерного товариства "Український бекон" (далі - ЗАТ "Український бекон"), яке, у свою чергу, є правонаступником приватного підприємства "Український бекон" (далі - ПП "Український бекон");

- ПП "Український бекон" у 2008 році розпочало виготовлення ковбаси під назвою "ОЛІВ'Є" з використанням ідентичного позначення, що підтверджується: копіями виписки з ТУ У 15.1-23610497-022:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки" (далі - Технічні умови); висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи; договорами за 2008 рік; оригінал-макетами упакування ковбаси "ОЛІВ'Є"; транспортними накладними за 2008 рік; актом про розбіжності за 2008 рік;

- українське м'ясопереробне підприємства ТОВ "Кременчукм'ясо" виготовляє ковбасу варену першого сорту "Олів'є" з 2005 року згідно з ДСТУ 4436:2005; на території України такий же продукт, маркований відповідним позначенням, виробляють та реалізують ще й інші підприємства (закрите акціонерне товариство "Безлюдівський м'ясокомбінат", м'ясокомбінат "М'ясна традиція", товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" тощо), що підтверджується копіями відповідних зображень упаковок ковбаси, маркованих позначенням "ОЛІВ'Є";

- ЗАТ "Український бекон" є виробником варених ковбас, серед яких є й ковбаса, маркована позначенням "Олів'є", що підтверджується Технічними умовами, до яких з 28.11.2011 внесено зміни, згідно з якими найменування відповідного ковбасного виробу змінено на "Оригінальне Олів'є від Бащинського";

- ПАТ "Миронівський хлібопродукт" є власником свідоцтва України від 25.04.2012 (дата подачі заявки про реєстрацію - 09.11.2011) № 155354 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення) "Оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського", зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): балик; бекон; грудинка; заморожені та охолоджені м'ясні напівфабрикати, в тому числі: ковбаски; ковбасні вироби; ковбаса копчена; ковбаса сирокопчена; ковбаса варена; копчення м'ясні; корейка; м'ясні вироби; м'ясні страви; сосиски; сосиски курячі; шинка; шинка законсервована;

- 30.04.2012 ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (ліцензіар) та ПАТ "Український бекон" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 3004-Г на право користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155354, відповідно до якого ліцензіар надав ліцензіату невиключне право використання торговельної марки "Оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" (невиключну ліцензію) при продажу позивачем продукції як своєї, так і ліцензіара;

- ТОВ "Алан" здійснює виготовлення та реалізацію ковбаси, маркованої позначенням "Олів'є" відповідно до технічних умов ТУ У 10.1-24447183-015:2014 "Вироби ковбасні із м'яса птиці", які введені в дію 09.12.2014;

- ТОВ "Алан" є власником свідоцтва України від 25.07.2013 № 173432 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення) "НАШІ КОВБАСИ", зареєстрований для товарів 29 класу МКТП, та власником свідоцтва України від 10.04.2015 (дата подачі заявки про реєстрацію - 25.11.2014) № 198129 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення) "НАШІ КОВБАСИ ОЛІВ'Є" для товарів 29 класу МКТП: ковбасні вироби; сосиски;

- відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.04.2015 № 197:

слово "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "Алан" на пакуванні продукції, що випускається під торговельною маркою "НАШІ КОВБАСИ", та словесний елемент "ОЛІВ'Є" комбінованого позначення, яке використовується ПАТ "Український бекон", що випускається під торговельною маркою "Бащинский. Мясные продукты", не є схожими до ступеню змішування;

використання ТОВ "Алан" позначення "ОЛІВ'Є", що випускається під торговельною маркою "НАШІ КОВБАСИ", не призводить до змішування з діяльністю ПАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної, маркованою позначенням "ОЛІВ'Є", що випускається під торговельною маркою "Бащинский. Мясные продукты". Позначення "ОЛІВ'Є", які використовуються ТОВ "Алан" і ПАТ "Український бекон", не є тотожними;

назви ковбаси "ОЛІВ'Є" виробництва ТОВ "Алан", що випускається під торговельною маркою "НАШІ КОВБАСИ", та ковбаси "Оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" виробництва ПАТ "Український бекон" не є схожими фонетично;

візуально оформлення упакування продукції - ковбаси вареної "ОЛІВ'Є" виробництва ТОВ "Алан", що випускається під торговельною маркою "НАШІ КОВБАСИ", та оформлення упакування продукції - ковбаси із позначенням "ОЛІВ'Є", яке використовується ПАТ "Український бекон", що випускається під торговельною маркою "Бащинский. Мясные продукты", схожі за зовнішньою формою, близькі за кольоровою гамою при виконанні основних елементів, але різняться за змістом, композицією, шрифтовим виконанням словесних позначень, характером зображень, використанням контрастного чорного кольору в написах на упаковці ковбаси "ОЛІВ'Є" виробництва ТОВ "Алан";

позначення "ОЛІВ'Є", нанесене на упакування ковбаси виробництва ТОВ "Алан" (торговельна марка "НАШІ КОВБАСИ"), не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" за свідоцтвом України № 155354;

слово "ОЛІВ'Є" не є загальновживаним словом (терміном) стосовно м'ясо-ковбасних виробів;

позначення "ОЛІВ'Є", які використовуються ТОВ "Алан" і ПАТ "Український бекон", використовуються ними для однорідних товарів;

позначення "ОЛІВ'Є" не має розрізняльної здатності щодо м'ясо-ковбасних виробів, що належать до 29 класу МКТП;

- згідно з письмовими поясненнями експерта до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.12.2015 № 197:

- оскільки позначення "Олів'є" використовуються ПАТ "Український бекон" і ТОВ "Алан" саме для маркування вареної ковбаси, то позначення "Олів'є" є описовим, вказує на призначення товару та є загальновживаним як позначення (не плутати з терміном) товару певного призначення, а, отже, у відповідності до статті 6 Закону № 3689 не має розрізняльної здатності для товарів 29 класу МКТП - м'ясо-ковбасних виробів, тобто не вирізняє певного виробника серед виробників однорідних товарів;

- слово "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "Алан" на пакуванні продукції, що випускається під торговельною маркою "НАШІ КОВБАСИ", та словесний елемент "ОЛІВ'Є" комбінованого позначення, яке використовується ПАТ "Український бекон" (торговельна марка "Бащинский. Мясные продукты"), не є тотожними або схожими до ступеню змішування;

- кінцевий споживач не може сплутати продукцію даних виробників;

- відповісти на питання: чи є схожим до ступеня змішування оформлення упакування продукції ТОВ "Алан" та продукції ПП "Український бекон" і ЗАТ "Український бекон", правонаступником яких є ПАТ "Український бекон", не виявляється можливим, оскільки оформлення упакування відповідної продукції не були об'єктами названого експертного дослідження;

- позивач не довів належними доказами, що саме він є тією особою, яка уперше використала позначення "ОЛІВ'Є" для даного виду продукції в Україні.

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення згаданих вимог ПАТ "Український бекон" щодо визнання дій ТОВ "Алан" недобросовісною конкуренцією та зобов'язання його припинити використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації відповідачем ковбасних виробів.

Відповідно до частин першої та другої статті 32 ГК України недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті.

Згідно з частиною першою статті 33 ГК України неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама.

За приписами частини першої статті 4 Закону № 236/96 неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

За таких обставин попередні судові інстанції з дотриманням приписів зазначених норм матеріального права на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів та з наведенням у оскаржуваних судових рішеннях необхідного мотивування, за дослідженої ними відсутності ознак використання ТОВ "Алан" зареєстрованої торговельної марки, що використовується ПАТ "Український бекон" (свідоцтво України № 155354; статті 5, 16 Закону № 3689), дослідивши фактичні обставини використання сторонами спірних позначень та зовнішній вигляд відповідної продукції (оформлення її упаковки), встановивши те, що дії ТОВ "Алан" щодо використання словесного позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ним ковбасних виробів не підпадають під такі визначені законом ознаки недобросовісної конкуренції, як тотожність та/або можливість змішування з діяльністю ПАТ "Український бекон", а також з огляду на відсутність у позивача виключних прав на використання словесного позначення "ОЛІВ'Є" (у тому числі й щодо даного виду продукції), дійшли обґрунтованих висновків стосовно недоведеності порушення ТОВ "Алан" прав ПАТ "Український бекон" (не встановлено ні фактів використання відповідачем позначень позивача, ані оформлення упаковки відповідних товарів, що призвело чи могло б призвести до змішування з діяльністю ПАТ "Український бекон"), а тому й правомірно відмовили в задоволенні даного позову.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків, викладених у оскаржуваних судових рішеннях. При цьому в частині встановлення фактичних обставин справи та переоцінки наявних доказів касаційна скарга не відповідає вимогам статті 111-7 ГПК України стосовно меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Таким чином, рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи відповідають встановленим ними фактичним обставинам, прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права та передбачені законом підстави для їх скасування відсутні.

Керуючись статтями 111-7, 111-9- 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2015 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.02.2016 зі справи № 904/7061/14 залишити без змін, а касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Український бекон" - без задоволення.