Компанія "Інтернешнл Пейпер-Квідзін Сп. з.о.о." (International Paper-Kwidzyn Sp. z.o.o.) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Служби та Компанії "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 20373 на словесний знак для товарів і послуг "SELECT" щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП) "вироби з вторинного паперу", власником якого є Компанія "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.), а також просила зобов'язати Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Рішенням господарського суду міста Києва від 31.03.2015 зі справи № 910/9258/14 (суддя Зеленіна Н.І.) у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю з посиланням на доведеність Компанією "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) обставин щодо використання в Україні торговельної марки "SELECT" за свідоцтвом України № 20373 щодо товарів 16 класу МКТП.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2015 (судді Сотніков С.В. -головуючий, Пантелієнко В.О., Разіна Т.І.) рішення місцевого господарського суду про відмову в позові залишено без змін, проте у позові відмовлено з мотивів недоведеності позивачем наявності порушеного, оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, що стало підставою для звернення з позовом до суду.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.09.2015 постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2015 зі справи № 910/9258/14 скасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

За результатом нового розгляду справи постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.12.2015 (судді Гарник Л.Л. -головуючий, Доманська М.Л., Остапенко О.М.) рішення місцевого господарського суду від 31.03.2015 зі справи № 910/9258/14 залишено без змін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія "Інтернешнл Пейпер-Квідзін Сп. з.о.о." (International Paper-Kwidzyn Sp. z.o.o.) просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Відзивів на касаційну скаргу не надходило.

Перевіривши повноту встановлення місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями в справі встановлено, що:

- Компанія "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) є власником свідоцтва України від 15.08.2001 № 20373 на словесний знак для товарів і послуг "SELECT" стосовно товарів 16 класу МКТП: вироби з вторинного паперу;

- згідно одержаного на запит суду першої інстанції листа Державної фіскальної служби України від 23.04.2015 № 8630/6/99-99-24-03-0215 у справі № 910/9258/14 про надання інформації стосовно ввезення на митну територію України в період з листопада 2010 по квітень 2014 товарів за кодами згідно УКТ ЗЕД 480300 та 4818, що надійшли на адресу ТОВ "Каприка" від Компанії "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) повідомлено, що за вказаний період ТОВ "Каприка" за відповідними комерційними документами у двох випадках здійснювалося митне оформлення імпорту серветок, рушників паперових та туалетного паперу з торговельною маркою "Sanita" (митні декларації від 28.12.2010 № 100000020/2010/706637, від 14.12.2011 № 100200000/2011/238566, оформлені Київською міською митницею ДФС);

- на запит суду апеляційної інстанції разом із супровідним листом Державної фіскальної служби України від 02.12.2015 № 27794/5/99-99-10-02-04-16 надіслано роздруківки електронних копій зазначених вантажних митних декларацій з баз даних Державної фіскальної служби України;

- згідно з митної декларації від 28.12.2010 № 100000020/2010/706637, Компанією "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) як експортером відправлено товариству з обмеженою відповідальністю "Каприка" (м. Київ) як одержувачу через Південну митницю 20 ящиків паперових рушників Seleсt Medium та 20 ящиків паперових рушників Seleсt Large, фірма виробник: SANITA s.a.l.;

- згідно з митної декларації від 14.12.2011 № 100200000/2011/238566, Компанією "САНІТА с.а.л." (SANITA s.a.l.) як експортером відправлено товариству з обмеженою відповідальністю "Каприка" (м. Київ) як одержувачу через Ягодинську митницю 80 ящиків паперових рушників Seleсt Medium та 80 ящиків паперових рушників Seleсt Large, фірма виробник: SANITA s.a.l.;

- на сайті "kaprika.uaprom.net" пропонуються до продажу паперові рушники "SELECT", що підтверджується роздруківкою із сайта.

Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 20373.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (v0012600-12) .

З огляду на наведене попередні судові інстанції, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, встановивши реєстрацію Компанія "САНІТА с.а.л." торговельної марки "SELECT" щодо товарів 16 класу за свідоцтвом України від 15.08.2001 № 20373 та дослідивши обставини, пов'язані з її використанням, за наявності доказів ввезення Компанією "САНІТА с.а.л." відповідних товарів в Україну (маркованих спірним позначенням) дійшли обґрунтованих висновків про використання відповідачем-2 спірної торговельної марки в Україні протягом трирічного строку до дати звернення позивача з позовом до суду, а тому й правомірно відмовили у задоволенні позову Компанії "Інтернешнл Пейпер-Квідзін Сп. з.о.о." (International Paper-Kwidzyn Sp. z.o.o.).

Помилкове зазначення судом апеляційної інстанції у постанові маркування товару - паперових рушників: "Seleкt Medium" та "Seleкt Large", замість належного "Seleсt Medium" та "Seleсt Large", не вплинуло на правильність вирішення спору.

Посилання скаржника на безпідставність врахування судом апеляційної інстанції як належного та допустимого доказу митної декларації від 28.12.2010 № 100000020/2010/706637, що виходить за межі трирічного строку до дати звернення з позовом до суду, заслуговує на увагу, проте зазначене, за наявності доказів використання спірної торговельної марки Компанією "САНІТА с.а.л." у період протягом трьох років, що передували зверненню позивача з позовом до суду, не призвело до неправильного вирішення спору по суті, відповідно, не може бути скасоване правильне по суті і справедливе судове рішення з одних лише формальних міркувань.

Доводи скаржника, наведені в касаційній скарзі, є суперечливими і не спростовують висновків, викладених у рішенні місцевого та постанові апеляційного господарських судів. При цьому в частині встановлення фактичних обставин справи та переоцінки наявних доказів касаційна скарга не відповідає вимогам статті 111-7 ГПК України стосовно меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Таким чином, рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи відповідають встановленим ними фактичним обставинам, прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права і передбачені законом підстави для їх скасування відсутні.

Керуючись статтями 111-7, 111-9- 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 31.03.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.12.2015 зі справи № 910/9258/14 залишити без змін, а касаційну скаргу Компанії "Інтернешнл Пейпер-Квідзін Сп. з.о.о." (International Paper-Kwidzyn Sp. z.o.o.) - без задоволення.