Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Палій В.В. і Прокопанич Г.К.

розглянув касаційну скаргу компанії ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД (GSH TRADMARKS LIMITED), Нікосія, Кіпр,

на рішення господарського суду міста Києва від 17.09.2015 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2015

зі справи № 910/17059/15

за позовом компанії ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД (GSH TRADMARKS LIMITED) (далі - Позивач)

до: Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Відповідач-1);

компанії Баядера Менеджмент Лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED), Нікосія, Кіпр (далі - Відповідач-2),

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Позивача - Кілярова А.В., Тищенко О.Ю.,

Відповідача-1 - Запорожець Л.Г.,

Відповідача-2 - Нізоли Н.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Позов було подано про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 25.07.2014 № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг (далі - Свідоцтво № НОМЕР_2) та зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Державний реєстр) про визнання недійсним Свідоцтва № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг - зображення підкови.

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.09.2015 (суддя Бондарчук В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2015 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, Доманська М.Л., Остапенко О.М.), у позові відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Позивач просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано порушенням і неправильним застосуванням господарськими судами норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Відповідач-2 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Позивач є власником свідоцтва України від 25.02.2014 № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг (далі - Свідоцтво № НОМЕР_3), виданого Відповідачем-1 на підставі заявки від 22.02.2008 №m 2008 03242 для товарів 32, 33 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), що підтверджується випискою з Державного реєстру.

25.07.2014 Відповідачем-1 здійснено державну реєстрацію знака за Свідоцтвом № НОМЕР_2 на ім'я Відповідача-2 на підставі поданої заявки №m 2013 13863 для товарів 32, 33 та 35 класів МКТП.

Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні клопотань Позивача про призначення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності.

Дослідивши наявні матеріали досліджень декількох спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, суди попередніх інстанцій встановили такі особливості та відмінності знаків за досліджуваними свідоцтвами України:

1) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 складається з трьох композиційних елементів: хрест; знак, що зовнішньо схожий на велику латинську літеру "W"; зображення підкови.

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 складається із одного композиційного елемента - зображення підкови;

2) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 містить таке розташування складових графічних елементів: зображення підкови, всередині якої (між гілками) розташовано хрест; над хрестом, у верхній ("п'яточній") частині зображення підкови, розташовано знак "W".

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 такого розташування не має, оскільки складається з одного елемента;

3) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 має такі характеристики зображення підкови: підкова дугоподібна з напрямком гілок - донизу; на початку гілки підкови мають прямокутні відвороти з напрямком назовні; на кожній гілці підкови розташовано по чотири квадратних отвори червоного кольору; підкова має золотисто-жовте забарвлення та абрис чорного кольору.

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 має такі характеристики зображення підкови: підкова є дугоподібною з напрямком гілок - донизу; на початку гілки мають прямокутні відвороти, що розташовані окремо від дугоподібної частини; на кожній гілці підкови розташовано по чотири круглих отвори чорного кольору; підкова має біле забарвлення та чорний абрис;

4) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 має такі характеристики зображення хреста: зображення хреста, за своєю конфігурацією зовнішньо схоже на "мальтійський" та георгіївський хрести, що складається з чотирьох променів (двох ліній, що перетинаються); промені розширені зовні та звужені всередині; хрест має біле забарвлення та золотисто-жовтий абрис.

Знак за Свідоцтвом № 188974 подібного зображення не має;

5) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 має такі характеристики складового елемента знака "W": у нижній, загостреній, частині знак "W" виходить за межі зображення підкови та заходить за зображення хреста; знак "W" має біле забарвлення та червоний абрис.

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 подібного зображення не має;

6) знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 відтворюється у поліхромному виконанні (використанням декількох кольорів).

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 відтворюється у монохромному виконанні (чорно-білі кольори).

За результатом проведеного аналізу-порівняння суди попередніх інстанцій дійшли висновку про наявність відмінностей у стилістичному вигляді зображень елементів підков у досліджуваних знаках, зокрема, про відсутність окремих зображувальних елементів знака за Свідоцтвом № НОМЕР_3 у складі знака за Свідоцтвом № НОМЕР_2; кольорове відтворення зображень знаків за свідоцтвами також є відмінним.

Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за Свідоцтвом НОМЕР_2, щодо товарів 32, 33 та 35 класів МКТП.

Майнові права за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів 32, 33 та 35 класів МКТП були відчужені первісним власником (ОСОБА_1.) на користь Позивача, у зв'язку з чим останньому було видано нове Свідоцтво № НОМЕР_3.

Відповідно до виписки з Державного реєстру щодо Свідоцтва № НОМЕР_3 та згідно з рішенням Відповідача-1 від 03.02.2014 про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру відомостей про часткову передачу права власності на знак, за яким право власності на знак для товарів 32, 33, 35 МКТП, на які зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1, було передано Позивачу лише 25.02.2014.

Таким чином, права Позивача на дату подання Відповідачем-2 заявки від 01.08.2013 №m2013 13863 на реєстрацію спірного знака не були порушені, оскільки останній не був власником Свідоцтва НОМЕР_1 та такого свідоцтва станом на 01.08.2013 не існувало.

Причиною спору у справі є наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Свідоцтва № НОМЕР_2.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно зі статтею 16 Закону:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права (частина друга);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта)

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята).

Відповідно до підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (z0276-95) (далі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктами 4.3.2.7-4.3.2.8 пункту 4.3.2 Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Попередні судові інстанції з огляду на наведені законодавчі приписи та з урахуванням встановлених ними фактичних обставин справи, встановивши, що: збіг в ознаках у частині фактичної наявності в обох знаках зображень підков не є достатньо суттєвим для визначення їх схожості; таке зображення відноситься до загальновідомих позначень - символів; розбіжності між знаками мають більш суттєвий вплив на формування їх розрізняльної здатності; права Позивача на дату подання Відповідачем-2 заявки на реєстрацію спірного знака не були порушені, оскільки Позивач не був власником Свідоцтва № НОМЕР_3 та таке свідоцтво було відсутнє станом на 01.08.2013, дійшли не спростовуваного доводами касаційної скарги висновку про наявність підстав для відмови в позові.

Водночас перевірка доводів скаржника, пов'язаних з установленням фактичних обставин справи та здійсненням оцінки доказів у ній, в тому числі й висновків експертів перебуває поза межами перегляду справи в касаційній інстанції, визначеними частиною другою статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України, за якою названа судова інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. До того ж, як зазначено в підпункті 1.4 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (v0005600-12) , з урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Керуючись статтями 111-7, 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 17.09.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2015 зі справи № 910/17059/15 залишити без змін, а касаційну скаргу компанії ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД (GSH TRADMARKS LIMITED) - без задоволення.