Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" щодо всіх товарів 32 та 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а також просило зобов'язати Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Рішенням господарського суду міста Києва від 13.07.2015 (суддя Бондарчук В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 (колегія суддів у складі: Остапенко О.М. - головуючий, судді Гарник Л.Л., Сотніков С.В.), у задоволенні позову відмовлено.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 1, 16, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та пункт 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (v0012600-12) мотивовано відсутністю підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" через доведеність факту використання Компанією торговельної марки "НУЛЬОВКА" щодо товарів, для яких його зареєстровано, протягом 2012 - 2015 років під час виготовлення товару, у діловій документації, а також внаслідок використання знака "НУЛЬОВКА" товариством з обмеженою відповідальністю "Олмар" (далі - ТОВ "Олмар") за ліцензійним договором від 11.04.2012 № 3 з Компанією (далі - Ліцензійний договір).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про повне задоволення позову.

Компанія подала відзив на касаційну скаргу, в якому зазначила про безпідставність її доводів та просила судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників Товариства, Служби і Компанії, Вищий господарський суд України дійшов висновку щодо необхідності часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями в справі встановлено, що:

- Компанія є власником свідоцтва України від 15.02.205 № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" стосовно товарів 32 класу МКТП: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; всі товари, що включені до 32 класу та товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу МКТП;

- 11.04.2012 Компанією (Ліцензіар) і ТОВ "Олмар" (Ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір, за умовами якого Ліцензіар надав Ліцензіату на строк, встановлений цим договором, невиключну ліцензію на використання знака для товарів та послуг "НУЛЬОВКА", для яких цей знак зареєстрований, окрім пива;

- відповідно до пункту 8.1 Ліцензійного договору цей договір діє до закінчення дії свідоцтва на знак, що є предметом цього договору;

- поставка Компанією ТОВ "Олмар" товару ("Пиво безалкогольне "Нульовка", 0,5 л."), підтверджується видатковими накладними за 2012 - 2014 роки;

- спірний знак використовувався ТОВ "Олмар" під безпосереднім контролем Компанії;

- Компанією здійснювалося використання спірного знака в діловій документації (на фірмових бланках), що підтверджується її листом від 23.08.2012, посвідченнями якості товару від 07.06.2013, від 08.06.2013, від 29.04.2014, від 30.04.2014, від 28.02.2015, від 30.05.2015 та заявами про надання автомобілів для перевезення її вантажів;

- факт наявності на ринку України товарів під торговельною маркою "НУЛЬОВКА" підтверджується копіями фотознімків пляшки "Пиво безалкогольне "Нульовка", 0,5 л." виробництва Компанії та примірниками товару, доданими до матеріалів справи як речові докази (дві пляшки з відповідним маркуванням на етикетці), дата виробництва - 14.02.2015.

Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 47678.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (v0012600-12) .

У прийняті рішення та постанови зі справи попередні судові інстанції виходили з того, що: спірний знак використовується ТОВ "Олмар" під безпосереднім контролем Компанії за Ліцензійним договором, оскільки останнім передано ТОВ "Олмар" невиключну ліцензію на використання спірного знака за свідоцтвом України № 47678; Компанією у 2012 - 2014 роках поставлявся товар під торговельною маркою "НУЛЬОВКА" (до суду надані відповідні видаткові накладні); Компанією спірний знак використовується в діловій документації (на фірмових бланках).

Водночас для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям необхідно було:

- встановити фактичну наявність на ринку товарів 32 та 33 класів МКТП, маркованих Компанією або під її контролем торговельною маркою "НУЛЬОВКА", із можливістю їх придбання споживачами;

- з'ясувати щодо яких саме товарів 32, 33 класів МКТП ТОВ "Олмар" використовував (за яких обставин) знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" на протязі щонайменше останніх трьох років (до подання даного позову);

- дати оцінку відомостям щодо відсутності на ринку України товарів (зокрема, пива) під торговельною маркою "НУЛЬОВКА", викладеним у листах приватного акціонерного товариства "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво" (у тому числі й щодо зміни найменування пива в 2007 році) і товариства з обмеженою відповідальністю "Аснілсен Юкрейн", а також у довідці дочірнього підприємства "Моніторинг ЗМІ України" (т. 1, а.с. 62-63, 64, 221);

- перевірити підтвердження згаданих видаткових накладних щодо руху товару відповідними податковими накладними, бухгалтерськими та фінансовими документами тощо;

- дати оцінку відомостям з мережі Інтернет, наданим Товариством і Компанією, попередньо з'ясувавши їх допустимість та належність (т. 1, а.с. 180, 186, 210-216);

- встановити походження пляшок, доданих до матеріалів справи як речові докази (чи були вони придбані в торговельному закладі, де саме);

- дослідити обставини, пов'язані з можливістю одночасного виробництва Компанією пива безалкогольного, маркованого позначенням "НУЛЬОВКА" та БЕЗ такого позначення (т. 1, а.с. 217);

- з'ясувати причини невідповідності між датою розливу "14.02.2015" та датою видачі "30.05.2015" якісного посвідчення № 552 щодо пива ""Перша приватна броварня. Безалкогольне" ТМ Перша приватна броварня Нульовка - пастерізоване", копію якого додано до матеріалів справи (т. 1, а.с. 138);

- у випадку встановлення відсутності на ринку товарів (усіх або частково) 32, 33 класів МКТП, щодо яких Компанія або ТОВ "Олмар" під її контролем мають використовувати торговельну марку "НУЛЬОВКА", - дослідити поважність причин невикористання.

Проте ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами цього зроблено не було.

Отже, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.