Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Васищак І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ", м. Харків,

на рішення господарського суду Запорізької області від 05.05.2015

та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.08.2015

зі справи № 905/5270/13

за позовом публічного акціонерного товариства "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ" (далі - ПАТ "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ"), м. Харків,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ" (далі - ТОВ "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ"), м. Тернівка Дніпропетровської області,

про зобов'язання припинити використання комерційного найменування.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Дробот Н.В. предст. (дов. від 12.11.2015)

відповідача - Гордієнко Г.О. -директор (протокол загальних зборів від 20.08.2010 № 3)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ" звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом до ТОВ "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ" про спонукання відповідача припинити використання в його найменуванні словесного позначення "СВІТЛО ШАХТАРЯ", спонукання відповідача внести відповідні зміни до установчих документів.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 05.05.2015 (суддя Проскуряков К.В.), яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.08.2015 (судді Зубченко І.В.- головуючий, Попков Д.О., Радіонова О.О.) у задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову суди виходили, зокрема з того, що: у статутах позивача та відповідача не зазначено, що їх найменування є саме комерційними найменуваннями та взагалі не міститься інформації щодо їх комерційних найменувань; комерційні (фірмові) найменування позивача та відповідача містять тотожні основні частини, які складаються із словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ" за відсутності тотожності вцілому; висновок експерта про те, що комерційне найменування відповідача може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги є припущенням; позивачем не доведено того, що наявність тотожного комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси; позивачем пропущено строк позовної давності для звернення з даним позовом до суду.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ПАТ "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ" просить судові рішення попередніх інстанцій зі справи скасувати з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ" просило залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові акти попередніх інстанцій - без змін.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- найменуванням позивача згідно із статутом останнього є: повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; скорочене найменування українською мовою - ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; повне найменування російською мовою - Публичное акционерное общество "Харьковский машиностроительный завод "СВЕТ ШАХТЕРА"; скорочене найменування російською мовою - ПАО "СВЕТ ШАХТЕРА"; повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company "Kharkov Machine-bulding plant "Svet shakhtyora"; скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Svet shakhtyora";

- у статуті позивача не міститься інформації щодо комерційного (фірмового) найменування позивача;

- згідно з довідкою від 29.12.2012 АА № 746929 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України сферою діяльності позивача відповідно до КВЕД є: виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; неспеціалізована оптова торгівля; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; установлення та монтаж машин і устаткування; вантажний автомобільний транспорт;

- позивач є виробником гірничошахтного обладнання та здійснює свою діяльність щодо постачання продукції на території розташування шахт в Донецькій, Луганській, Львівській областях, інших областей України та за межі України;

- комерційним (фірмовим) найменуванням позивача є частина повної та скороченої назви позивача, яка складається із словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ";

- найменуванням відповідача згідно зі статутом останнього є: повне найменування українською мовою - товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; скорочене найменування українською мовою - ТОВ "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; повне найменування російською мовою - общество с ограниченной ответственностью "Торгово-сервисная компания "СВЕТ ШАХТЕРА"; скорочене найменування російською мовою - ООО "Торгово-сервисная компания "СВЕТ ШАХТЕРА";

- у статуті відповідача не міститься інформації щодо комерційного (фірмового) найменування відповідача;

- за даними з державного Реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців відповідач здійснює діяльність в сферах: оптової торгівлі машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (за кодом КВЕД 51.82.0); ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва (за кодом КВЕД 29.52.3), оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (код КВЕД 51.87.0), інші види оптової торгівлі (код КВЕД 51.90.0.);

- відповідно до довідки від 11.04.2012 АБ № 445200 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідач здійснює діяльність в сферах: оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (код КВЕД-2010 46.63), оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код КВЕД - 2010 46.69), неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД - 2010 46.90), ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (код КВЕД - 2010 33.12);

- комерційні (фірмові) найменування позивача та відповідача містять тотожні основні частини, які складаються із словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ";

- 11.05.2010 позивачем та відповідачем було укладено договір № 124, відповідно до умов якого позивач поставляв на адресу відповідача гірничошахтне обладнання, визначене специфікаціями до нього. Термін дії договору № 124, з урахуванням додаткових угод до нього, був визначений сторонами до 31.12.2012. Відповідно до специфікацій до договору відповідач здійснював свою господарську діяльність на території Донецької області, шляхом відвантаження продукції на адресу вантажоотримувачів відокремлених підрозділів шахт товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Добропіллявугілля";

- 17.09.2010 позивачем та відповідачем було укладено дилерський договір № 49/304 із строком дії до 31.12.2012, за умовами якого відповідачу надано право реалізації на території України та країн СНД гірничошахтного обладнання, що виробляється позивачем;

- 11.02.2013 позивач звернувся до відповідача з листом № 481 про заборону використання комерційного найменування позивача у найменуванні відповідача (згідно з даними з державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб -підприємців);

- у відповідь відповідач листом від 27.02.2013 № 4 заперечив факт використання комерційного найменування позивача;

- у відповідності до висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.03.2014 № 928 комерційні найменування публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ" та товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ" є схожими настільки, що їх можна сплутати; комерційне найменування ТОВ "Торгівельно-сервісна компанія "СВІТЛО ШАХТАРЯ" не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що відповідач використовує тотожне комерційне найменування (пріоритет на використання та захист якого належить позивачу), що вводить в оману споживачів та завдає шкоди діловій репутації позивача.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для спонукання відповідача припинити використання в його найменуванні словесного позначення "СВІТЛО ШАХТАРЯ" та спонукання відповідача внести відповідні зміни до установчих документів.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України (435-15) ) встановлено, що:

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування;

- юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;

- найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Згідно з частинами першою і другою та четвертою статті 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки; особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За приписами частин першої, третьої та п'ятої статті 159 Господарського кодексу України:

- суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування;

- правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу;

- особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення.

У відповідності до пункту 78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (v0012600-12) комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства).

У вирішенні даного спору суди виходили з того, що комерційним (фірмовим) найменуванням позивача є частина повної та скороченої назви позивача, яка складається із словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; комерційні (фірмові) найменування позивача та відповідача містять тотожні основні частини, які складаються із словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; позивачем не доведено того, що наявність тотожного комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси.

При цьому судами попередніх інстанцій: не зазначено, на підставі яких доказів суди дійшли до наведених висновків, зокрема якими доказами підтверджується висновок судів про використання позивачем саме словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ" для позначення себе на ринку та для власної ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах (з урахуванням того, що у позовній заяві позивач посилався на те, що його комерційним найменуванням є словосполучення "СВІТЛО ШАХТАРЯ", як частина назви юридичної особи, а у клопотанні про призначення судової експертизи зазначав про повне комерційне найменування позивача - публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ", скорочене комерційне найменування позивача - ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"); не встановлено, з якого моменту вперше відбулося таке використання (якщо останнє мало місце), не з'ясовано, яким саме є фірмове (комерційне) найменування відповідача та якими доказами це підтверджується. Зазначаючи про тотожність основних частин комерційних найменувань сторін суди не зазначили якими ж саме є відповідні комерційні найменування в цілому (повні та скорочені). Висновок судів попередніх інстанцій про тотожність комерційних найменувань позивача та відповідача суперечить їх же висновку про тотожність основних частин (а не у цілому) комерційних найменувань.

Отже, для правильного вирішення спору у даній справі судам, на підставі поданих сторонами та досліджених доказів, належало:

- встановити, чи мають позивач та відповідач комерційні (фірмові) найменування, тобто найменування, які використовуються підприємствами для власної індивідуалізації під час здійснення господарської (комерційної) діяльності; які саме комерційні (фірмові) найменування індивідуалізують підприємницьку діяльність позивача та відповідача (з урахуванням того, що зазначене питання є правовим і повинно вирішуватися судом, а не експертом), та з якого часу сторони у справі здійснюють підприємницьку діяльність під цими комерційними найменуваннями (з посиланням на конкретні докази використання сторонами таких комерційних найменувань у підприємницькій діяльності).

- з'ясувати, яким видом діяльності займаються позивач та відповідач, чи функціонують вони на одному ринку товарів або послуг, щодо яких саме товарів, робіт чи послуг ними використовуються відповідні комерційні найменування та чи можуть споживачі змішувати товари, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуги, які ними надаються;

- дослідити, чи є комерційні (фірмові) найменування позивача та відповідача однаковими (у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (v0004600-12) та від 23.03.2012 N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (v0005600-12) ). При цьому місцевому та апеляційному господарським судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів фірмових найменувань не може свідчити про тотожність таких найменувань у цілому;

- перевірити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеному праву (з урахуванням того, що позивач просить суд спонукати відповідача припинити використання в його найменуванні словесного позначення "СВІТЛО ШАХТАРЯ") та чи міститься в установчих документах відповідача інформація про його комерційне (фірмове) найменування (з огляду на заявлену позивачем вимогу про спонукання відповідача внести відповідні зміни до установчих документів);

- дослідити питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати позовну давність такою, що сплинула (за умови встановлення того, що право або охоронюваний законом інтерес позивача дійсно порушені) та наслідків її спливу.

Не встановивши, таким чином, обставин, які являють собою істотні складові предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Касаційна ж інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду (частина друга статті 111-5 ГПК України).

Відповідно до статті 111-7 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних, зокрема, господарським судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції. Розгляд відповідних справ здійснюється господарськими судами, що визначаються Головою Вищого господарського суду України.

Розпорядженням Голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014 № 28-р (vr028600-14) "Про зміну територіальної підсудності господарських справ" визначено, що розгляд господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області здійснюється господарським судом Запорізької області.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" відновлення роботи господарських судів, розташованих в районі проведення АТО, здійснюється згідно з розпорядженням, виданим Головою Вищого господарського суду України.

Згідно із розпорядженням Голови Вищого господарського суду України від 24.04.2015 № 21-р (vr021600-15) "Про відновлення роботи господарського суду Донецької області" з 27.04.2015 відновлено роботу господарського суду Донецької області.

Беручи до уваги вищевикладене, а також виключну підсудність справ у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності (за місцем вчинення порушення), справа № 905/5270/13 підлягає направленню на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9- 111-12 ГПК України, Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ" задовольнити.

2. Рішення господарського суду Запорізької області від 05.05.2015 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.08.2015 зі справи № 905/5270/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Донецької області.