Вищий господарський суд України у складі: суддя Харченко В.М. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу компанії Ле Лаборатуар Серв'є (Les Laboratoires Servier), Ньюі-сюр-Сен, Франція (Neuilly-sur-Seine, France)

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014

зі справи № 9/103

за позовом компанії Ле Лаборатуар Серв'є (Les Laboratoires Servier), Ньюі-сюр-Сен, Франція (Neuilly-sur-Seine, France)

до відповідача компанії Ріхтер Гедеон Нрт. (Richter Gedeon Nyrt.), Будапешт, Угорщина (Budapest, Hungary)

третя особа - державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я Україні", м. Київ

про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності,

за зустрічним позовом компанії Ріхтер Гедеон Нрт. (Richter Gedeon Nyrt.), Будапешт, Угорщина (Budapest, Hungary)

до 1. компанії Ле Лаборатуар Серв'є (Les Laboratoires Servier), Ньюі-сюр-Сен, Франція (Neuilly-sur-Seine, France)

2. Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі-Служба)

про визнання недійсним патенту України на винахід № 80087 "Матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину та спосіб її виготовлення".

Судове засідання проведено за участю представників:

позивача - Каракулов М.В., Боровик П.А.,

відповідача - Петров О.Г., Слободянюк О.В.,

третя особа - Федоренко О.А.,

Служби - Запорожець Л.Г.

У квітні 2010 року позивач звернувся з позовом, згідно з яким просив: заборонити відповідачу та його представництву в Україні вчиняти дії, які становлять порушення виключних прав позивача як власника патенту України на винахід № 80087 у вигляді імпорту, зберігання та звернення за державною реєстрацією лікарського засобу "Предизин" таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою по 35 мг, поданого на державну реєстрацію 25.11.2009.

У липні 2010 року відповідач звернувся із зустрічним позовом, згідним з яким просив визнати недійсним патент України на винахід № 80087 "Матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину та спосіб її виготовлення", що виданий 27.08.2008 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім'я позивача.

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.05.2012 зі справи № 9/103 (суддя Бондаренко Г.П.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 (колегія суддів у складі: суддя Ільєнок Т.В. - головуючий, судді Зеленін В.О. і Корсакова Г.В.), у задоволені первісного позову відмовлено. Зустрічний позов задоволено. Визнано недійсним патент України на винахід від 27.08.2007 № 80087 "Матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину та спосіб її виготовлення".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просить скасувати рішення місцевого господарського суду від 03.05.2012, постанову апеляційного господарського суду від 03.11.2014 та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скарга мотивована тим, що згадані рішення судів прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України знаходить підстави для задоволення касаційної скарги.

Відповідного висновку суд дійшов на підставі такого.

Апеляційним судом встановлено, що позивач є власником патенту України на винахід № 80087 "Матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину та спосіб її виготовлення" (далі-Патент), дата публікації відомостей про видачу - 27.08.2007 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 13. Відповідно до опису винаходу за Патентом матриксна таблетка відрізняється тим, що "вона містить 35 мг триметазидину дигідрохлориду…".

В свою чергу, відповідачем було подано заяву до Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров'я України, правонаступником якого є Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про державну реєстрацію лікарського засобу "Предизин/Predizin"; діюча речовина або комбінований лікарський засіб - триметазидину дигідрохлорид/Trimetazidine dihydrochloride.

Заперечуючи проти позову, відповідач вказував на те, що первісні позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки відповідач не порушував права інтелектуальної власності позивача, а тобто не виготовляв лікарський засіб "Предизин" на території України та не продавав його, а ввезення лікарського засобу для його реєстрації у встановленому законом порядку не є імпортом у розумінні ст. 188 Митного кодексу України. У цьому ж зв'язку відповідач у зустрічних позовних вимогах просив визнати недійсним Патент з підстав його невідповідності умовам патентоздатності, що встановлені статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зокрема у зв'язку із відсутністю новизни винаходу, його винахідницького рівня та придатності для промислового використання.

Крім того, апеляційним судом також було встановлено, що за наслідками проведеної повторної судової експертизи зі справи, експерт дійшов наступних висновків:

"1. (2,3) Полімери похідні від целюлози, включені до незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України на винахід № 80087, та целюлоза мікрокристалічна, що входить до складу лікарського засобу "Предизин", поданого на державну реєстрацію 25.11.2009 компанією RІСНТЕR GЕDЕON NYRТ, не є однією й тією ж речовиною.

2. (1) У продукті - лікарському засобі "Предизин", склад якого наведено в Заяві на державну реєстрацію, поданій компанією RІСНТЕR GЕDЕON NYRТ 25.11.2009, використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу за Патентом.

3. (4) В публікації заявки на європейський патент 0 207 638 А2 здійсненої 07 січня 1987 року розкриті ознаки ідентичні всім ознакам об'єкту за п. 1 формули винаходу Патенту.

4. (5) Використання целюлози мікрокристалічної, як відомої речовини, в лікарському засобі "Предизин", склад якого наведено в заявці, що подана на державну реєстрацію компанією "Гедеон Ріхтер Нрт", не призводить до такого ж технічного результату, що і застосування полімеру похідного від целюлози в технічному рішенні запатентованому відповідно до Патенту.

5. (6) Група винаходів за Патентом є новою на дату (15.12.2000) подання заявки № 2002075914, виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103. При цьому, об'єкт винаходу охарактеризований ознаками незалежного п.1 формули винаходу за патентом України № 80087 був відомий на 15.12.2000 з рівня техніки (заявка на європейський патент № 0 207 638 А2), а отже не відповідає критерію патентоздатності "новизна".

6. (7) Група винаходів, що охороняються за Патентом, відповідає на дату подання заявки критерію патентоздатності "винахідницькій рівень", виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103.

7. (8) Відомості, які містяться у наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103, не спростовують критерій патентоздатності "промислова придатність" групи винаходів за Патентом".

Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції щодо задоволення зустрічного позову про визнання Патенту недійсним повністю, апеляційний суд, посилаючись на результати повторної судової експертизи, підтвердив правильність висновків останнього про те, що запатентований винахід не відповідав такій умові патентоздатності, як новизна.

У цьому ж зв'язку апеляційний суд дійшов висновку про правильність рішення суду першої інстанції в іншій частині, а саме в частині відмови у задоволенні первісного позову, оскільки визнання недійсним згаданого патенту не давало позивачу правових підстав вимагати припинення порушення його прав як власника цього охоронного документу.

З такими висновками суду в повній мірі погодитись не можна.

Відповідно до частин другої та п'ятої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3687-ХІІ (далі - Закон № 3687) об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. При цьому обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу.

Не прийнявши до уваги наведених вимог чинного законодавства, апеляційний суд, як те вбачається із змісту оскаржуваної постанови, всупереч ст.ст. 47, 43, 105 ГПК України (1798-12) належним чином не з'ясував, що саме: "продукт" чи "процес", являє собою об'єкт винаходу, захищеного оспорюваним патентом, та, обмежившись наведенням лише частини формули досліджуваного винаходу, так і не встановив який саме обсяг правової охорони був йому наданий.

Разом з тим, належне дослідження наведених питань мало безпосереднє значення для правильного вирішення справи з огляду на наступне.

Як вбачається із змісту дослідницької частини висновку повторної судової експертизи № 128/14-СП, покладеної судом в основу прийнятої за справою постанови, експерт дійшов висновку про те, що формулою винаходу є:

- "1.Матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину або його фармацевтично прийнятої солі, яка відрізняється тим, що подовжене вивільнення забезпечується шляхом використання полімеру, похідного від целюлози, присутнього в матриксі, вибраного з гідроксипропілцелюлози, гідроксіетилцелюлози, гідроксиметилцелюлози, метилцелюлози і гідроксипропілметилцелюлози.

- 2.Матриксна таблетка за п.1, яка відрізняється тим, що полімер, похідний від целюлози, складає від 25 до 50 % загальної маси таблетки.

- 3.Матриксна таблетка за п.1, яка відрізняється тим, що вона також містить зв'язуюче, розріджувач, змащувальний агент та агент, що підвищує плинність.

-4.Матриксна таблетка за п.3, яка відрізняється тим, що зв'язуюче містить полівідон.

-5.Матриксна таблетка за п.4, яка відрізняється тим, що полівідон складає від 3 до 12 % загальної маси таблетки.

-6.Матриксна таблетка за будь-яким з пп.3,4 та 5, яка відрізняється тим, що як розріджувач містить кальційводневий фосфат дигідрат.

-7.Матриксна таблетка за п.6, яка відрізняється тим, що кальційводневий фосфат дигідрат складає від 25 до 75 % загальної маси таблетки.

-8.Матриксна таблетка за будь-яким з пп.3-7, яка відрізняється тим, що як змащувальний агент містить стеарат магнію, а як агент, що підвищує плинність, - безводний колоїдний діоксид кремнію.

-9.Матриксна таблетка за п.1, яка відрізняється тим, що містить триметазидин у формі дигідрохлориду.

-10.Матриксна таблетка за п.9, яка відрізняється тим, що триметазидину дигідрохлорид складає від 15 до 30 % загальної маси таблетки.

-11.Матриксна таблетка за п.9 або п.10, яка відрізняється тим, що триметазидину дигідрохлорид складає 17,5 % загальної маси таблетки.

-12.Матриксна таблетка за будь-яким з пп.1-11, яка відрізняється тим, що вона містить 35 мг триметазидину дигідрохлориду, 74 мг гідроксипропілметилцелюлози, 8,7 мг полівідону, 80,9 мг кальційводневого фосфат дигідрату, 1 мг стеарату магнію та 0,4 мг безводного колоїдного діоксиду кремнію.

-13.Матриксна таблетка за п.12, яка відрізняється тим, що її прийом призначають за схемою два рази день.

-14.Матриксна таблетка за п.1, яка відрізняється тим, що вона забезпечує досягнення в організмі людини рівня плазми, що перевищує 70 тг/л після кожного прийому, та рівня плазми, що перевищує або дорівнює 40 тг/л, який зберігається до наступного прийому.

-15.Процес виготовлення матриксної таблетки за будь-яким з пп.1-12, який відрізняється тим, що: мокру грануляцію виконують шляхом змішування триметазидину, полівідону та розріджувача з подальшим змочуванням отриманої суміші; гранулят, отриманий у такий спосіб, змішують з похідним целюлози; після цього додають змащувальний агент та агент, що підвищує плинність; потім отриману суміш пресують.

-16.Матриксна таблетка за будь-яким з пп.1-14, ка застосовується для профілактичного лікування стенокардії, у випадках хоріоретинальних нападів та для лікування запаморочення судинного походження".

На підставі аналізу наведеної формули винаходу експерт дійшов висновку про те, що вона, а тобто формула, складається з двох незалежних та чотирнадцяти залежних пунктів.

При цьому, на думку експерта, незалежний пункт 1 та залежні пункти 2-14 та 16 містять суттєві ознаки (якісний та кількісний вміст речовин, призначення та інші характеристики), якими охарактеризовано матриксну таблетку для подовженого вивільнення триметазидину або його фармацевтично прийнятої солі, а також її призначення.

Згідно цього ж висновку незалежний пункт 15, містить суттєві ознаки (дій, послідовність їх виконання, режими), якими охарактеризовано спосіб виготовлення матриксної таблетки за пунктами 1-12 формули винаходу.

Отже, на думку експерта, об'єктами групи винаходів, захищених Патентом, є:

- речовина (композиція) - матриксна таблетка для подовженого вивільнення триметазидину або його фармацевтично прийнятої солі, яка є засобом для профілактичного лікування стенокардії, у випадках хоріоретинальних нападів та для лікування запаморочення судинного походження;

- процес - спосіб виготовлення матриксної таблетки для подовженого вивільнення триметазидину або його фармацевтично прийнятої солі.

Технічним же результатом групи винаходів за Патентом, на думку експерта, є отримання нової композиції у вигляді матриксної таблетки, яка при збереженні позитивних характеристик композиції, описаної в (патенті FR 2490963), забезпечує більш високий рівень подовженої дії протягом дня активної речовини (триметазидину або його фармацевтично прийнятої солі) за рахунок поступового її вивільнення завдяки використанню полімеру, похідного від целюлози, що гарантує задоволення відповідних потреб і безперервний захист. Також технічний результат полягає у отриманні способу виготовлення зазначеної вище матриксної таблетки.

Дослідивши сукупність наданих за справою даних щодо рівня техніки, експерт, що також вбачається із дослідницької частини наданого ним висновку, зазначив про те, що група винаходів за Патентом є новою на дату (15.12.2000) подання заявки № 2002075914, виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103. При цьому, об'єкт винаходу охарактеризований ознаками п.1 формули винаходу за Патентом був відомий на 15.12.2000 з рівня техніки (заявка на європейський патент № 0 207 638 А2), а отже не відповідає критерію патентоздатності "новизна".

З огляду на наведені обставини, експерт, і це було встановлено судом, дійшов до тієї частини висновків, згідно яких група винаходів за Патентом є новою на дату (15.12.2000) подання заявки № 2002075914, виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103. При цьому, об'єкт винаходу охарактеризований ознаками незалежного п.1 формули винаходу за Патентом був відомий на 15.12.2000 з рівня техніки (заявка на європейський патент № 0 207 638 А2), а отже не відповідає критерію патентоздатності "новизна". Група винаходів, що охороняються за Патентом, відповідає на дату подання заявки критерію патентоздатності "винахідницькій рівень", виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103. Відомості, які містяться у наданих на дослідження матеріалах справи № 9/103, не спростовують критерій патентоздатності "промислова придатність" групи винаходів за Патентом.

Таким чином із змісту висновків, отриманих за наслідками проведеної по справі судової експертизи, вбачається, що невідповідність винаходу, захищеного Патентом, умовам патентоздатності, на думку експерта, могла співвідноситись лише з незалежним пунктом 1 формули цього винаходу.

Не дослідивши належним чином висновки експерта в повному обсязі, апеляційний суд, відповідно, не дав їм ніякої оцінки, не дійшов до власних висновків щодо обсягу охорони, наданої винаходу за Патентом та, не прийнявши в повній мірі до уваги вимоги ст.ст. 7, 33 Закону № 3687, погодився з рішенням суду першої інстанції про визнання оспорюваного патенту недійсним повністю, не навівши на користь того ніяких доводів та не встановивши ніяких обставин, які б могли свідчити про невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності не в частині, а в цілому.

Сукупність наведеного свідчить про те, що обставини справи апеляційним судом були досліджені неповно.

Це дає підстави для скасування оскаржуваної постанови суду.

Оскільки заявлені за справою позовні вимоги як в частині первісного, так і в частині зустрічного позовів, безпосередньо пов'язано між собою, оскаржувана постанова підлягає скасуванню в повному обсязі.

Враховуючи те, що суд першої інстанції в ході розгляду справи припустився тих же помилок, скасуванню підлягає і прийняте ним рішення з передачею справи на новий розгляд.

У ході нового розгляду справи суду належить врахувати наведене, з'ясувати дійсність тих обставин, на які посилається кожна з сторін у своїх поясненнях по справі, та дослідити подані за справою докази. На підставі поданих, а за необхідності і додатково витребуваних доказів встановити фактичні обставини справи і в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке знаходилося б у повній відповідності з нормами матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 111-7, 111-9, 111-10, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

1.Касаційну скаргу компанії Ле Лаборатуар Серв'є (Les Laboratoires Servier) задовольнити.

2.Рішення господарського суду міста Києва від 03.05.2012 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 у справі № 9/103 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.