заборону відповідачеві випускати продукцію, використовуючи на упаковках такої продукції позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг ФОП ОСОБА_2 за свідоцтвом України НОМЕР_1, та малюнок, який відтворює, імітує та копіює малюнок на упаковках товару позивача "ІНФОРМАЦІЯ_1" ;

стягнення з ФОП ОСОБА_3 компенсації у сумі 266 400 грн.

ФОП ОСОБА_3 подала зустрічний позов до ФОП ОСОБА_2 про визнання права попереднього користувача на торговельну марку, що охороняється свідоцтвом України НОМЕР_1, та про дозвіл безоплатно продовжувати використання зазначеної торговельної марки.

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням господарського суду Сумської області від 29.07.2014 (суддя Моїсеєнко В.М.), залишеним без змін постаново Харківського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 (колегія суддів у складі: суддя Горбачова Л.П. - головуючий, судді Гончар Т.В., Гребенюк Н.В.), у задоволенні позову ФОП ОСОБА_2 відмовлено; у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

У касаційній скарзі ФОП ОСОБА_2 просить Вищий господарський суд України рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати в частині відмови в задоволенні позову ФОП ОСОБА_2 та прийняти в цій частині нове рішення про задоволення позову, посилаючись на порушення господарськими судами норм процесуального та матеріального права.

У відзиві на касаційну скаргу ФОП ОСОБА_3 просить залишити скаргу без задоволення з наведених у відзиві мотивів.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення позивача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових рішень господарські суди виходили з таких фактичних обставин:

- ФОП ОСОБА_2 є виробником і продавцем насіння соняшника смаженого, очищеного від пилу, та використовує малюнки мишеняти, декількох мишенят для нанесення на упаковку, в якій міститься товар;

- 04.05.2007 за авторським договором ОСОБА_4 передав ОСОБА_2 всі майнові права на збірку творів образотворчого мистецтва "Ескізи та малюнки мишеня, декількох мишенят, ескізи та малюнки упаковок для обробленого та необробленого соняшникового насіння із зображенням мишеня" (далі - Авторський договір від 04.05.2007), а саме: на відтворення (тиражування) цієї збірки творів у будь-якій матеріальній формі; запис збірки творів та/або будь-якої її частини для тимчасового або постійного зберігання; комерційне чи некомерційне розповсюдження в електронній формі (включаючи цифрову), оптичній чи іншій матеріальній формі тощо; використання збірки творів та/або будь-якої її частини для власних потреб; розповсюдження збірки творів та/або будь-якої її частини (пункт 1.3 цього договору);

- відсутність підстав для визнання недійсним укладеного ОСОБА_2 та ОСОБА_4 авторського договору від 04.05.2007 перевірена згідно з наявним у справі рішенням Шосткінського міськрайоного суду від 14.12.2012 у справі № 2-48/12, яке набрало законної сили (т.5, а.с. 56).

- від дати подання заявки, тобто з 10.08.2009, ОСОБА_2 набув права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): насіння соняшника очищене; насіння соняшника смажене; насіння гарбуза очищене; насіння гарбуза смажене;

- даною торговельною маркою охороняється певне зображення мишеняти з насіниною у лапці, яке, зокрема, аналогічне твору, переданому за Авторським договором від 04.05.2007;

- ОСОБА_3 є власником комбінованого знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України НОМЕР_2 для певних товарів 29 класу МКТП (дата подання заявки 15.07.2010), комбінованого знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України НОМЕР_3 для певних товарів 29 класу МКТП (дата подання заявки 15.07.2010) та комбінованого знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України НОМЕР_4 для певних товарів 29 класу МКТП (дата подання заявки 15.07.2010); майнові права на твори, ідентичні комбінаціям позначень, що охоплюються зазначеними торговельними марками, було відчужено ОСОБА_3 за укладеним з ОСОБА_4 авторським договором від 01.04.2010.

- 10.10.2009 та 29.06.2010 ФОП ОСОБА_2 придбав у певних закладах торгівлі насіння соняшника виробництва ФОП ОСОБА_3 в упаковці під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_4. Насіння смажене" масою 60 та 180 г, "ІНФОРМАЦІЯ_5" масою 100 г та під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2" масою 300 г, про що свідчать наявні у справі докази; відповідач зазначає, що на упаковках товару було неправомірно використано належні йому на підставі згаданих Авторського договору від 04.05.2007 та свідоцтва України НОМЕР_1 об'єкти авторського права та торговельну марку;

- ФОП ОСОБА_3 стверджує, що використання об'єктів інтелектуальної власності, на які посилається позивач, нею здійснювалося правомірно на підставі договорі про спільну діяльність, та наполягає на наявності у неї права попереднього користування знаком для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України НОМЕР_1;

- у зв'язку з цим судом встановлено, що:

у 2004 році на замовлення ФОП ОСОБА_2 товариство з обмеженою відповідальністю "Мастер-Пак" розробило дизайн та виготовило плівку поліпропіленову з флексопечаткою "Насіння соняшника смажене підсолене 45 г" із зображенням мишеняти; зазначене підтверджується актом здачі-приймання робіт з розробки дизайну від 23.11.2004 та відповідними платіжними документами;

25.05.2005 ФОП ОСОБА_2 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уклали договір про спільну діяльність № 1 стосовно організації цеху з переробки насіння соняшника зі строком дії до 25.05.2010;

26.09.2005 та 04.12.2006 ФОП ОСОБА_3 також замовляла у товариства з обмеженою відповідальністю "Мастер-Пак" (того ж виробника, що виконував замовлення ФОП ОСОБА_2 у 2004 році) упаковку для товару "Насіння смажене підсолене. 70 г"; виробником товару на такій упаковці було зазначено ФОП ОСОБА_3; зображення мишеняти на упаковці аналогічне зображенню на замовленій ФОП ОСОБА_2 у 2004 році упаковці;

23.01.2007 сторони у справі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, а також фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписали договір про спільну діяльність, посвідчений 23.01.2007 приватним нотаріусом Шосткинського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстр. № 177 (далі - Договір про спільну діяльність від 23.01.2007);

за умовами Договору про спільну діяльність від 23.01.2007 сторони зобов'язалися спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення спільної господарської та комерційної мети - організації виробництва з переробки насіння соняшника; виробництво та обладнання для переробки насіння соняшника було створене за рахунок внесків учасників договору в приміщенні, яке належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_3 та використовується учасниками на правах оренди; грошові та інші майнові вклади сторін, а також майно, створене або придбане внаслідок спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін, і кожна з них не має права розпоряджатися цим майном без згоди другої сторони;

05.09.2009 цей правочин було розірвано;

у 2007-2009 роках ФОП ОСОБА_3 відповідні зображення на упаковках товару "ІНФОРМАЦІЯ_5 " масою 100 г, "ІНФОРМАЦІЯ_6" масою 60 г та 180 г; виробником товару зазначалася ФОП ОСОБА_3;

на підтвердження використання таких упаковок ФОП ОСОБА_3 подала суду договори про поставку продукції, укладені з приватним підприємцем ОСОБА_8 від 04.02.2007, з приватним підприємцем ОСОБА_9 від 17.09.2007, а також товарні чеки від 12.12.2008 про відвантаження приватним підприємцем ОСОБА_10 чоловікові ФОП ОСОБА_3 - ОСОБА_5 зазначеної упаковки;

- 06.10.2008 ФОП ОСОБА_3 отримала Свідоцтва НОМЕР_5, НОМЕР_6 про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GSI щодо товару "ІНФОРМАЦІЯ_6", 60г", "ІНФОРМАЦІЯ_6", 180г";

- ФОП ОСОБА_3 пояснила суду, що зображення мишеняти на упаковках товару "ІНФОРМАЦІЯ_5 " масою 100 г, "ІНФОРМАЦІЯ_6" масою 60 г та 180 г, що використовувалися нею в 2007-2009 роках, аналогічні зображенням мишеняти, що використовував у господарській діяльності ФОП ОСОБА_2; водночас ФОП ОСОБА_3 пояснила, що використання зображення відбувалося під час дії Договору про спільну діяльність від 23.01.2007, який було розірвано 05.09.2009.

Статтями 15, 50, 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" передбачено, що за порушення майнових авторських прав суб'єкти цих прав мають право вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення, подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами (частина перша статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

За змістом частини другою цієї статті на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки; власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

В основу оскаржуваних судових актів, зокрема, покладено висновок про те, що за авторським договором від 04.05.2005 позивачеві не передавалися права на використання творів, яких стосується цей правочин, або їх частин як знака для товарів і послуг, тому відсутні підстави для висновку про порушення майнових авторських прав позивача та стягнення суми компенсації.

Вищий господарський суд України вважає цей висновок необґрунтованим, зокрема зробленим на порушення припису статті 111-12 ГПК України.

У постанові Вищого господарського суду від 13.05.2014, якою справу було передано на новий розгляд, з-поміж іншого, зазначено таке:

"Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом (частина друга статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

За приписом частини третьої статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема, відтворення творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів.

Відтак ОСОБА_2 з 04.05.2007 мав право використовувати відчужені йому виключні майнові права на відповідні твори, у тому числі в своїй господарській діяльності - як фізична особа-підприємець, та забороняти таке використання іншим особам. Не суперечить такому використанню і реєстрація певного зображення, яке є об'єктом авторського права, як знака для товарів і послуг".

Відмовляючи в задоволенні позову ФОП ОСОБА_2, попередні судові інстанції виходили також з того, що ФОП ОСОБА_3 використовувала зображення мишеняти - відповідні об'єкти інтелектуальної власності, якими володіє позивач, за згодою позивача та до укладання останнім Авторського договору від 04.05.2007.

Однак цей висновок суперечить встановленим у справі фактичним даним та наведеним у даній постанові нормам, що регулюють відносини сторін у справі.

Так, господарські суди встановили, що: Авторський договір від 04.05.2007 є правомірним, відсутність підстав для визнання його недійсним встановлено дослідженим у справі рішенням суду; використання творів, майнові права на які належать ФОП ОСОБА_2 за цим правочином, відбулося після його підписання. Будь-яких доказів надання ФОП ОСОБА_3 дозволу на використання відповідних творів не встановлено, а договором про спільну діяльність таке право не передбачалося.

Разом з тим попередні судові інстанції з'ясували, що фактичні дані, які підтверджували б добросовісне використання ФОП ОСОБА_3 знака для товарів і послуг до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, який водночас аналогічний твору, зазначеному в Авторському договорі від 04.05.2007, відсутні.

Зокрема, безпідставними є посилання ФОП ОСОБА_3 на умови досліджених у справі договорів про спільну діяльність, оскільки не передбачалося, що спірні майнові права інтелектуальної власності є внеском учасників, предметом зобов'язань або створювалися за цими правочинами.

Інші ж досліджені господарськими судами фактичні дані не свідчать про пріоритет ФОП ОСОБА_3 щодо безоплатного використання відповідної торговельної марки.

За таких обставин оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню в частині відмови в задоволенні позову ФОП ОСОБА_2

З огляду на досліджені у справі фактичні дані щодо незначного порушення майнових авторських прав позивача компенсація за таке порушення підлягає стягненню в мінімальному розмірі.

Відповідно до частин третьої та п'ятої статті 49 ГПК України судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору; суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при частковому задоволенні позову

на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 49, 111-9- 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Сумської області від 29.07.2014 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 зі справи № 18/89-10 у частині відмови в задоволенні позову фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 скасувати.

3. Позов у зазначеній частині задовольнити частково:

дії фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, що полягають у використанні творів, які охороняються укладеним фізичною особою -підприємцем ОСОБА_2 та ОСОБА_4 авторським договором про передачу (відчуження) майнових прав від 04.05.2007, а також дії щодо використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 визнати такими, що порушують право ОСОБА_2 на зазначені об'єкти інтелектуальної власності;

заборонити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3, використовувати для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків:насіння соняшника очищене; насіння соняшника смажене; насіння гарбуза очищене; насіння гарбуза смажене, - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 і твори за авторським договором про передачу (відчуження) майнових прав від 04.05.2007, укладеним ОСОБА_2 та ОСОБА_4;

стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 компенсацію за порушення майнових авторських прав у сумі 12 180 (дванадцять тисяч сто вісімдесят) грн.

4. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 державне мито та судовий збір за подання позовної заяви, апеляційних та касаційних скарг у сумі 805, 88 грн.

5. Стягнути із ОСОБА_3 в доход державного бюджету України судовий збір за подання апеляційних та касаційних скарг у сумі 4 951, 75 грн.

6. У решті рішення господарського суду Сумської області від 29.07.2014 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 зі справи № 18/89-10 залишити без змін.