Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Палій В.В. (доповідач)

розглянув касаційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ", Дуісбург Німеччина (Hager Werken GmbH & Co. KG, Duisburg Germany),

на рішення господарського суду міста Києва від 19.02.2014

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014

зі справи № 910/1102/13

за позовом закритого акціонерного товариства "МІРРА-М" (далі - Товариство), м. Москва Російська Федерація,

до відповідачів: 1. компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ", Дуісбург (далі -Компанія), Німеччина (Hager & Werken GmbH & Co. KG, Duisburg Germany),

2. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - не з'явився

відповідачів - 1. Коваль М. предст. (дов. від 18.04.2012)

2. Запорожець Л.Г. предст. (дов. від 23.05.2013)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії та Служби про визнання частково недійсними в Україні: міжнародної реєстрації від 26.01.2005 № 873959 в частині товарів 03 класу МКТП "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" міжнародної реєстрації від 14.06.2006 № 916431 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь"; міжнародної реєстрації від 03.11.2006 № 904240 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби"; зобов'язання Служби повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240; зобов'язання Служби здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.02.2014 (суддя Прокопенко Л.В.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014 (судді Гарник Л.Л.- головуючий, Доманська М.Л., Сотніков С.В.), позов задоволено повністю.

Прийняті судові рішення зі справи з посиланням, зокрема, на приписи статей 449 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України (435-15) ), статті 5, абзацу другого пункту 3 статті 6, пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивовано невідповідністю знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240 у частині умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить судові рішення попередніх інстанцій зі справи скасувати, прийняти нове рішення про відмову в позові. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство просило касаційну скаргу залишити без задоволення, а судові акти попередніх інстанцій -без змін.

Представник Служби в усних поясненнях, наданих у судовому засіданні 08.09.2014, просив касаційну скаргу задовольнити.

У судовому засіданні 08.09.2014 оголошено перерву до 30.09.2014.

У судовому засіданні 30.09.2014 оголошено перерву до 14.10.2014.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва України № 37071 від 15.01.2004 (дата подання заявки -27.12.2001) на знак для товарів і послуг "Мирра-Люкс" для товарів 03 класу МКТП;

- Товариству належать права на комбінований знак "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією № 835205 стосовно товарів 03 класу МКТП, дія якої поширена на територію України з 19.07.2004;

- Компанія отримала на території України права на знаки: "Mirafluor" за міжнародною реєстрацією 873959 від 26.01.2005 для товарів 03, 05, 10 класів МКТП (дія якої поширена на територію України з 26.01.2005); "Miradent" (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 для товарів 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП (дія якої поширена на територію України з 14.06.2006); "MIRAFLUORID" за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 для товарів 03, 05 класів МКТП (дія якої поширена на територію України з 03.11.2006);

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.07.2013 № 46/13, яка призначена ухвалою господарського суду міста Києва від 22.02.2013 та проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 у частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП; знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 у частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП; знак для товарів та послуг MIRAFLUORID за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" не є схожим настільки, що можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП;

- відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 10.09.2013 призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Необхідність у призначенні повторної комісійної судової експертизи суд мотивував наявністю сумнівів у правильності експертного висновку первісної експертизи від 12.07.2013 № 46/13;

- згідно з висновком повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.11.2013 № 50 знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 у частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП "зубні порошки, пасти"; знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 у частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП "зубні порошки, пасти"; знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 у частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП "зубні порошки, пасти";

- у висновку повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.11.2013 № 50 зазначено, що причиною розбіжностей з висновком первісної судової експертизи у справі № 910/1102/13 стало те, що при повторній експертизі бралися до уваги методичні положення, відповідно до яких при проведенні експертизи необхідно враховувати можливості існування у порівнюваних знаках сильних та слабких елементів та, при визначеності схожості знаків у цілому, брати до уваги схожість саме сильних елементів знаків;

- протилежність висновків судових експертиз у справах № 910/1102/13 та № 5011-72/7942-2012 судовий експерт ОСОБА_9 пояснив у судовому засіданні Київського апеляційного господарського суду 04.06.2014 використанням різних методів дослідження при проведенні даних експертиз.

Причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання міжнародних реєстрацій від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240 частково недійсними на території України.

Згідно зі статтею 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

У пункті 6 статті 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час.

За змістом пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та пункту (1)(а) статті 4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Отже, як вірно встановлено судами попередніх інстанцій, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне законодавство України.

Згідно з пунктом 4 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі -Закон № 3689) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3771-12) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Згідно з приписами підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 5 цього ж Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом другим пунктом 3 статті 6 Закону № 3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пункті 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (z0276-95) , передбачено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з приписами пункту 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (v0012600-12) зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відповідно до пункту 18 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (v0004600-12) (далі - постанова пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 (v0004600-12) ) у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно з підпунктом 15.2 пункту 15 Постанови пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 (v0004600-12) з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна експертиза, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Як зазначено у пункті 10 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 (v0004600-12) , з метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії.

Призначення у справі № 910/1102/13 повторної комісійної судової експертизи місцевий господарський суд мотивував наявністю сумнівів у правильності експертного висновку первісної експертизи від 12.07.2013 № 46/13, оскільки при проведенні зазначеного дослідження, так само як і дослідження, за результатами якого зроблено протилежний висновок від 15.03.2013 № 201/12 у справі № 5011-72/7942-2012 у відношенні одних і тих же об'єктів застосовано та зазначено одне методичне джерело - ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 "Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності". Проте у висновку від 15.03.2013 № 201/12 (складеному судовим експертом ОСОБА_9) встановлено серійність знаків за міжнародними реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 та визначено "центральний елемент знака" - "mira"; а у висновку від 12.07.2013 № 46/13 (також складеному судовим експертом ОСОБА_9) відсутній аналіз стосовно домінуючого (центрального) елемента спірних знаків за міжнародними реєстраціями № 873959, № 916431 та № 904240 та протиставлених знаків позивача за міжнародною реєстрацією № 83520 та свідоцтвом України № 37071.

Проте місцевим господарським судом у розгляді справи при призначенні повторної комісійної судової експертизи не враховано те, що об'єкти дослідження у справах № 5011-72/7942-2012 та № 910/1102/13 були різними (зокрема, у справі № 5011-72/7942-2012 об'єктом дослідження був знак для товарів і послуг "Mіrra" за міжнародною реєстрацією від 18.06.2009 № 1010588), і у залежності від досліджуваних об'єктів експертом обирався підхід до визначення схожості між досліджуваними знаками для товарів і послуг. Лише за умови дослідження одних і тих же об'єктів інтелектуальної власності, незалежно від застосованих підходів (методики) до визначення схожості між досліджуваними об'єктами, результати таких досліджень не можуть бути протилежними. У зв'язку з наведеним місцевим господарським судом належним чином не обґрунтовані підстави, які зумовили необхідність у призначенні в даній справі повторної комісійної судової експертизи.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що експерти у проведенні первісної та повторної судових експертиз у справі № 910/1102/13 дійшли в частині встановлення схожості між знаками для товарів та послуг, власником яких є відповідач-1 та знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією від 19.07.2004 № 835205, власником якого є позивач, прямо протилежних висновків стосовно досліджуваних об'єктів і такі розходження неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні, судам попередніх інстанцій належало вирішити питання про призначення у справі № 910/1102/13 ще однієї повторної експертизи. Проте наведене залишилося поза увагою судів попередніх інстанцій.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставами для скасування оскаржуваних судових рішень.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду (частина друга статті 111-5 ГПК України).

Відповідно до статті 111-7 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене, справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9- 111-12 ГПК України, Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 19.02.2014 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014 зі справи № 910/1102/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.