розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Паливні системи" (общество с ограниченной ответственностью "Топливные системы"), м. Санкт-Петербург, Російська Федерація (далі - Товариство),

на рішення господарського суду Харківської області від 17.04.2013 та

постанову Харківського апеляційного господарського суду від 18.11.2013

зі справи № 5023/8587/11

за позовом Товариства

до приватного підприємства "АЗЧ Постач", м. Харків (далі - Підприємство),

про захист інтелектуальної власності,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Харківська обласна митниця, м. Харків (далі - Митниця), та

зустрічним позовом Підприємства

до: Товариства;

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Державна служба),

про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити певні дії,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Митниця.

Судове засідання проведено за участю представників:

Товариства - Курило Ю.В.,

Підприємства - Бихна О.М.,

Державної служби - не з'яв.,

Митниці - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Первісний позов було подано про:

- заборону Підприємству використовувати промислові вироби "Насосы топливные для поршневых двигателей внутреннего сгорания (бензонасосы)" для а/м GAZEL, UAZ, VOLGA 2101-1106010, 2108-1106010, 412-1106010, отправитель ZHEJIANG WENZOU PACKAGING IMP. CHINA, партія об'ємом 2 780 шт. (далі - Вироби), право інтелектуальної власності на промислові зразки яких належать Товариству відповідно до патентів України від 11.07.2011 № 22057 на промисловий зразок "БЕНЗОНАСОС" (5 варіантів) (далі - Патент № 22057) та від 11.07.2011 № 22058 на промисловий зразок "БЕНЗОНАСОС" (5 варіантів) (далі - Патент № 22058), у тому числі:

заборону застосування, пропозиції до продажу, іншого введення в цивільний оборот, зберігання для вказаних цілей Виробів масою нетто 1 364 кг (ввізна митна декларація від 04.10.2011 № 807070006/2011/436433 у режимі імпорту відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 25.04.2011 № 25/04/2011);

- заборону Підприємству імпорту Виробів;

- виключення з цивільного обороту (шляхом знешкодження) товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності Товариства, а саме Виробів, що ввозяться Підприємству за його рахунок.

Зустрічний позов подано про:

- визнання недійсним Патенту № 22057, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки (далі - ДРПУПЗ) 11.07.2011;

- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності України (далі - Департамент) повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22057 недійсним;

- зобов'язання Департаменту виключити запис про реєстрацію Патенту № 22057, зареєстрованого в ДРПУПЗ;

- визнання недійсним Патенту № 22058, зареєстрованого в ДРПУПЗ 11.07.2011;

- зобов'язання Департаменту повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22058 недійсним;

- зобов'язання Департаменту виключити запис про реєстрацію Патенту № 22058, зареєстрованого в ДРПУПЗ;

- визнання недійсним патенту на промисловий зразок "БЕНЗОНАСОС" (3 варіанти) № 22107, зареєстрованого в ДРПУПЗ 25.07.2011 (далі - Патент № 22107);

- зобов'язання Департаменту повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22107 недійсним;

- зобов'язання Департаменту виключити запис про реєстрацію Патенту № 22107, зареєстрованого в ДРПУПЗ.

Рішенням господарського суду Харківської області від 17.04.2013 (колегія суддів у складі: Погорелова О.В. - головуючий, судді Аюпова Р.М. і Попович І.М.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18.11.2013 (колегія суддів у складі: Могилєвкін Ю.О. - головуючий, судді Пушай В.І. і Плужник О.В.):

- у первісному позові відмовлено;

- зустрічний позов задоволено;

- визнано недійсним Патент № 22057;

- Державну службу зобов'язано повідомити у своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22057 недійсним;

- Державну службу зобов'язано виключити запис про реєстрацію Патенту № 22057, зареєстрованого в ДРПУПЗ 11.07.2011;

- визнано недійсним Патент № 22058;

- Державну службу зобов'язано повідомити у своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22058 недійсним;

- Державну службу зобов'язано виключити запис про реєстрацію Патенту № 22058, зареєстрованого в ДРПУПЗ 11.07.2011;

- визнано недійсним Патент № 22107;

- Державну службу зобов'язано повідомити у своєму офіційному бюлетені про визнання Патенту № 22107 недійсним;

- Державну службу зобов'язано виключити запис про реєстрацію Патенту № 22107, зареєстрованого в ДРПУПЗ 25.07.2011;

- з Товариства та Державної служби стягнуто на користь Підприємства 8 865 грн. судового збору за подання зустрічної позовної заяви.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи скасувати і "направити справу до суду першої інстанції для розгляду по суті в новому складі суду". Скаргу мотивовано тим, що: висновок судової експертизи, проведеної в даній справі, який судом було покладено в основу рішень, складено з порушеннями законодавства; попередніми судовими інстанціями невірно застосовано норми матеріального права, зокрема, статті 1 і 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

У відзиві на касаційну скаргу Підприємство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про відповідність оскаржуваних судових рішень вимогам чинного законодавства, і просить скаргу залишити без задоволення, а відповідні судові рішення - без змін.

Від інших учасників судового процесу відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

За результатами цього розгляду Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

У розгляді справи судові інстанції виходили з таких обставин та висновків.

Департаментом на ім'я Товариства було зареєстровано промисловий зразок "Бензонасос" за Патентом № 22057 (5 варіантів); промисловий зразок "Бензонасос" за Патентом № 22058 (5 варіантів); промисловий зразок "Бензонасос" за Патентом № 22107 (3 варіанти), дати реєстрації відповідно 11.07.2011, 11.07.2011 та 25.07.2011.

05.10.2011 Товариство отримало від Митниці повідомлення про призупинення митного оформлення товару, направленого на адресу Підприємства.

Товариством з позовною заявою подано висновки, виконані патентним повіреним Марченко В.О. Згідно з висновками спеціаліста з експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 11.10.2011 №№ 25, 26 у зразках товарів, які належать Товариству та були направлені на експертизу, використана сукупність усіх суттєвих ознак промислових зразків, які належать Товариству.

За доводами Товариства, Підприємство намагається ввезти на територію України продукцію, виключні права на яку належать Товариству, що є порушенням прав останнього.

Зустрічні позовні вимоги Підприємство обґрунтувало тим, що зареєстровані у вигляді промислових зразків за Патентами №№ 22057, 22058 і 22107 Вироби не є новими, оскільки сукупність їх суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію відповідних промислових зразків.

Підприємством подано місцевому господарському суду засвідчену копію висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 129 (далі - Висновок № 129), яку було проведено в адміністративній справі № 2а-10774/12/2070 Харківським науково-дослідним інститутом судової експертизи ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, та засвідчену копію ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 11.12.2012 в адміністративній справі за тим же номером за позовом Підприємства до Митниці (третя особа - Товариство), якою було призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з даним висновком сукупність суттєвих ознак промислових зразків "Бензонасос" за Патентами №№ 22057, 22058 і 22107 стала загальнодоступною у світі до дати (20.05.2011, 20.05.2011 і 17.06.2011) подання заявки до Установи.

Висновок № 129 містить докладний опис проведеного дослідження, чіткі висновки з поставлених питань та є обґрунтованим.

Учасниками судового процесу в згаданій адміністративній справі були ті ж особи, що й у даній господарській справі, - Товариство, Підприємство і Митниця; адміністративна справа розглядалася стосовно тих же Патентів №№ 22057, 22058, 22107; адміністративним судом в ухвалі про призначення судової експертизи експерта попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України. Відтак Висновок № 129 є належним та допустимим доказом і у цій господарській справі.

Висновком № 129 встановлено, що:

- промисловий зразок за Патентом № 22057 не відповідає умовам патентоспроможності. Сукупність ознак промислового зразка за цим патентом була загальнодоступною у світі до дати подання заявки до державного підприємства "Український інститут промислової власності" - Укрпатенту (далі - Укрпатент) (20.05.2011);

- промисловий зразок за Патентом № 22058 не відповідає умовам патентоспроможності. Сукупність ознак промислового зразка за цим патентом була загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Укрпатенту (20.05.2011);

- промисловий зразок за Патентом № 22107 не відповідає умовам патентоспроможності. Сукупність ознак промислового зразка за цим патентом була загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Укрпатенту (17.06.2011).

Датами публікації відомостей про видачу патентів є: Патенту № 22057 - 11.07.2011, Патенту № 22058 - 11.07.2011, Патенту № 22107 - 25.07.2011. Від зазначених дат відповідні патенти є такими, що не набрали чинності, як це передбачено частиною четвертою статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Доводи Товариства про використання Підприємством промислових зразків "Бензонасос" за згаданими патентами доказами не підтверджено.

Відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) :

- промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання (стаття 1);

- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5);

- право власності на промисловий зразок засвідчується патентом (пункт 5 статті 5);

- правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (пункт 1 статті 5);

- промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (пункт 2 статті 6).

Частиною першою статті 461 Цивільного кодексу України також передбачено, що промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Згідно із статтею 25 названого Закону:

- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом (3688-12) ; наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт 1);

- при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (пункт 3);

- патент, визнаний недійсним, вважається таким, що набрав чинності, від дати публікації відомостей про видачу патента.

Попередні судові інстанції, з'ясувавши у розгляді даної справи, що промислові зразки за спірними Патентами №№ 22057, 22058, 22107 не відповідають умовам патентоспроможності, а саме - не є новими, оскільки сукупність їх суттєвих ознак стала доступною у світі до дати подання заявки до Установи, і що ця обставина є підставою для визнання даних патентів недійсними відповідно до наведеного підпункту "а" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", дійшли заснованих на законі висновків про відсутність підстав для задоволення первісного позову та про наявність таких підстав щодо позову зустрічного.

Скаржник, зазначаючи про порушення попередніми судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права, фактично вдається до заперечення правильності висновку проведеної у справі судової експертизи, який за змістом статті 42 ГПК України є доказом у справі. Однак згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. Тому перевірка відповідних доводів перебуває поза межами перегляду справи в касаційній інстанції, визначеними цією статтею ГПК України (1798-12) .

Слід зазначити, що та обставина, що судова експертиза призначалася та проводилася не в даній господарській справі, а в адміністративній справі, учасниками судового процесу в якій були ті ж особи, що й у господарській справі, не свідчить про порушення господарськими судами правил оцінки доказів. Адже, як вказано в пункті 21 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (v0004600-12) , висновок судової експертизи, яку було проведено в межах провадження з іншої справи, в тому числі цивільної, кримінальної, адміністративної, оцінюється господарським судом у вирішенні господарського спору на загальних підставах як доказ зі справи, за умови, що цей висновок містить відповіді на питання, які виникають у такому спорі, і поданий до господарського суду в належним чином засвідченій копії.

Водночас, як вбачається із змісту оскаржуваних судових рішень, відповідачем за зустрічним позовом (Товариством) у розгляді даної справи не додержано передбаченого частиною другою статті 4-3, статтями 33 і 34 ГПК України процесуального обов'язку щодо доведення належними і допустимими доказами тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх заперечень проти відповідних позовних вимог (а так само і обов'язку з доведення тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх вимог за первісним позовом). Невиконання зазначених обов'язків у судах першої і апеляційної інстанцій не може бути компенсоване в касаційній інстанції з огляду на наведені приписи частини другої статті 111-7 ГПК України.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду Харківської області від 17.04.2013 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 18.11.2013 зі справи № 5023/8587/11 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Паливні системи" (общество с ограниченной ответственностью "Топливные системы") - без задоволення.