Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. (доповідач), Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно", м. Київ (далі - ТОВ "БМС Техно"),

на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2013 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013

зі справи № 910/18222/13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг", м. Київ (далі - ТОВ "БМС Консалтінг"),

до ТОВ "БМС Техно"

про захист прав на знак для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ "БМС Консалтінг"- Власко С.О.,

ТОВ "БМС Техно" - Шаповалова Д.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ТОВ "БМС Консалтінг" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням його уточнення) про зобов'язання ТОВ "БМС Техно":

припинити порушення прав власника свідоцтва України № 12456;

заборонити ТОВ "БМС Техно" використовувати цей знак та фірмове найменування "БМС" в назві ТОВ "БМС Техно".

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.10.2013 (суддя Блажівська О.Є.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 (колегія суддів у складі: суддя Сотніков С.В. - головуючий, судді Копитова О.С., Остапенко О.М.), позов задоволено.

ТОВ "БМС Техно" у касаційній скарзі просить Вищий господарський суд України рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати, а справу передати на новий розгляд, посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального та процесуального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових рішень попередні судові інстанції виходили з таких фактичних даних:

- товариство з обмеженою відповідальністю "БМС" (далі - ТОВ "БМС") володіє свідоцтвом України № 12456 на комбінований знак для товарів і послуг "БМС" (фактично"BMS") для товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП):"вібромасажери, прилади для масажу, медичні прилади та інструменти", а також для послуг 42 класу МКТП: "реалізація товарів 10 класу МКТП, консультації в галузі обчислювальної техніки"; дата подання заявки - 04.01.1995; дію свідоцтва продовжено до 04.01.2015;

- 25.02.2004 згадане ТОВ "БМС" та позивач у справі ТОВ "БМС Консалтінг" уклали договір, за умовами якого ТОВ "БМС Консалтінг" за встановлену плату на одинадцять років від дня підписання цього правочину було видано невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України № 12456, у частині послуг 42 класу МКТП: "консультації в галузі обчислювальної техніки";

- за змістом пунктів 1.3, 1.4 цього договору ліцензіат зобов'язався використовувати відповідну торговельну марку в зареєстрованому вигляді та інформувати ліцензіара про її протиправне використання;

- 27.07.2012 ТОВ "БМС" та ТОВ "БМС Консалтінг" уклали договір, згідно з яким на користь останнього було передано всі виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456;

- 05.01.1995 здійснено державну реєстрацію відповідача у справі - ТОВ "БМС Техно" та його внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- статутом ТОВ "БМС Техно" передбачено,що це товариство, зокрема, здійснює торгівлю офісним та комп'ютерним обладнанням, консалтингові, економічно-аналітичні, інформаційні, консультаційні послуги;

- використання ТОВ "БМС Техно" його комерційного (фірмового) найменування в підприємницькій діяльності щодо продажу приладів для вимірювання електричних величин та іонізованого випромінювання разом з програмним забезпеченням підтверджено наявними у справі документами відкритих конкурсних торгів, що проводилися Конституційним Судом України в червні 2013 року.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У статті 20 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Пунктом 5 статті 16 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво на знак надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що його можна сплутати, стосовно наведених у свідоцтві товарів та послуг.

Згідно з пунктом 4 статті 16 цього Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності (частина перша статті 489 Цивільного кодексу України).

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (частина четверта статті 489 Цивільного кодексу України).

Попередні судові інстанції, приймаючи рішення про задоволення позову виходили з того, що:

заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг "БМС", що охороняється свідоцтвом України № 12456, було подано 04.01.1995, а реєстрацію ТОВ "БМС Техно" було здійснено 05.01.1995; тобто відповідач у будь-якому разі розпочав використовувати своє комерційне найменування після надання правової охорони на знак для товарів і послуг;

з моменту відчуження позивачеві згідно з укладеним з ТОВ "БМС" договором від 27.07.2012 виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456 позивач набув права забороняти використання цього знака без дозволу його володільця, крім встановлених законом випадків;

такі обставини, на думку місцевого та апеляційного господарських судів, доводять, що використання найменування ТОВ "БМС Техно" порушує права ТОВ "БМС Консалтінг" як на знак для товарів і послуг "БМС", так і на комерційне (фірмове) найменування позивача.

Вищий господарський суд України з цими висновками погодитися не може з огляду на таке.

З тексту оскаржуваних судових актів вбачається, що найменуванню відповідача ТОВ "БМС Техно" протиставляється знак для товарів і послуг "БМС".

Однак свідоцтвом України № 12456 надано правову охорону зображенню знака "BMS" із визначеним переліком товарів і послуг.

Отже, висновок господарських судів про використання відповідачем знака для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України № 12456, є необґрунтованим, оскільки у справі не досліджувалося використання відповідачем позначення у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, без зміни в цілому відмінності знака. Відтак необґрунтованим є й висновок щодо неправомірного посягання відповідача на цей зареєстрований знак.

Для правильного вирішення даного спору господарським судам слід було порівняти в цілому знак для товарів і послуг "BMS", що охороняються свідоцтвом України № 12456, з позначенням найменування ТОВ "БМС Техно" та дійти мотивованого висновку про те, чи є ці позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У разі необхідності потрібно з'ясувати питання, зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; які частини порівнюваних зображень є тотожними з іншим зображенням. Якщо ж вирішення даних питань потребує спеціальних знань, слід призначити відповідну судову експертизу.

Позивачем заявлено вимогу про заборону відповідачеві використовувати "фірмове найменування "БМС" у назві ТОВ "БМС Техно".

Місцевий та апеляційний господарські суди, задовольняючи позов в цій частині та зазначаючи про пріоритет ТОВ "БМС Консалтінг" на використання його комерційного (фірмового) найменування перед найменуванням ТОВ "БМС Техно", не встановили необхідні обставини, що підлягають доказуванню у вирішенні спору в даній частині.

Насамперед у справі не встановлено фактичних даних щодо наявності у позивача комерційного (фірмового) найменування. Так, судами не досліджено, яке ж саме комерційне найменування індивідуалізує підприємницьку діяльність позивача, з якого часу позивач здійснює підприємницьку діяльність під цим комерційним найменуванням та стосовно яких саме товарів, робіт чи послуг (з посиланням на конкретні докази використання комерційного найменування у підприємницькій діяльності).

Крім того, господарськими судами неповно з'ясовано питання правової природи майнових прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456. У судових рішеннях є висновок про відчуження ТОВ "БМС Консалтінг" за укладеним з ТОВ "БМС" договором від 25.02.2004, зокрема, виключного права перешкоджати неправомірному використанню відповідної торговельної марки. Разом з цим, залишено поза увагою, що відповідно до умов укладеного названими особами договору від 27.07.2012 (пункт 11.2) майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456 передаються позивачеві з моменту повної виплати ним винагороди. У справі відсутні фактичні дані про виконання ТОВ "БМС Консалтінг" зазначеного грошового зобов'язання. Водночас наявні докази (а.с. 3, 51) свідчать, що власником торговельної марки є ТОВ "БМС".

Отже, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування перелічених в даній постанові норм матеріального права та приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 111-7, 111-9- 111-12 ГПК України, Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2013 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 зі справи № 910/18222/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.