розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми "Агросвіт", смт Приютівка, Олександрійського району Кіровоградської області (далі - ТОВ НВФ "Агросвіт"),

на рішення господарського суду Кіровоградської області від 01.07.2013 та

постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.11.2013

зі справи № 912/761/13

за позовом Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області (далі - Інститут землеробства),

до ТОВ НВФ "Агросвіт"

про стягнення 139 932 грн. та визнання правонаступником.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Інститут землеробства - Семенця П.Г.,

ТОВ НВФ "Агросвіт" - Біляєва М.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Інститут землеробства звернувся до господарського суду Кіровоградської області з позовом (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог) про:

визнання позивача правонаступником прав та обов'язків Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук", у тому числі прав кредитора, за укладеним з ТОВ НВФ "Агросвіт" договором від 21.10.2010 № 84-10 (далі - Договір);

стягнення з ТОВ НВФ "Агросвіт" за Договором за 2010-2012 роки суми 135 000 грн. та трьох процентів річних за прострочення цього грошового зобов'язання в сумі 4 932 грн.

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 01.07.2013 (суддя Болгар Н.В.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.11.2013 (колегія суддів у складі: суддя Науменко І.М. - головуючий, судді Павловський П.П., Кузнецов В.О.), позов задоволено частково: стягнуто з відповідача на користь позивача 135 000 грн. та три проценти річних у сумі 4 932 грн., а також судові витрати пропорційно до задоволених вимог. Судові рішення мотивовано обов'язком відповідача виконати грошове зобов'язання, визначене пунктом 4.2 Договору.

ТОВ НВФ "Агросвіт", не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями, у своїй касаційній скарзі просить Вищий господарський суд України їх скасувати, а справу передати на новий розгляд, посилаючись на невірне застосування місцевим та апеляційним господарськими судами положень Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12) . Доводи касаційної скарги зводяться до того, що позивач не володіє патентом на сорт рослини - ріпак "Сенатор Люкс", тому не мав права відчужувати за Договором майнові права інтелектуальної власності на сорт рослини, відтак Договір є неукладеним і не підлягає виконанню.

У відзиві на касаційну скаргу Інститут землеробства просить залишити касаційну скаргу без задоволення з мотивів, наведених у даному відзиві.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових рішень господарькі суди виходили з таких фактичних даних:

- Указом Президента України від 06.01.2010 № 8 (8/2010) Українській академії аграрних наук надано статус Національної, а постановою Кабінету Мністрів України від 28.07.2010 № 661 (661-2010-п) назву "Українська академія аграрник наук" змінено на "Національна академія аграрних наук України";

- у зв'язку з цим наказом Національної академії аграрних наук України від 07.09.2010 № 69 (rtr690-10) , зокрема, Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" перейменовано в Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", при цьому останній визнано правонаступником у частині майна, землі, майнових прав та зобов'язань перейменованого підприємства; до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та статуту названого підприємства-позивача в даній справі внесено відповідні зміни;

- позивач у справі є володільцем свідоцтва України № 06294 про державну реєстрацію сорту рослин - ріпак "Сенатор люкс"; дата державної реєстрації 01.01.2006;

- позивач як правонаступник Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" є стороною Договору від 21.10.2010, укладеного з ТОВ НВФ "Агросвіт"; строк Договору складає п'ять років з дати його підписання;

- за умовами Договору позивач, зокрема, надає ТОВ НВФ "Агросвіт" дозвіл на поширення на території України сорту ріпака "Сенатор люкс" з подальшою комерційною реалізацією базової категорії насіння (супереліта, еліта), а також зобов'язується після підписання Договору "не видавати жодної ліцензії на право використання на право використання цього сорту" (пункт 1.1 Договору);

- у пункті 1.2 Договору йдеться про те, що позивач передає ТОВ НВФ "Агросвіт" право надання субліцензій;

- для цілей Договору позивач передає за замовленням контрагента на наступний рік оригінальне насіння за ринковою ціною в обсязі не меншому, ніж 10 кг (пункти 1.3, 1.5, 1.7 Договору);

- у Договорі зазначено, що ТОВ НВФ "Агросвіт" виробляє насіннєвий матеріал у необхідних йому обсягах (пункти 1.4);

- пунктом 4.2 Договору передбачено, що ТОВ НВФ "Агросвіт" вносить плату (поіменовану "роялті") за "надання права на використання" сорту ріпака "Сенатор люкс" у розмірі та в порядку, встановленими додатком № 1 до Договору; а саме: у визначених сумах за кожен рік дії Договору з поетапною їх оплатою протягом 2011-2014 років; так, у 2010 році ТОВ НВФ "Агросвіт" було зобов'язано сплатити 30 000 грн.; у 2011 році - 40 000 грн., за 2012-2014 роки - 80 000 грн. за кожен рік, за 2015 рік - 40 000 грн.;

- у справі наявні докази перерахування відповідачем за Договором до початку розгляду даної справи 45 000 грн. як "роялті" за "використання сорту" ріпака "Сенатор Люкс";

- відповідач заперечує обов'язок сплатити відповідну суму, посилаючись на те, що: позивач на порушення пунктів 2.1, 3.2, 3.3 Договору разом оригінальним насінням сорту не передав агротехнічну документацію, інформацію про вирощене та реалізоване насіння сорту попередніми ліцензіатами та документи, що посвідчують якість насіння; передбачений пунктом 4.2 Договору платіж не є роялті, тому сторони даного правочину не погодили його ціну; за Договором було відчужено права, якими позивач не володіє - майнові права інтелектуальної власності на сорт рослини.

Причиною спору в справі є наявність або відсутність підстав для стягнення з відповідача заявленої суми на підставі пункту 4.2 Договору.

У частині першій статті 424 Цивільного кодексу України зазначено, що майновими правами інтелектуальної власності є:

право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно зі статтею 427 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Стаття 1107 Цивільного кодексу України містить невичерпний перелік договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Згідно з частиною першою статті 1114 Цивільного кодексу України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

За змістом частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України державній реєстрації підлягає лише факт для передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації.

Відповідно до статті 485 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становлять:

особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом;

майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

В абзаці вісімнадцятому статті 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" зазначено, що поширення сорту - це комерційне розповсюдження посадкового матеріалу - матеріального носія сорту, занесеного до Реєстру сортів.

Частиною першою статті 39-1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" передбачено, що майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

У частині другій цієї статті вказано, що право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

а) пропонування до продажу;

б) продаж або інший комерційний обіг;

в) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а" і "б" цієї частини.

Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. По сортах родів і видів, які не віднесені до переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення, що затверджується Уповноваженим органом, рішення про державну реєстрацію прав на сорт є одночасно рішенням про державну реєстрацію сорту (стаття 38 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин").

Відповідно до пункту 3 Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185 (1185-2007-п) , роялті - це ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Отже, з наведених норм слідує, що свідоцтво України на сорт рослин засвідчує майнові права інтелектуальної власності його володільця на поширення сорту рослин. Цей володілець може розпорядитися даними правами, зокрема, передати їх повністю або частково за договором.

Господарськими судами встановлено, що за Договором (пункти 1.1, 1.2) позивач передав відповідачеві невиключне право на поширення сорту ріпака "Сенатор люкс" з можливістю видачі відповідачем субліцензій. При цьому позивач зберіг за собою право на поширення цього сорту.

За змістом пункту 4.2 Договору "за надання права використання сорту" встановлено плату. З огляду на викладене попередні судові інстанції дійшли вірного висновку про те, що ця плата, яка помилково поіменована "роялті" стягується за надання прав, якими позивач розпорядився згідно з пунктами 1.1, 1.2 Договору і які випливають зі свідоцтва України № 06294 про державну реєстрацію сорту ріпак "Сенатор люкс".

Інші майнові права інтелектуальної власності за Договором не відчуджувалися. Проте пунктом 1.4 Договору задекларовано, що "ліцензіат (ТОВ НВФ "Агросвіт") вироблятиме ті об'єми насіннєвого матеріалу, які вважатиме за потрібне". З досліджених обставин справи вбачається, що у позивача відсутні майнові права інтелектуальної власності надавати відповідачеві дозвіл або забороняти таке використання сорту. Водночас на час розгляну даної справи майнові права на сорт ріпака "Сенатор люкс" патентом не охоронялися.

Що ж до доводів відповідача стосовно не передання позивачем агротехнічної документації, інформації про вирощене та реалізоване насіння сорту попередніми ліцензіатами та документів, що посвідчують якість насіння, то відповідно до змісту частини четвертої статті 612 Цивільного кодексу України невиконання позивачем цих зобов'язань (прострочення) могло б розглядатися як підстава для звільнення відповідача від настання загальних наслідків прострочення, за умови подання доказів на підтвердження таких доводів (наприклад, від сплати трьох процентів річних у даному спорі), але не звільняє його від виконання грошового зобов'язання за Договором і не дає йому права на притримання. Проте відповідні докази у справі відсутні та в касаційній скарзі не зазначені.

У розгляді справи встановлено, що позивач є стороною Договору. Права та охоронювані законом інтереси позивача як правонаступника Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" не оспорюються і захисту не потребують. Відтак місцевий та апеляційний господарські суди обґрунтовано відмовили в задоволення позову в частині визнання позивача правонаступником всіх права та зобов'язань Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" за Договором.