У листопаді 2010 року товариство з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг" звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Супротек", згідно з яким просило заборонити відповідачу використовувати знак для товарів та послуг "SUPROTEC" щодо товарів та послуг 01, 04, 35 класів МКТП (995_066) , право власності на який належить позивачу на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 № 51815, в тому числі наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов'язати відповідача усунути з композиції смазочної "Nanoprotec люкс 100" незаконно використаний знак "SUPROTEC"; зобов'язати відповідача у семиденний термін з дня набрання рішенням місцевого господарського суду законної сили опублікувати у засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг "SUPROTEC".

Рішенням господарського суду Донецької області від 22.11.2011 у справі № 28/246пн (суддя Курило Г.Є.), яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 10.01.2012 (колегія суддів у складі: суддя Москальова І.В. –головуючий, судді Манжур В.В. і М'ясищев А.М.), провадження у справі в частині вимог щодо заборони відповідачу використовувати знак для товарів та послуг "SUPROTEC" для товарів та послуг 01, 04, 35 класів МКТП (995_066) , право власності на який належить позивачу на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 № 51815, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, а також в частині зобов'язання відповідача усунути з композиції смазочної "Nanoprotec люкс 100" незаконно використаний знак "SUPROTEC" припинено за відсутністю предмета спору. В іншій частині позовні вимоги задоволено. Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Супротек" у семиденний термін з дня набрання рішенням місцевого господарського суду законної сили опублікувати у засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг" на знак для товарів та послуг "SUPROTEC", посвідчений свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 №51815.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України відповідач просить скасувати рішення суду першої інстанції від 22.11.2011 та постанову апеляційного господарського суду від 10.01.2012 та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити. Скарга мотивована тим, що судові рішення попередніх інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідного висновку суд дійшов на підставі такого.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, згідно з свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 № 51815, що було видано Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, позивач є власником знака для товарів та послуг "SUPROTEC" відносно товарів та послуг 01, 04, 35 класів МКТП (995_066) .

Згідно до бібліографічних даних за свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 №51815 до переліку товарів та/або послуг (511) відноситься: до 1 класу МКТП (995_066) : хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві, необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси, добрива, хімічні речовини для гасіння вогню, препарати для термообробці і паянні металів, хімічні речовини для консервування харчових продуктів, дубильні речовини, клейкі речовини на промислові потреби; до 4 класу МКТП: технічні мастила і оливи, мастильні матеріали, речовини для вбирання, замочування і пов'язування пилу, паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини, свічки і гноти для освітлювання; до 35 класу МКТП: реклама, керування справами, ділове адміністрування, канцелярські роботи.

01.09.2009 товариством з обмеженою відповідальністю "НПТК "Супротек" (далі –продавець) і товариством з обмеженою відповідальністю "Супротек" (далі –покупець) був укладений контракт № 01/09, (далі –Контракт), за яким продавець зобов’язався протягом строку дії контракту поставляти та передавати у власність продукцію: Композицію "Нанопротек" у вигляді противозносних антифрикційних присадок для автотранспорту, а покупець зобов’язався приймати та оплачувати товар.

Відповідно до додаткової угоди від 10.03.2011 до Контракту, останній діє з моменту його підписання сторонами і до 31.12.2011.

Згідно зі свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 12.10.2009 № 112965, яке було видане відповідачу Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, останній є власником знаку "NANOPROTEC", зареєстрованого для товарів 1,4,9,35 класів МКТП (995_066) .

У цьому зв’язку судами попередніх інстанцій також встановлено, що заявою від 12.01.2011 № m201100233 відповідач звернувся до Українського інституту промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності, в якій просив зареєструвати на його ім'я словесне позначення "SUPROTEC" відносно всіх товарів та 01, 04 класів та всіх послуг 35 класу МКТП (995_066) , на що у висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 19.05.2011 вих. № 13273/4 було встановлено, що заявлене відповідачем словесне позначення "SUPROTEC" відносно всіх товарів 01, 04 класів та всіх послуг 35 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5. ст. 6 Закону), оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "SUPROTEC" раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача (свідоцтво на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 № 51815) щодо таких самих та споріднених товарів.

У листі від 24.01.2011 № 02/01 товариство з обмеженою відповідальністю "НПТК "Супротек" вказало на те, що використання позначення "SUPROTEC" на пляшках Композиції смазочної "Nanoprotec люкс 100", яка реалізуються на території України, було припинено.

Відповідно до довідки товариства з обмеженою відповідальністю "Супротек" від 01.11.2011 № 63, згідно з даними бухгалтерського обліку композиція змащувальна "Нанопротек люкс 100" з нанесеним на дні пляшки написом "SUPROTEC", що була виготовлена і отримана товариством з обмеженою відповідальністю "Супротек" до 01.02.2011, повністю реалізована і в наявності відсутня.

У листі від 01.11.2011 № 64 відповідач зазначив, що у жодного з офіційних дилерів станом на кінець травня 2011 відсутні в наявності композиції змащувальної "Nanoprotec люкс 100" з нанесеним на дні пляшки написом "SUPROTEC", тобто дана продукція, яка виготовлена до початку лютого 2011 була реалізована.

Звертаючись з позовом до суду, позивач, вважаючи неправомірним використання належного йому знаку для товарів і послуг, наполягав на задоволенні вимог, які були викладені у позовній заяві.

Зазначені обставини стали причиною спору у господарському суді.

Наведеним обставинам справи попередні судові інстанції дали належну оцінку і дійшли правильного висновку щодо обґрунтованості тверджень позивача про порушення його прав як власника знака для товарів і послуг.

Твердження відповідача про те, що він не порушував належних позивачу прав оскільки обсяг правової охорони, наданої знаку "SUPROTEC", не охоплював таку товарну позицію як "хімічні добавки до автомобільних олій, хімічні добавки до мастил, що запобігають зношенню тертьових частин до механізмів автомобіля", попередні судові інстанції правильно не взяли до уваги.

В даному випадку суди обґрунтовано виходили з того, що відповідно до результатів проведеного у справі експертного дослідження, межі якого розповсюджувались щодо класифікації товарів споріднених з таким товаром як композиція змащувальна "Nanoprotec люкс 100", останній являє собою композицію змащувальну, протиспрацювальну, антифрикційну, що призначена для додавання до олій, мастил і охолоджуючих рідин з метою зміцнення контактуючих поверхонь пар тертя в умовах експлуатації, а також хімічною добавкою до мастил, що запобігає зношенню тертьових частин механізмів автомобіля та відноситься до 1 класу товарів МКТП (995_066) .

А отже відповідно до встановлених судами обставин справи, існування індивідуальних особливостей, які були властиві змащувальній композиції "Nanoprotec люкс 100" та на які посилався відповідач у своїх запереченнях проти позову, не впливало на визначення видової належності цього товару в контексті з'ясування меж правової охорони, що була надана знаку "SUPROTEC".

Посиланням відповідача на те, що використовуючи позначення "SUPROTEC", він тим самим використовував належне йому скорочене фірмове найменування, суди також обґрунтовано не надали правового значення, оскільки вони спростовувались фактичними обставинами справи.

Таким чином оскаржувані судові рішення в частині задоволення позову є такими, що ґрунтуються на досліджених у справі доказах та відповідають вимогам чинного законодавства.

В той же час не можна погодитись з цими ж судовими рішеннями в частині припинення провадження у справі щодо вимог про заборону використовувати знак, оскільки, правильно встановивши у справі наявність обставин, що свідчили про неправомірне використання належного позивачу знаку для товарів і послуг, суди не мали правових підстав вважати відсутнім предмет спору у справі лише тільки з огляду на те, що до початку лютого 2011 року, тобто і на час розгляду справи у суді, змощувальна композиція "Nanoprotec люкс 100" з нанесеним на дні пляшки написом"SUPROTEC" вже була повністю реалізована відповідачем.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги, що суди попередніх інстанцій повно та всебічно встановили обставини справи, проте безпідставно дійшли висновку про припинення провадження у справі в частині вимог про заборону використовувати знак, Вищий господарський суд України вважає за можливе, частково скасувати прийняті у справі рішення та постановити нове рішення про задоволення позову у наведеній його частині.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, ст. 111-9, ст. 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

1.Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Супротек" задовольнити частково.

2.Рішення господарського суду Донецької області від 22.11.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 10.01.2012 у справі № 28/246пн скасувати в частині припинення провадження у справі щодо вимог про заборону використання знаку для товарів і послуг.

Позовні вимоги у цій же частині задовольнити.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Супротек" використання знака для товарів та послуг "SUPROTEC" для товарів та послуг 01, 04, 35 класів МКТП, право власності на який належить товариству з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.07.2005 № 51815, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.