Позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до відповідачів про визнання недійсним Свідоцтва України № 65911 від 15.08.2006 р. на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ", яке було видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України ЗАТ "Фармацевтична фірма"Дарниця", відносно усіх зазначених у цьому Свідоцтві класів товарів та послуг. В цій же позовній заяві позивач просив заборонити ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються цим товариством, з мотивів, що вказані у позовній заяві.

Пізніше позивач уточнив свої позовні вимоги, просив визнати недійсним Свідоцтво України № 65911 від 15.08.2006 р. на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ", яке було видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України № 65911 від 15.08.2006 р. на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборонити ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються зазначеним товариством.

Рішенням господарського суду м. Києва від 03.04.2008 р. у справі № 18/536 позов АТ "Гріндекс" до ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України був задоволений повністю: було визнано недійсним Свідоцтво України № 65911 від 15.08.2006 р. на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ"; заборонено ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"; зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо Свідоцтва України № 65911 від 15.08.2006 р. на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Згідно цього ж рішення стягненню з ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" на користь АТ "Гріндекс" підлягає 225 грн. витрат по сплаті держмита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати, прийняти нове рішення, призначити повторну експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі № 18/536 та поставити на розсуд експертної установи питання аналогічні питанням первинної судової експертизи у справі.

Згідно ст. 75 ГПК України справу переглянуто за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши апеляційну скаргу, інші подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, Київським апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Позивач є власником Свідоцтва України № 50772 на знак для товарів на послуг "МІЛДРОНАТ"; знаку за міжнародною реєстрацією для товарів та послуг "МИЛДРОНАТ" згідно зі Свідоцтвом № 727158; знаку за міжнародною реєстрацією для товарів та послуг "MILDRONAT" відповідно до Свідоцтва № 727093.

Позначення "МІЛДРОНАТ" отримало правову охорону на території України, як знак для товарів та послуг, на підставі Свідоцтва № 50772 від 15.06.2005 р., виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Датою реєстрації вказаного знаку для товарів та послуг є 15.06.2005 р., датою подання заявки на реєстрацію – 10.10.2003 р.

Позначення "МИЛДРОНАТ" отримало правову охорону на території України, як знак для товарів та послуг, згідно зі Свідоцтвом за міжнародною реєстрацією № 727158 від 19.01.2000 р. Датою реєстрації вказаного знаку для товарів та послуг є 19.01.2000 р., датою подання заявки на реєстрацію – 20.10.1996 р.

Позначення "MILDRONAT" отримало правову охорону на території України, як знак для товарів та послуг, на підставі Свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 727093 від 19.01.2000 р. Датою реєстрації вказаного знаку для товарів та послуг є 19.01.2000 р., датою подання заявки на реєстрацію – 20.10.1996 р.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстрований знак для товарів та послуг "МЕТИЛДРОНАТ", та видано ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Свідоцтво України № 65911. Датою реєстрації вказаного знаку для товарів та послуг є 15.08.2006 р., датою подання заявки на реєстрацію - 28.09.2004 р.

Колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позовні вимоги АТ "Гріндекс" є обґрунтованими, а тому такими, що підлягають задоволенню. При цьому, колегією береться до уваги наступне.

Статтею 499 Цивільного Кодексу України передбачено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтями 494, 495 Цивільного Кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом.

Відповідно до підпункту "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Абзацом 5 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім’я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Вищезазначені обставини свідчать про те, що знаки "МІЛДРОНАТ", "МИЛДРОНАТ" та "MILDRONAT" охороняються на території України, як інтелектуальна власність позивача, з 10.10.2003 р. та 19.01.2000 р. відповідно.

Слід зазначити про те, що першість у поданні заявки (пріоритет заявки) має позивач.

Висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 24.10.2006 р. № 356, складеним судовим експертом Науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено, що знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за Свідоцтвом України № 65911 є схожим зі знаком для товарів і послуг "МІЛДРОНАТ" за Свідоцтвом України № 50772 настільки, що його можна сплутати при певних умовах застосування; знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за Свідоцтвом України № 65911 є схожим зі знаком "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158, що його можна сплутати при певних умовах застосування; знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за Свідоцтвом України № 65911 є схожим зі знаком "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093 настільки, що його можна сплутати.

Зі змісту абзацу 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як вже зазначалося вище, згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за Свідоцтвом України № 65911 є схожим з кожним зі знаками для товарів та послуг позивача "МИЛДРОНАТ" та "MILDRONAT" за міжнародними реєстраціями № 727158 та відповідно № 727093 та зі знаком для товарів та послуг "МІЛДРОНАТ" згідно зі Свідоцтвом України № 50772.

Колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що позовні вимоги АТ "Гріндекс" підлягають задоволенню, оскільки права інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів та послуг "МИЛДРОНАТ" та "MILDRONAT" за міжнародними реєстраціями № 727158 та № 727093, на знак для товарів та послуг "МІЛДРОНАТ" згідно зі Свідоцтвом України № 50772 виникли раніше, ніж право ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" на знак для товарів та послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Беручи до уваги вище зазначені положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про те, що вимога позивача стосовно заборони ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються зазначеним товариством, є обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

Статтею 2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів в послуг" визначені повноваження Установи (центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

У своїй апеляційній скарзі скаржник стверджує, що призначивши ухвалою від 11.04.2007 р. судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності та доручивши її проведення судовому експерту Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Васьковській Тетяні Анатоліївні, місцевим господарським судом було порушено ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" та Інструкцію "Про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз", оскільки проведення судової експертизи було доручено не спеціалізованій установі за зоною обслуговування, з визначеного законом переліку, а конкретно визначеному судовому експерту іншої установи. Такі дії суду, на думку скаржника, порушують принципи юридичної рівності, що закріплені в Цивільному та Господарському Кодексах України (436-15) , інших нормативно-правових документах. Скаржник наголошує й на тому, що не згоден з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 356 від 24.10.2007 р.

На думку колегії, місцевий господарський суд правомірно призначив експертизу об’єктів інтелектуальної власності у даній справі. При цьому колегією береться до уваги наступне.

Згідно ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями". Отже, суд першої інстанції правомірно доручив проведення експертизи безпосередньо спеціалісту, який володіє необхідними знаннями.

Згідно з пунктом 1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. У частині 3 ст. 7 вище зазначеного Закону України визначено перелік експертиз, які не можуть бути доручені безпосередньо спеціалістам чи окремим експертам, а проводяться виключно державними спеціалізованими установами: "Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз".

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності не входить до визначеного переліку експертиз, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, а тому місцевий господарський суд правомірно доручив її проведення у даній справі Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

У своїй апеляційній скарзі скаржник також стверджує, що місцевим господарським судом було порушено п. 2 ст. 84 ГПК України, бо в описовій частині рішення відсутній стислий опис пояснень і клопотань сторін та їх представників (зокрема, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"), опис дій щодо огляду та дослідження доказів, а також, що судом першої інстанції не було належним чином досліджено обставини, якими ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" обґрунтувало необхідність призначення повторної судової експертизи у справі.

На думку колегії, оскаржене рішення господарського суду м. Києва відповідає за формою, структурою і внутрішнім складом вимогам ст. 84 ГПК України.

Зокрема, на сторінці 4 оскаржуваного рішення є опис дослідження висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 356, на сторінці 5 рішення суд дав оцінку вимозі позивача щодо заборони ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ", також на сторінці 5 описано клопотання ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" про призначення у справі повторної експертизи, зроблено його аналіз та надано правову оцінку.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 104 ГПК України порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

Колегія звертає увагу на те, що ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.07.2008 р., на підставі поданого ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" клопотання, було призначено повторну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі № 18/536. Пунктом 8 вказаної ухвали витрати по проведенню експертизи були покладені на ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та попереджено його про те, що у випадку несплати зазначених витрат справа буде повернута до Київського апеляційного господарського суду і розглянута за наявними у справі матеріалами.

ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" не сплатило витрати по проведенню повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі № 18/536, у зв’язку з чим матеріали справи були повернуті Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності до Київського апеляційного господарського суду.

Що стосується клопотань ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" про припинення провадження у справі, які обґрунтовані тим, що дію Свідоцтва № 65911 припинено на підставі заяви власника, то вони не підлягають задоволенню з огляду на те, що припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань (оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/847 (v_847600-06) ).

Враховуючи зазначене вище, судова колегія приходить до висновку про те, що рішення господарського суду м. Києва від 03.04.2008 р. у справі № 18/536 обґрунтоване, відповідає матеріалам справи та чинному законодавству України, а тому підстави для його скасування відсутні.