Позовні вимоги заявлені про визнання недійсним Свідоцтва України № 63304 на знак "ESCAPADE ЭСКАПАДА", виданого на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю "Арома Трейд" (далі – відповідач 2) у відношенні всіх товарів 3 і 5 класів МКТП і частини послуг 35 класу МКТП, зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі – відповідач 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 63304 недійсним частково та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.06.08 позовні вимоги задоволені повністю. Рішення мотивоване тим, що словесні позначення "ESCAPADE ЭСКАПАДА" та "ЭСКАДА", "ESCADA" є схожими до ступеня змішування. Словесне позначення "ESCADA" є сильним елементом знаків позивача, на якому лежить основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності, і який є основою для створення серії знаків. Спільний для всіх знаків серії елемент найбільше запам’ятовується та дозволяє виділити товари конкретного виробника, решта елементів знаків є допоміжними.

Не погодившись з рішенням, відповідач 2 подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати, у зв’язку з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити. Свої вимоги заявник мотивує тим, що суд не обґрунтував висновки про схожість знаку відповідача 2 із знаками позивача нічим, окрім посилань на висновок експерта. Заявник ставить під сумнів висновки судової експертизи у справі, оскільки семантична, візуальна та фонетична відмінність знаку відповідача 2 та знаків позивача є очевидною.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.09.08 відновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Арома Трейд" строк на апеляційне оскарження та прийнято скаргу до провадження. Розгляд справи призначений на 17.09.08.

В зв’язку з неявкою в судове засідання представників сторін розгляд справи відкладено на 06.10.08 (ухвала Київського апеляційного господарського суду від 17.09.08).

В судовому засіданні 06.10.08 представником відповідача 2 заявлено клопотання про призначення повторної судової експертизи у даній справі, яке було підтримано відповідачем 1.

Крім того, відповідачем 2 заявлено клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, які сторона не змогла подати в засідання суду першої інстанції, оскільки при розгляді справи участі не приймала. Клопотання задоволено.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.10.08 клопотання про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності задоволено; розгляд справи відкладено на 20.10.08 та зобов’язано сторони надати письмовий перелік питань, які мають бути роз’яснені експертом під час проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності із зазначенням науково-дослідної установи, якій, на їх думку, слід доручити проведення експертизи у даній справі.

16.10.08 представник позивача надав відзив на апеляційну скаргу, в якому спростовує її доводи та просить оскаржуване рішення залишити без змін, а скаргу – без задоволення.

В судовому засіданні 20.10.08 сторони надали суду перелік питань, які, на їх думку, мають бути роз’яснені експертом під час проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.08 призначено повторну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, в зв’язку з чим провадження у даній справі було зупинено.

28.11.08 листом № 02-12/2333 матеріали справи № 12/174 були скеровані до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

28.05.09 до Київського апеляційного господарського суду разом з матеріалами справи № 12/174 надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому зазначено, що оскільки відповідач 2 не здійснив оплату вартості експертизи, матеріали повернуті без виконання.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.09 поновлено апеляційне провадження у даній справі, розгляд апеляційної скарги призначено на 17.06.09.

В судовому засіданні 17.06.09 представник відповідача 1 надав відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначає, що позивачем не надано доказів порушення, невизнання або оспорювання його прав чи інтересів. В зв’язку з цим просить оскаржуване рішення скасувати та прийняте нове про відмову в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні докази, обговоривши доводи апеляційної скарги, відзивів, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Компанія ЕСКАДА АГ (далі – позивач) володіє 7-ма міжнародними реєстраціями знаків, правова охорона яким надається без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема: "ЕSСАDA" за міжнародною реєстрацією від 25.02.87 № 510462, "ЭСКАДА" за міжнародною реєстрацією від 11.09.96 № 662467, "ЕSСАDА СОLLЕСТION" за міжнародною реєстрацією від 23.10.97 № 683829, "ЕSСАDА - Тhе Соlог оf Е1еgаnсе" за міжнародною реєстрацією від 21.01.2000 № 728974, "ЕSСАDА SЕNTІМЕNT" за міжнародною реєстрацією від 20.11.2000 № 748946, "ЕSСАDA" за міжнародною реєстрацією від 24.04.02 № 783331, "ЕSСАDА ISLAND KISS" за міжнародною реєстрацією № 811518 від 23.09.03.

Згадані міжнародні реєстрації здійснені відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), яка набула чинності для України, як правонаступниці СРСР з 25.12.91.

Відповідно до положення 4 (1) Мадридської угоди з дати міжнародної реєстрації у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, якби він був зареєстрований там безпосередньо.

15.06.06 відповідачем 1 зареєстровано знак для товарів і послуг "ESCAPADE ЭСКАПАДА" на ім’я відповідача 2 і видано свідоцтво України № 63304 на знак для товарів і послуг для маркування товарів 3, 5 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП). Дата подання заявки – 21.09.04.

Позивач вважає, що зареєстрований знак відповідача 2 "ESCAPADE ЭСКАПАДА" не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним згідно з п.1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на дату подання заявки, є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками позивача, заявленими раніше.

В підтвердження зазначеного позивач наводить такі доводи: знак "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА", зареєстрований за Свідоцтвом України № 63304 для позначення товарів 3, 5 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками позивача "ЕSСАDА", "ЭСКАДА", "ЕSСАDА СОLLЕСТION", "ЕSСАDА - Тhе Соlог оf Е1еgаnсе", "ЕSСАDА SЕNTІМЕNT", "ЕSСАDА", "ЕSСАDА ISLAND KISS", раніше заявленим на реєстрацію в Україні; всі товари 3 та 5 класів МКТП та частина послуг 35 класу МКТП "демонстрування косметичних і парфумерних виробів та наборів, розповсюджування зразків косметичних і парфумерних виробів та наборів, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту косметичних і парфумерних виробів та наборів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці вироби на підприємствах торговельної мережі, допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів; всі інші послуги вказаного класу, пов'язані з товарами 3 класу", зазначені за оскаржуваним Свідоцтвом, є спорідненими товарам 3 класу, на які поширюється охорона знаків позивача "ЕSСАDА", "ЭСКАДА", "ЕSСАDА СОLLЕСТION", "ЕSСАDА - Тhе Соlог оf Е1еgаnсе", "ЕSСАDА SЕNTІМЕNT", "ЕSСАDА", "ЕSСАDА ISLAND KISS", знак "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" є оманливим щодо особи, яка виробляє товари та надає відповідні послуги.

Частиною першою ст. 15 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України (435-15) ) встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі не визначення цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим кодексом, іншим законом або договором.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, регулюються положеннями Закону України від 15.12.93 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (далі – Закон №3689).

Згідно зі ст. 5 зазначеного вище Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону № 3689, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Господарським судом міста Києва встановлено, що знаки позивача, перераховані вище, є словесними позначеннями, виконаними стандартним шрифтом літерами латинської абетки, крім знака "ЭСКАДА" за міжнародною реєстрацією № 662467, який виконано літерами кириличної абетки.

Словесне позначення "ЕSСАDA" є єдиною складовою знаків за міжнародною реєстрацією № 510462 та міжнародною реєстрацією № 783331.

Словесне позначення "ЕSСАDA" входить до складу інших словесних позначень знаків: "ЕSСАDА СОLLЕСТION" за міжнародною реєстрацією № 683829, "ЕSСАDА - Тhе Соlог оf Е1еgаnсе" за міжнародною реєстрацією № 728974, "ЕSСАDА SЕNTІМЕNT" за міжнародною реєстрацією № 748946, "ЕSСАDА ISLAND KISS" за міжнародною реєстрацією № 811518 і знаходиться на початку інших словесних позначень в складі кожного знака.

Знак відповідача 2 "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" становить собою два словесні позначення "ЕSСАРАDЕ" та "ЭСКАПАДА", розміщені один під одним, виконані стандартним шрифтом. Словесне позначення "ЕSСАРАDЕ" виконане літерами латинської абетки, словесне позначення "ЭСКАПАДА" виконане літерами кириличної абетки.

Таким чином, Господарському суду міста Києва необхідно було дати відповідь на питання: чи, дійсно, існує схожість до ступеня змішування знака для товарів і послуг "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" за свідоцтвом України № 63304 зі знаками, зареєстрованими позивачем за міжнародною реєстрацією?

У вирішенні спорів, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе притаманні суду функції експерта.

Враховуючи наведене положення, місцевим господарським судом було призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності, яку доручено провести Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України було здійснено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. На вирішення експертизи було поставлене питання (в редакції експерта): "Чи схожий настільки, що його можна сплутати знак для товарів і послуг "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" за свідоцтвом України № 63304 зі знаками "ЕSСАDA" за міжнародною реєстрацією №510462 від 25.02.87; "ЕSСАDA" за міжнародною реєстрацією № 783331 від 24.04.02; "ЕСКАДА" за міжнародною реєстрацією № 662467 від 11.09.96; "ЕSСАDА СОLLЕСТION" за міжнародною реєстрацією № 683829 від 23.1.97; "ЕSСАDА - Тhе Соlог оf Е1еgаnсе" за міжнародною реєстрацією № 728974 від 21.01.2000; "ЕSСАDА SЕNTІМЕNT" за міжнародною реєстрацією № 748946 від 20.11.2000; "ЕSСАDА ISLAND KISS" за міжнародною реєстрацією №811518 від 23.09.03?".

За результатом призначеної судової експертизи складено висновок від 23.04.08 №341, яким встановлено, що знак для товарів і послуг "ESCAPADE ЭСКАПАДА" за свідоцтвом України № 63304 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками "ESCADA" за міжнародною реєстрацією № 510462 від 25.02.87; "ESCADA" за міжнародною реєстрацією № 783331 від 24.04.02; "ЕСКАДА" за міжнародною реєстрацією № 662467 від 11.09.96; "ESCADA COLLECTION" за міжнародною реєстрацією № 683829 від 23.10.97; "ESCADA The color of Elegance" за міжнародною реєстрацією № 728974 від 21.01.2000; "ESCADA SENTIMENT" за міжнародною реєстрацією № 748946 від 20.11.00; "ESCADA ISLAND KISS" за міжнародною реєстрацією № 811518 від 23.09.03.

Відповідно до ст. 32 ГПК України висновок судової експертизи входить до засобів доказування.

При цьому у частині третій п.2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 11.11.98 № 02-5/424 (v_424800-98) судова експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Оцінюючи зазначений висновок судової експертизи, колегія суддів вважає його належним чином мотивованим та таким, що узгоджується з наявними у матеріалах справи доказами, та правомірно застосованим Господарським судом міста Києва.

Зокрема, суд детально встановив склад зображень знака відповідача 2 та знаків позивача, виявив їх домінуючі частини та порівняв їх стосовно фонетичних, графічних (візуальних), семантичних ознак та асоціативності між собою.

Відповідно до ч. 2 п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 (z0276-95) (далі – Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Суд першої інстанції правомірно встановив, що словесне позначення "ESCADA" є сильним елементом знаків позивача, і вказане позначення є основою для створення серії знаків.

Обґрунтованим є зазначення того, що підставою асоціації знака відповідача 2 "ESCAPADE ЭСКАПАДА" із знаками позивача та їх схожості настільки, що їх можна сплутати, є збіг словесних позначень "ESCAPADE" та "ESCADA" на початку словесних позначень "ЭСКАПАДА" та "ЭСКАДА" – на початку та в кінці позначень.

Тобто, твердження відповідача 1 про те, що знак "ESCAPADE ЭСКАПАДА" не має звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості із знаками позивача спростовується встановленими судом обставинами.

Колегією суддів встановлено, що знаки позивача зареєстровані для ряду товарів 3 класу МКТП, серед яких вказані такі товари як: "мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти".

Знак відповідача 2 за Свідоцтвом № 63304 "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" зареєстровано для: ряду товарів 3 класу МКТП, які можна віднести до таких груп як: "парфуми, косметика, ефірні олії, засоби для волосся, мийні засоби, зубні порошки та пасти", товарів 5 класу МКТП: "лікувальні шампуні, лікувальні креми, лікувальні лосьйони, лікувальні зубні порошки і пасти, лікувальні засоби для догляду за шкірою та волоссям" та для послуг 35 класу МКТП, серед яких вказані такі послуги як: "демонстрування косметичних і парфумерних виробів та наборів, розповсюджування зразків косметичних і парфумерних виробів та наборів, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту косметичних і парфумерних виробів та наборів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці вироби на підприємствах торговельної мережі, допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів".

Відповідно до ч. З п. 4.3.2.5. Правил (z0276-95) визначено, що для встановлення однорідності товарів або товарів і послуг слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як обґрунтовано зазначено судом першої інстанції, частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстрований знак відповідача 2, та товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, збігаються, тобто є тими самими. При цьому інша частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстрований знак відповідача-2, та товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, є спорідненими, оскільки відносяться до одного роду (виду) товарів як парфумерні, косметичні, гігієнічні товари; мають однакове призначення як косметичні товари для догляду та прикрашення зовнішності, товари для догляду волосся, товари особистої гігієни; мають однакові умови та канали збуту товарів та коло споживачів.

Аналіз положень Правил (z0276-95) дає підстави зазначити, що всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак відповідача-2, та товари З класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, є спорідненими, оскільки відносяться до однакового роду (виду) як косметичні та гігієнічні засоби; мають однакове призначення в якості косметичних та гігієнічних засобів; мають однакові умови та канали збуту товарів, оскільки косметичні та гігієнічні товари лікувального призначення можуть продаватись разом в косметичних відділах аптек та в косметичних відділах супермаркетів та мають однакове коло споживачів.

Крім того, місцевим господарським судом встановлено, що частина послуг 35 класу МКТП "демонстрування косметичних і парфумерних виробів та наборів, розповсюджування зразків косметичних і парфумерних виробів та наборів, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту косметичних і парфумерних виробів та наборів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці вироби на підприємствах торговельної мережі, допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів; всі інші послуги вказаного класу, пов’язані з товарами 3 класу", для яких зареєстрований знак відповідача 2, та товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, є спорідненими.

Підставою вказаного є пов’язаність вказаних послуг з товарами 3 класу МКТП, для яких призначені знаки позивача.

Вказане підтверджується також висновком судової експертизи стосовно того, що спорідненість товарів і послуг означає, що товари і послуги можуть бути тісно або специфічно пов'язані таким чином, що використання тотожних або схожих знаків може привести до їх сплутування.

Твердження відповідача 1 стосовно того, що відповідні товари та товари і послуги не є спорідненими спростовується матеріалами справи та встановленими судом обставинами.

Враховуючи викладене вище, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком місцевого господарського суду, що на позначення "ЕSСАРАDЕ ЭСКАПАДА" за Свідоцтвом № 63304 поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені відповідно до абз. 2 п. З ст. 6 Закону стосовно всіх товарів 3 класу МКТП, всіх товарів 5 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "демонстрування косметичних і парфумерних виробів та наборів, розповсюджування зразків косметичних і парфумерних виробів та наборів, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту косметичних і парфумерних виробів та наборів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці вироби на 5 підприємствах торговельної мережі, допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів; всі інші послуги вказаного класу, пов’язані з товарами З класу".

До матеріалів справи відповідачем 2 на підтвердження доводів додано висновок № 1 спеціаліста з дослідження об’єктів інтелектуальної власності від 03.10.08. Даний висновок не розцінюється колегією суддів в якості належного доказу, оскільки з його змісту вбачається, що патентним повіреним було дано відповідь на питання, що потребують спеціальних знань, тобто було здійснено експертизу. В даному висновку не міститься позначень, що патентний повірений, який давав відповідь на поставлені питання, несе за це відповідальність.

Що стосується інших доводів відповідачів, то, на думку колегії суддів, вони оцінювались Господарським судом міста Києва нарівні з доводами позивача.

Враховуючи викладене вище, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що рішення Господарського суду міста Києва від 27.06.08 у справі № 12/174 відповідає вимогам чинного законодавства, фактичним обставинам та матеріалам справи, підстави для його скасування відсутні.