від позивача МасловаА.В. -представник (дов. № б/н від 31.08.2012 р.) Косінова Н.М. -представник (дов. № б/н від 20.09.2012 р.)від відповідача 1 Ресенчук В.М. -представник(дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011 р.)від відповідача 2Єфімов С.В. -представник (дов. № б/н від 07.03.2012 р.) від відповідача 3Єфімов С.В. -представник (дов. № б/н від 07.03.2012 р.)від відповідача 4Єфімов С.В. -представник (дов. № б/н від 07.03.2012 р.)від 3-ї особиАмеліна О.С. -представник (дов. № б/н від 01.02.2012 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік" в якому просить суд: 1) визнати недійсним свідоцтво на знак товарів і послуг за № 106911 видане Державною службою інтелектуальної власності України Товариству з обмеженою відповідальністю "Зотік" 12.05.2009 р.; 2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 106911 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 3) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг; 4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, відповідно до ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011 р., здійснює продаж моторної оливи під торговельною маркою LUXOIL, на яку 15.04.2004 р. видане свідоцтво на знак для товарів і послуг № 38725.

Але позивачу стало відомо, що ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" порушує майнові права інтелектуальної власності громадянина Сащука С. В. на знак для товарів і послуг LUXOIL без згоди власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг - LUXOIL - серії UA № 38725, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності 15.04.2004 р., шляхом продажу автомобільної оливи, під торговельною маркою LUXE, відповідно до свідоцтва на знак товарів і послуг № 106911 від 12.05.2009 р., що видане відповідачем 1 на ім'я -ТОВ "Зотік".

Позивач вважає, що позначення LUXE, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом № 106911, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на даний товарний знак мають бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 5 н. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою господарського суду м. Києва від 02.02.2012 р. порушено провадження у справі №5011-59/1087-2012 та призначено справу до розгляду на 20.02.2012 р.

20.02.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника 3-ої особи пояснення у справі, відповідно до яких 3-тя особа підтримує позовні вимоги та вважає, що позов підлягає до задоволення повністю з підстав викладених у поясненнях.

20.02.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 3 клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого відповідач 3 просить суд зупинити провадження в даній справі до набрання законної сили рішення у справі № 2 -1529/12 за позовом Сащук С.В. до Державного департаменту інтелектуальної власності, ТОВ "Делфін Дістріб'юшн Україна", ТОВ "Зотік" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 106911 від 12.05.2009 р.

В судовому засіданні 20.02.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про призначення по справі судової експертизи, відповідно до якого позивач просить суд призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою виконання вимог ухвали суду про порушення провадження.

Суд задовольнив клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи, ухвалив відкласти розгляд клопотань про зупинення провадження у справі та про призначення по справі судової експертизи на наступне судове засідання.

У зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, необхідністю надання додаткових доказів, в судовому засіданні оголошена перерва до 02.03.2012 р.

В судовому засіданні 02.03.2012 р. представники відповідачів 1 та 2 надали суду відзиви на позовну заяву, відповідно до яких заперечують проти позовних вимог з наступних підстав.

Представник відповідача 1 обґрунтовуючи заперечення на позовну заяву вказує на те, що враховуючи всі кваліфікуючі ознаки визначені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, за результатами співставлення, дослідження та аналізу окремо взятих ознак та їх оцінки в цілому, дозволяє зробити висновок, що вимоги позивача є необґрунтованими. Відповідач 1 також вважає, що твердження позивача, що позначення "LUXE", є такими, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу є необґрунтованими.

Відповідач 2 заперечення на позовну заяву обґрунтував тим, що відповідачем 3 отримано законне рішення, прийняте Державним департаментом інтелектуальної власності, оскільки заявлене позначення "LUXE" перевірялось експертизою на дотримання умов надання правової охорони. Та враховуючи інтенсивність продажу та просування на одному автохімічному ринку, посилання позивача на те, що до вересня 2011 р. йому було не відомо використання знаку для товарів і послуг для автохімічної продукції "LUXE" на ринку є неправдивими.

Представник відповідача 3 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого також заперечує проти позовних вимог, вказуючи на те, що видача свідоцтва України № 38725 на знак для товарів і послуг "LUXOIL" на ім'я Калашнікової Н.І. здійснене внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме ВАТ "Пушкінський завод". Реєстрація позначення "LUXOIL" в якості знаку для товарів і послуг, використання його позивачем для продукції є проявом недобросовісних дій та очевидним прикладом недобросовісної конкуренції, що завдає матеріальних збитків.

Також, відповідач 3 підтримав клопотання подане ним в минулому судовому засіданні про зупинення провадження у справі.

Представник відповідача 1 не заперечував проти даного клопотання та також надав суду клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого просить суд зупинити провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до вирішення пов'язаної з нею справи у Солом'янському районному суді м. Києва № 2-1529/12.

Представник відповідача 2 не заперечив проти даного клопотання.

Представники позивача та 3-ої особи заперечили проти даного клопотання.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи відмовив в задоволенні даного клопотання.

В судовому засіданні 02.03.2012 р. представник відповідача 2 надав суду клопотання про залучення до участі у справі в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Пушкінский завод", у зв'язку з тим, що продукція ТМ LUXE виробляється не тільки в Україні відповідачем 2, але й зазначеним російським підприємством в Російській Федерації. А тому прийняття рішення по даній справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ "Пушкінский завод".

Представники позивача та 3-ї особи заперечили проти задоволення даного клопотання, з підстав його необґрунтованості.

Представники відповідача 1 та відповідача 3 не заперечили проти даного клопотання.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи відмовив в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі в якості 3-ї особи ТОВ "Пушкінский завод".

02.03.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про призначення по справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

За результатами розгляду зазначеного клопотання, судом призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, про що 02.03.2012 р. винесено відповідну ухвалу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, провадження у справі №5011-59/1087-2012 підлягає зупиненню на час проведення судової експертизи.

Ухвалою суду від 02.03.2012р. зупинено провадження у справі №5011-59/1087-2012 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

27.08.2012р. відділом діловодства суду отримано від Київського науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Висновок № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-59/1087-2012 від 27.08.2012.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 28.08.2012 р. провадження у справі № 5011-59/1087-2012 поновлено та призначено розгляд справи на 03.09.2012 р.

Представники відповідача 2, відповідача 3, 3-ї особи в судове засідання не з'явились, про поважні причини неявки суд не повідомили, вимоги ухвали суду не виконали, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

03.09.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про заміну неналежного відповідача 3 - ТОВ "Зотік" на належного відповідача - ВАТ "Пушкінський завод", про перевірку обставин щодо належності ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" як відповідача 2, та про залучення нового представника - Маслову А.В.

В судовому засіданні 03.09.2012 р. представник відповідача 1 заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з висновком експертизи. Клопотання задоволено.

Суд, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представників відповідача 2, відповідача 3, 3-ї особи, невиконанням вимог ухвали суду від 28.08.2012 р., відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 24.09.2012 р. За таких обставин, розгляд клопотання представника позивача відкладено судом на наступне судове засідання.

21.09.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 3 клопотання про заміну неналежного відповідача ТОВ "Зотік" належним - ВАТ "Пушкінський завод".

24.09.2012 відділом діловодства суду отримано від представника ВАТ "Пушкінський завод" клопотання про заміну неналежного відповідача - ТОВ "Зотік" на відповідача ВАТ "Пушкінський завод" та про відкладення розгляду справи.

24.09.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про залучення іншого відповідача ВАТ "Пушкінський завод", заяву про забезпечення позову, письмові пояснення.

В судовому засіданні 24.09.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про залишення без розгляду клопотання подане судовому засіданні 03.09.2012 р. про заміну неналежного відповідача ТОВ "Зотік" на належного - ВАТ "Пушкінський завод" та підтримав клопотання про залучення ВАТ "Пушкінський завод" в якості іншого відповідача, обґрунтовуючи дане клопотання тим, що з 12.03.2012 р. внесені зміни до реєстру Укрпатента у "Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" про заміну власника свідоцтва України № 106911 на знак для товарів і послуг "LUXE", з ТОВ "Зотік", на нового власника свідоцтва України № 106911 - ВАТ "Пушкінський завод", що знаходиться за адресою: Ярославское шосе, 1, літ. А, м. Пушкіно, Московська область, 141200, Російська Федерація.

В зв'язку з тим, що з'явився новий власник свідоцтва України №106911 за оспорюваним знаком LUXE -ВАТ "Пушкінський завод", існують вичерпні підстави залучити його, як відповідача по даній справі, в якості відповідача №4.

Представник від відповідача 2, 3 та від ВАТ "Пушкінський завод" заперечив проти клопотання представника позивача та підтримав клопотання про заміну неналежного відповідача ТОВ "Зотік" належним - ВАТ "Пушкінський завод", обґрунтовуючи клопотання тим, що на сьогоднішній день ТОВ "Зотік" не є власником знаку за оскарженим свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911, оскільки 20.02.2012 р. ТОВ "Зотік" уклав з ВАТ "Пушкінський завод" Договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911. Так ТОВ "Зотік" є неналежним відповідачем у справі, так як її вирішення жодним чином не зачіпає прав та законних інтересів ТОВ "Зотік".

Представник відповідача 1 не заперечив проти клопотання про заміну неналежного відповідача ТОВ "Зотік" належним - ВАТ "Пушкінський завод".

Представник 3-ї особи заперечив проти клопотання про залучення до участі у справі в якості належного відповідача ВАТ "Пушкінський завод".

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, задовольняє клопотання представника позивача про залучення до участі у справі іншого відповідача -ВАТ "Пушкінський завод", таким чином частково задовольняючи клопотання відповідача 3, з наступних підстав.

У відповідності до статті 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Предметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 106911 на знак для товарів і послуг "LUXE", зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України вчинити певні дії, зобов'язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Відповідно до рішення Державної служби інтелектуальної власності від 27.02.2012 р., Державна служба інтелектуальної власності вирішила опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Держаного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак за свідоцтвом України № 106911 від ТОВ "Зотік" ВАТ "Пушкінський завод" (реєстраційний номер 12455, дата публікації та реєстрації 12.03.2012 р.).

У зв'язку з тим, що з'явився новий власник свідоцтва України №106911 за оспорюваним знаком "LUXE", слід залучити ВАТ "Пушкінський завод", як відповідача по даній справі, у якості відповідача 4, поряд з відповідачем 2 та відповідачем 3 по даній справі до яких позивачем також заявлені вимоги.

В судовому засіданні 24.09.2012 р. представник позивача підтримав заяву про забезпечення позову. Розгляд клопотання про забезпечення позовних вимог відкладено на наступне судове засідання.

У зв'язку з залученням до участі у справі іншого відповідача - Відкрите акціонерне товариство "Пушкінський завод" розгляд справи відкладено на 22.10.2012 р., про що 24.09.2012 р. винесено відповідну ухвалу.

19.10.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 4 відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач 4 заперечує проти позовних вимог, вказуючи на те, що ТОВ "МГ Автомотів" є неналежним позивачем, оскільки відповідачі по справі жодним чином не порушують прав і охоронюваних законом інтересів останнього. Також, позивач не має права на використання торговельної марки" LUXOIL" для товарів і послуг, якщо виробником таких товарів/особою, що надає послуги не є ТОВ "Черкаський завод автохімії". Жодних доказів того, що ТОВ "МГ Автомотів" реалізує під торговельною маркою "LUXOIL" продукцію виробництва саме ТОВ "Черкаський завод авто хімії" суду не надано. На сьогоднішній день знак для товарів і послуг "LUXЕ" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911 є належним чином зареєстрований в Україні і використовується відповідачами за згодою його власника - ВАТ "Пушкінський завод".

22.10.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача доповнення до заяви про забезпечення позову, відповідно до якого позивач просить суд: 1)заборонити відповідачу: власнику свідоцтва України № 106911 на знак для товарів і послуг "LUXE" - ВАТ "Пушкінський завод", до вирішення справи та набрання рішення суду законної сили, здійснювати передачу прав власності на знак за свідоцтвом України №106911, передачу інших майнових прав інтелектуальної власності, в т.ч. передачу права на використання знаку для товарів і послуг "LUXE" будь-яким особам, у будь-якій формі; 2)заборонити відповідачам: ТОВ "Зотік" (відповідач-3) та ТОВ "Делфін Діспгриб'юшн Україна" (відповідач-2) до вирішення справи та набрання рішення суду законної сили, здійснювати передачу прав на знак "LUXE", в т.ч. передачу права на використання знаку для товарів і послуг "LUXE" будь-яким особам, у будь-якій формі; 3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України (Відповідачу-1), до вирішення справи та набрання рішення суду законної сили, приймати рішення про публікацію відомостей щодо передачі права власності та інших майнових і немайнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "LUXE" за свідоцтвом України № 106911, а також здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", приймати рішення про видачу ліцензії на використання знака.

Заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що невжиття таких заходів вже призвело до затягування судового процесу, а в подальшому може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду по даній справі і надати можливість відповідачам, як власнику, так і користувачам знаку, уникнути подальшої відповідальності, шляхом заміни власника або користувача (ліцензіата), як сторони по договору, під час розгляду справи, оскільки права на оспорюваний знак можуть в будь-який момент перейти до іншої особи, яка не буде учасником даного судового процесу.

Представники відповідачів заперечили проти заяви про забезпечення позовних вимог вказуючи на те, що клопотання представника позивача необґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому немає підстав вважати що в подальшому може виникнути загроза невиконання або утруднення виконання рішення суду.

Ознайомившись з заявою, суд приходить до висновку про те, що вона не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 16 (v0016600-11) "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" (п. 3), достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.

Крім того, як зазначено в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 12.12.2006 р. за № 01-8/2776 "Про деякі питання практики забезпечення позову" (v2776600-06) , у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Крім того, заявник повинен обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Однак, як вбачається із заяви позивача про забезпечення позову, остання не містить взагалі обґрунтованих доводів та доказів щодо реальних, існуючих обставин, які вказують на ймовірну складність або неможливість в подальшому виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог, так само як і не містить будь-якого документального обґрунтування, наявності фактичних обставин, які свідчать про загрозу невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову.

Таким чином, заявляючи про необхідність вжиття заходів до забезпечення позову, позивач не навів обставин, з якими законодавство пов'язує необхідність для їх вжиття та не підтвердив їх письмовими та належними доказами, а отже, суд дійшов висновку, що у задоволенні заяви про забезпечення позову слід відмовити.

В судовому засіданні 22.10.2012 р. представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтовуючи дане клопотання наявністю квитків на поїзд.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання.

Приписами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України визначений перелік обставин, за яких суд відкладає розгляд справи. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 названої статті, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу та, відповідно до п. 2 ч. 1 названої статті, у разі неподання витребуваних доказів. Однак стаття 77 ГПК України встановлює не обов'язок суду відкласти розгляд справи, а визначає лише право суду при наявності зазначених випадків.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, враховуючи вимоги ст. 77 ГПК України, не вбачає достатніх та обґрунтованих підстав для відкладення розгляду справи, а тому в задоволенні клопотання відмовлено.

В судовому засіданні 22.10.12 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

07.04.2011 р. позивач уклав із фізичною особою - Сащуком Сергієм Володимировичем ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельної марки "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг.

Торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725 була зареєстрована Державним департаментом інтелектуальної власності України 15.04.2004 р. для товарів 1, 4 та 9 класів МКТП:

Кл.1: Антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; диспергатори олій; домішки хімічні до моторного палива; емалебарвильні хімікати; емульгатори; здистильована вода; знебарвники на промислові потреби; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; мінеральні кислоти; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; промислові хімікати; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; цідильні (фільтрувальні) керамічні матеріали подрібнені; цідильні (фільтрувальні) матеріали (мінеральні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (рослинні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (хімічні речовини); речовини для лагодження шин.

Кл. 4: Бензин; бензол; вазелін технічний; віск на промислові потреби; газолін гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; касторова олія на технічні потреби; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метиловании денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; олії до фарб; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально-охолоджувальні; ріпакова олія технічна; соняшникова олія технічна; технічні жири (мастила); технічні оливи.

Кл. 9: Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автостоянкові лічильники (часу); акумулятори електричні; акумулятори електричні до транспортних засобів; амперметри; анодні батареї; антени; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; банки акумуляторів; батареї електричні; покажчики рівня бензину; бензонасоси (помпи) до станцій технічного обслуговування блимкі сигнальні ліхтарі; вимикачі електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів віскозиметри; вмістини мірні; вогнегасники; газоаналізатори; газометри денсиметри; денситометри; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; дзеркала для контрольно-оглядових робіт; дзеркала оптичні; діагностичні апарати нелікарські; дорожні знаки світиві або механічні; дрібні вимірювальні інструменти; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі електричні; замки електричні; запалювальні апарати електричні дистанційні; захисні (захистові) шоломи, каски; збалансовувальні пристрої; зварювальні апарати електродугові; звукові сигнальні пристрої; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальна апаратура; знаки світиві; індикатори електричні; іскрогасники; кабелі (жильники) електричні; комутаційні електричні апарати; лічильники; наснажувальні пристрої для акумуляторів.

Заявка № 2001085005 на реєстрацію "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725 була подана 08.08.2001 р.

Відповідач 3, станом на дату подання позову, був власником торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом України № 106911. Торговельна марка за свідоцтвом України № 106911 була зареєстрована Державним департаментом інтелектуальної власності України 12.05.2009 р. для товарів та послуг 1, 3, 4 та послуг 35, 42 класів МКТП:

Кл. 1: Антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вода здистильована; вода підкислена для перенаснажування акумуляторів; гальмові рідини; гліколь; гліцерин на цюмислові потреби; детергенти на промислові потреби; диспергатори нафти; диспергатори олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; етер гліколю (простий ефір); знепрозорювачі (замутнювачі, глушники) до скла; знебарвники (вибілювачі) на промислові потреби; зневоджувальні препарати на промислові потреби; знежирювальні препарати на промислові потреби; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), цим побутових; клеї для шин надувних; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; метиловий спирт; мінеральні кислоти; окислювачі (хімічні домішки до моторного палива); охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; очищальні препарати (прояснювачі); препарати, що сприяють ощадженню палива; промислові хімікати; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; розчинники для клеїв; розчинники для лаків; речовини для лагодження шин; спирт етиловий; синтетичні матеріали для абсорбування олій та олив; фільтрувальні (цідильні) матеріали (мінеральні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали (необроблені пластмаси); фільтрувальні (цідильні) матеріали (рослинні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали (хімічні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали керамічні подрібнені; хімікати для очищання олій; хімікати для видаляння нагару в двигунах; хімічні добавки до олій; шпаклівки для кузовів автомобілів; шпаклівки олійні;

Кл. 3: Абразиви (абразивні матеріали); амоніак (леткий луг) (мийний засіб); блискувальні препарати; ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; дезінфікувальне мило; замочувальні препарати для прання; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знежирювачі, крім промислових; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; лискувальний віск; лискувальні пасти; лискувальні препарати; лискувальні препарати для меблів і підлоги; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мийні препарати; мило; олії чистильні; олія терпентинна (скипидарна) для знежирювання; паста пральна; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; пральний блиск; пральні вибілювачі; пральні препарати; препарати для сухого чищення; препарати для виводіння плям; препарати для змивання фарб; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); розчини для миття вітрового (переднього) скла; серветки, просочені косметичними лосьйонами; скипидар для знежирювання; чистильні (лискувальні) препарати; чистильні препарати; чистильні розчини; шампуні;

Кл. 4: Бензин; бензол; вазелін технічний; віск на промислові потреби; газолін; гас; графіт мастильний; денатурат (метилований спирт); деревне вугілля (паливо); дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; карнубський віск; касторова олія на технічні потреби; ксилол;. мазут; матеріали для розпалювання; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафта, сира або перероблена; нафтовий (петролейний) етер (простий ефір); нафтовий газ; олії до фарб; паливний газ; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; ріпакова олія технічна; соняшникова олія технічна; спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи;

Кл. 35: Аналізування собівартості; агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання статистичних даних; інвойсування; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); написання рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; фахове консультування щодо підприємництва;

Кл.42: Вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; відновлювання комп'ютерної бази даних; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища (довкілля); досліджування в хімії; експертування; комп'ютерне програмування; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо комп'ютерної техніки; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; наймання (прокат) веб-серверів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; обслуговування програмного статку комп'ютерів; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; хімічні аналізи.

Заявка на реєстрацію торговельної марки "LUXE" була подана відповідачем 3 - 12.02.2008 р.

20.02.2012 р. між відповідачем 3 - ТОВ "Зотік" та відповідачем 4 - ВАТ "Пушкінський завод" був укладений договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "LUXE". 27.02.2012 р. Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення (реєстраційний номер 12455, дата публікації та реєстрації 12.03.2012) про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Держаного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак.

Позивач вважає, що торговельна марка "LUXE" за свідоцтвом України № 106911 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою із торговельною маркою "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725 настільки, що їх можна сплутати, а також є такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Зазначене є підставою для визнання даної торговельної марки недійсною та внесення відповідачем 1 змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснення публікацію про це в офіційному бюлетені. Також вважає, що відповідачі 2 та 3 вчиняють дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "LUXOIL", засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовують позначення "LUXE" шляхом нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Відповідач 1 у своєму відзиві заперечував проти заявлених позовних вимог, зазначаючи, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи (Державне підприємство "Український інститут промислової власності"), було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленим у ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та на нього не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, зокрема підстава абзацу другого п.3 цієї статті, зображення порівнюваних знаків не мають візуальної схожості до ступеню змішування.

Відповідач 2 у відзиві заперечував проти заявлених позовних вимог, зазначаючи, що спірну торговельну марку було видано за результатами проведення експертизи відповідачем 1, що була здійснена у відповідностями з вимогами чинного законодавства. Використання торговельної марки "LUXЕ" здійснюється ним на законних підставах.

Відповідачі 3 та 4 у відзивах проти заявлених позовних вимог заперечували, зазначаючи, що продукція під торговельною маркою "LUXOIL" виробляється відповідачем 4 з 1999 року. В 2008 році було проведено ребрендінг у ході якого торговельна марка "LUXOIL" змінилась на торговельну марку "LUXЕ". 30.05.2009 р. між відповідачами 2 та 3 було укладено ліцензійний договір на використання торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом України № 106911. Реєстрація позначення "LUXOIL" є проявом недобросовісних дій з боку позивача.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 5011-59/1087-2012 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи існує звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість позначення за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг із позначенням за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?

2. Чи є товари і послуги, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг, спорідненими (однорідними) із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?

3. Чи асоціюється знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг в цілому із знаком за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?

4. Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з ТОВ "МГ Автомотів"?

5. Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з іншими особами?

6. Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з товарами і послугами ТОВ "МГ Автомотів"?

7. Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з товарами і послугами, що виробляються та надаються іншими особами?

8. Чи є належна ТОВ "Зотік" торговельна марка за Свідоцтвом України № 106911 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725?

9. Чи є торговельна марка ТОВ "Зотік" за Свідоцтвом України № 106911 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Питання суду №1 та №8 об'єднані, так як питання № 1 є уточнюючим щодо питання суду № 8. Питання №№ 3-7 не можуть бути вирішені Експертами, так як вирішення даних питань не входить до їх компетенції. Для вирішення даних питань необхідні знання з інших напрямків, таких як, соціологія, психологія тощо. Користуючись своїм правом на експертну ініціативу, відповідно до п.4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, досліджують питання в наступній послідовності:

1. Чи є товари і послуги, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг, спорідненими (однорідними) із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?

2. Чи є належна ТОВ "Зотік№ торговельна марка за Свідоцтвом України № 106911 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725?

3. Чи є торговельна марка ТОВ "Зотік" за Свідоцтвом України № 106911 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

27.08.2012 р. від Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності отримано матеріали справи із висновком № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-59/1087-2012 від 27.08.2012 р., відповідно до якого судовими експертами Охромєєвим Ю.Г. та Ткачук Т.М. надано наступні відповіді на поставлені питання (у послідовності, в якій вони надані у висновку):

Товари 01 та 04 класів МКТП і послуги 35, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106911 є спорідненими (однорідними) із товарами 01 та 04 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38725.

Належна ТОВ "Зотік" торговельна марка за Свідоцтвом України № 106911 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725.

Торгівельна марка ТОВ "Зотік" за Свідоцтвом України № 106911 є такою, що може ввести в оману щодо осіб Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH та ЗАО "Делфин Индастри", які виробляють товар моторні оливи.

Відповідач 1, 2, 3 та 4 із висновком № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-59/1087-2012 від 27.08.2012 р., не погодилися, вважаючи, що він є необґрунтованим в частині встановлення схожості досліджуваних торговельних марок та викликає сумніви у його правильності, оскільки весь висновок ґрунтується на дослідженні графічну, фонетичну та семантичну схожості знаків без дослідження матеріалів, що свідчать про використання відповідачами 2, 3 та 4 позначень "LUXOIL" та "LUXЕ" в господарській діяльності.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦКУ за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (ч. 3 ст. 1109 ЦКУ).

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦКУ).

В обґрунтування порушеного права, що стало підставою для звернення з позовом до господарського суду, позивач обґрунтовує тим, що він відповідно до ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011 р. здійснює продаж моторної оливи під торговельною маркою "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725.

Згідно з п. 1.3 ліцензійного договору використанням торговельної марки є нанесення її на будь-який товар, для якого вона зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельна марка зареєстрована; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Відповідно до преамбули вказаного договору позивач є Ліцензіатом-1. Пункт 2.1 ліцензійного договору передбачає, що Сащук С.В., як Ліцензіар, надав Ліцензіату-1 безоплатно на термін дії цього Договору невиключну ліцензію на використання Торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві за класами МКТП, за умови виробництва таких товарів/надання послуг Ліцензіатом-2. Стаття 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає, що виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва. Згідно з п. 4.1 ліцензійного договору Ліцензіат-1 та Ліцензіат-2 зобов'язані використовувати Торговельну марку відповідно до положень цього Договору й отриманої від Ліцензіара документації. Ліцензіат-1 не має право на використання Торговельної марки для товарів та послуг, якщо виробником таких товарів/особою, що надає послугу, не є Ліцензіат-2 (п. 4.3 ліцензійного договору).

На підставі аналізу вищезазначених положень ліцензійного договору суд приходить до висновку, що права на використання відповідної торговельної марки є обмеженими та залежать від умови виробництва товарів/надання послуг, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 38725, Ліцензіатом-2, яким є ТОВ "Черкаський завод автохімії".

Свідоцтво України № 38725 на знак для товарів і послуг не є зареєстрованим для будь-яких послуг, а виключно для товарів 1, 4 та 9 класів МКТП. Тому до предмету доказування свого порушеного права та відповідно права на позов входить доведення позивачем факту виробництва Ліцензіатом-2 товарів під торговельною маркою "LUXOIL", для яких видане свідоцтво України № 38725.

Відповідно до ст. 33 ГПКУ кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

В матеріалах справи є відсутніми будь-які докази, які б підтверджували виробництво Ліцензіатом-2 товарів під торговельною маркою "LUXOIL", для яких видане свідоцтво України № 38725.

Натомість до позовної заяви позивачем додані докази того, що виробником товарів під торговельною маркою "LUXOIL" є не Ліцензіат-2, а компанія "Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH" (ФРН) за замовленням позивача. Цей факт також підтверджується на сторінці 29 Висновку № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.08.2012 р., який був підготовлений експертами Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Ю. Г. Охромеєвим та Т. М. Ткачуком. Тобто, позивач фактично звертається до суду за захистом, не передбачених ліцензійним договором, прав на використання торговельного знаку "LUXOIL" для реалізації продукції іноземного виробника.

У зв'язку з тим, що в матеріалах справи є відсутніми докази того, що виробництво товарів під торговельною маркою "LUXOIL", для яких видане свідоцтво України № 38725, здійснюється Ліцензіатом-2, правомірність виникнення права позивача на використання торговельної марки "LUXOIL" є недоведеною.

Крім того, умовами ліцензійного договору взагалі не передбачено право позивача подавати позови про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг в інтересах третіх осіб, зокрема в інтересах власника торговельної марки "LUXOIL". Пункт 7.2 ліцензійного договору передбачає лише право позивача вживати заходів для припинення протиправного використання торговельної марки "LUXOIL". Проте в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази використання відповідачами торговельної марки "LUXOIL" в своїй діяльності.

Також суд приймає до уваги ту обставину, що на 12.05.2009 р. - дату реєстрації свідоцтва України № 106911 на торговельну марку "LUXOIL", ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011 р. не було укладено. Отже позивач станом на 12.05.2009 р. не мав ніяких прав стосовно торговельної марки "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частина 1 ст. 1 ГПКУ також визначає, що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 21 ГПКУ сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

У зв'язку з не доведенням позивачем правомірності виникнення свого права на використання торговельної марки "LUXOIL", суд приходить до висновку про відсутність у позивача порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів та, відповідно, права на звернення із даною позовною заявою до господарського суду.

Стосовно вимог позивача щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг № 106911 та вимоги щодо зобов'язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені слід зазначити наступне.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Підпункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (z0276-95) (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72 (z0416-97) ) (далі -Правила) визначає, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. 25 червня 2003 р. (дата набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р. № 850-IV (850-15) ) термін «однорідні» був замінений на термін «споріднені». У Правилах відповідна заміна термінів не здійснена і до сьогоднішнього дня залишається діючим термін «однорідні».

Відповідно до абз. 4 п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Системний аналіз зазначених норм дозволяє зробити висновок про те, що одними із кваліфікуючих ознак та необхідною умовою для висновку про невідповідність торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом України № 106911 умовам правової охорони на підставі п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є можливість її сплутування із торговельної маркою "LUXOIL" за свідоцтвом України №38725 та принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів під зазначеними знаками одній особі.

Згідно з висновком № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-59/1087-2012 від 27.08.2012 р. товари 01 та 04 класів МКТП і послуги 35, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106911 є спорідненими (однорідними) із товарами 01 та 04 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38725; належна ТОВ «Зотік»торговельна марка за Свідоцтвом України № 106911 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725; торгівельна марка ТОВ «Зотік» за Свідоцтвом України № 106911 є такою, що може ввести в оману щодо осіб Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH та ЗАО «Делфин Индастри», які виробляють товар моторні оливи.

Тому, висновок № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.08.2012 р., в частині встановлення схожості до ступеню сплутування торговельної марки за Свідоцтвом України № 106911 з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725 суд оцінює як такий, що не враховує усіх фактичних обставин справи, які були з'ясовані судом у ході судового розгляду. Висновок № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.08.2012 р. суперечить фактичним обставинам справи у їх сукупності, зокрема, соціологічному дослідженню "Оценка известности торговой марки "LUXE" в Украине", рішенню Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності "України" про визнання знака "LUXE" добре відомим в Україні від 20.06.2012 р., висновку судової експертизи № 35 від 05.06.2012 року, що була проведена в межах розгляду цивільної справи № 2-3045/12 2609/10153/12. Зазначені докази підтверджують, що можливість сплутування торговельної марки "LUXE" із торговельною маркою "LUXOIL" є відсутньою, оскільки у споживача виникає лише одне враження про місце виробництва товарів під торговельними марками "LUXE" в Російській Федерації та їх належність ВАТ "Пушкінський завод". Відповідно до соціологічного дослідження "Оценка известности торговой марки "LUXE" в Украине" споживачі нерозривно пов'язують між собою торговельні марки "LUXOIL" та "LUXE" та асоціюють їх із Російською Федерацією, як країною виробництва, та ВАТ «Пушкінський завод», як з виробником.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пункт 4.3.1.9 Правил передбачає, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Аналіз зазначених норм дозволяє зробити висновок про те, що однією із кваліфікуючих ознак та необхідною умовою для висновку про невідповідність торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом України № 106911 умовам правової охорони на підставі п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є можливість породжувати торговельною маркою "LUXE" у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Тому, висновок № 39/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.08.2012 р., в частині встановлення того, що торгівельна марка за Свідоцтвом України № 106911 є такою, що може ввести в оману щодо осіб Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH та ЗАО «Делфин Индастри», які виробляють товар моторні оливи, суд оцінює як такий, що не враховує усіх фактичних обставин справи, які були з'ясовані судом у ході судового розгляду.

Щодо того, що торгівельна марка за Свідоцтвом України № 106911 є такою, що може ввести в оману щодо ЗАО «Делфин Индастри», то, з огляду на господарські відносини між ЗАО «Делфин Индастри» та відповідачами 3 і 4 пов'язані з виробництвом товарів маркованих об'єктами права інтелектуальної власності, права на які в Російській Федерації належать відповідачам 3 і 4, торговельна марка "LUXE" будь-яких асоціацій у свідомості споживача, які насправді не відповідають дійсності, не породжує.

До позовної заяви не додано доказів того, що позивачу від компанії "Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH" (ФРН) надано право на звернення до суду за захистом, не передбачених ліцензійним договором, прав на використання торговельного знаку "LUXOIL" для реалізації продукції іноземного виробника.

В силу статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності знак для товарів і послуг, визнаний добре відомим в Україні, користується привілеями Конвенції порівняно з іншими подібними знаками.

Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України у своєму рішенні про визнання знака "LUXE" добре відомим в Україні від 20.06.2012 р. дослідила, оцінила та підтвердила факт використання в Україні комерційного позначення "LUXOIL" протягом більше 10 років ВАТ "Пушкінський завод" та пов'язаними з ним особами і прийшла до висновку, що знак "LUXOIL" споживачі нерозривно сприймають із знаком "LUXE" і повністю асоціюють та пов'язують ці знаки між собою. Зазначеним рішенням знак "LUXE" був визнаний добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 р., як наступник російського знака "LUXOIL", відносно ВАТ "Пушкінський завод" для товарів 01, 03 та 04 класів МКТП. Крім того, цим рішенням були підтверджені факти використання ВАТ "Пушкінський завод" в Україні позначення "LUXOIL" з початку 2000 років, досліджена його історія розвитку та перетворення у знак "LUXE", визнана висока репутація та відомість останнього.

Отже, як свідчать фактичні обставини справи та усі докази у їх сукупності, що згадувалися в попередньому абзаці, оскаржена позивачем торговельна марка "LUXE" будь-яких асоціацій у свідомості споживача, які насправді не відповідають дійсності, не породжує.

Стосовно вимог позивача щодо заборони відповідачам 2 та 3 вчиняти дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "LUXOIL", засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення "LUXE" шляхом нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Твердження позивача, які містяться у його позовній заяві, про те, що використання торговельної марки "LUXOIL" почало здійснюватися ПП "ЛЮМО" з 2001 року та здійснювалося ним близько 10 років, завдяки чому користується добре відомою діловою репутацією, є недоведеними. Зазначені твердження не відповідають дійсним обставинам справи та спростовуються матеріалами справи.

Обізнаність споживачів України з російським знаком "LUXOIL" та українським знаком "LUXE" підтверджується соціологічним дослідженням "Оценка известности торговой марки "LUXE" в Украине", яке було проведене компанією "Бюро статистичного аналізу" з метою аналізу, визначення та оцінки рівня відомості торговельної марки "LUXE", що була створена в результаті ребрендінгу знака "LUXOIL". Відповідно до результатів зазначеного соціологічного дослідження 78,5% опитаних відповіли, що їм відома торговельна марка "LUXOIL". 70,4% з числа опитаних вказали, що країною виробником товарів під торговельною маркою "LUXOIL" є Російська Федерація та знають цю марку з початку 2000 років. Частина опитаних респондентів, які асоціюють країну виробництва товарів під торговельною маркою "LUXOIL", найчастіше вказували їх виробником саме ВАТ "Пушкінський завод".

Факт використання та обізнаності українських споживачів з позначенням "LUXOIL" ВАТ "Пушкінський завод" був підтверджений і висновком судової експертизи № 35 від 05.06.2012 року, складеним судовим експертом Жилою Б. В., що була проведена в межах розгляду цивільної справи № 2-3045/12 2609/10153/12, яка слухалася у Солом'янському районному суді м. Києва суддею Калініченко О. Б. за позовною заявою ВАТ "Пушкінський завод" про визнання недійсним частково свідоцтва України № 38725 на знак для товарів і послуг до Сащука С. В та Державної служби інтелектуальної власності України. Згідно з цим висновком торговельна марка (знак для товарів і послуг) "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725, власником якого є Сащук Сергій Володимирович є такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар стосовно всіх наведених у свідоцтві України № 38725 товарів 1 класу МКТП, за виключенням таких, як: диспергатори олій; емалебарвильні хімікати; емульгатори; знебарвники на промислові потреби; мінеральні кислоти; промислові хімікати; цідильні (фільтрувальні) керамічні матеріали подрібнені; цідильні (фільтрувальні) матеріали (мінеральні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (рослинні речовини), цідильні (фільтрувальні) матеріали (хімічні речовини); та всіх товарів 4 класу МКТП за виключенням таких, як: вазелін технічний; віск на промислові потреби; касторова олія на технічні потреби; олії до фарб; ріпакова олія технічна; соняшникова олія технічна.