ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2009 р.
№ 9/396-08
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,
розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Вітапласт Компані", м. Вишгород Київської області,
на постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 29.10.2008
зі справи № 9/396-08
за позовом відкритого акціонерного товариства "Вітаміни" (далі –Товариство), м. Умань Черкаської області,
до товариства з обмеженою відповідальністю "Вітапласт Компані" (далі –Компанія)
про визнання недійсним ліцензійного договору,
за участю представників сторін:
позивача –Гургули О.Б., Назарової І.В.,
відповідача –Захожої Т.В., Малініцької Н.М.,
ВСТАНОВИВ:
Товариство звернулося до господарського суду Київської області з позовом про визнання недійсним укладеного з Компанією ліцензійного договору на використання знака для товарів і послуг "ВИНИЛИН" від 05.02.2007 (далі –Договір).
Рішенням названого суду від 19.08.2008 (суддя Євграфова Є.П.), залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 29.10.2008 (колегія суддів у складі: Зеленіна Н.І. –головуючий суддя, судді Андрейцева Г.М., Разіна Т.І.), позов задоволено.
Прийняті судові рішення мотивовано тим, що Договір є удаваною угодою, укладеною з метою приховання договору комерційної концесії, тоді як договір комерційної концесії, у свою чергу, є фіктивною угодою, тобто угодою, укладеною без наміру створення правових наслідків.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить постанову апеляційного суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення, яким відмовити в позові повністю.
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 111-4 Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство є власником свідоцтва України від 15.04.2002 № 24514 на знак для товарів і послуг "ВИНИЛИН" щодо 5, 35, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг;
- Товариство є виробником лікарського засобу "ВІНІЛІН" (а.с. 25);
- 05.02.2007 Товариством (ліцензіар) та Компанією (ліцензіат) укладено Договір, за умовами якого ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії Договору (до 25.05.2009) за винагороду, яку виплачує ліцензіат, виключну ліцензію на право використання на території України знака для товарів і послуг "ВИНИЛИН" за свідоцтвом України від 15.04.2002 № 24514;
- Договір зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 12.11.2007 за № 5850;
- відповідно до пункту 1.2 Договору передача права на використання зазначеного знака для товарів і послуг (торговельної марки) поширюється на всі товари і послуги, зазначені у свідоцтві України № 24514;
- згідно з пунктом 1.7 Договору ліцензіат має право використовувати згаданий знак ліцензіара за умови, що якість позначених цим знаком товарів та послуг буде не нижчою якості товарів ліцензіара під тією ж торговельною маркою;
- пунктом 1.9 Договору передбачено, що вся технічна документація, необхідна і достатня для виготовлення продукції за ліцензією (додаток № 2 до Договору), передається ліцензіаром уповноваженому представникові ліцензіата в 10 примірниках протягом 30 днів з дня набрання чинності Договору, на підтвердження чого складається акт приймання-передачі;
- відповідно до пункту 1.10 Договору якщо ліцензіат при передачі або протягом 1 місяця після отримання ним документації встановить неповноту або неправильність отриманої ним від ліцензіара документації, то ліцензіар зобов'язаний протягом 3 тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає або виправити недоліки і передати відкориговану документацію ліцензіатові;
- згідно з пунктами 2.2 і 2.3 Договору ліцензіат гарантує, що якість товарів чи послуг, виготовлених чи наданих за Договором, не буде нижчою за якість товарів та послуг ліцензіара під тією ж торговельною маркою; ліцензіар буде здійснювати контроль за виконанням умов щодо якості товарів і послуг, виготовлених та наданих ліцензіатом на підставі Договору;
- пунктом 4.2 Договору передбачено, що за порушення строків передачі технічної документації та іншої інформації відповідно до пунктів 1.9-1.10 Договору ліцензіар сплачує ліцензіату штраф у розмірі 10 000 грн. щомісячно;
- у додатку № 2 до Договору сторонами визначено перелік технічної документації для передачі ліцензіату (зокрема, технічні та технологічні регламенти, розроблені для виробництва саме позивача).
Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для визнання Договору недійсним.
Відповідно до статей 494 і 495 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України (435-15) ):
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом;
- право на використання торговельної марки та виключне право дозволяти використання торговельної марки є майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать власникові відповідного свідоцтва.
Статтею 1109 ЦК України передбачено, зокрема, що:
- за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону;
- у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір;
- права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.
За приписами частини першої статті 1115 ЦК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.
Статтею 1116 ЦК України передбачено, що предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації; договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.
Згідно із статтею 1120 ЦК України правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.
Частиною першою статті 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
За приписами частини першої статті 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.
Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 № 11 "Про судове рішення" (v0011700-76) рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а при їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України; обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.
Отже, для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям належало:
- з'ясувати, для яких саме товарів (послуг) Компанія мала використовувати торговельну марку Товариства відповідно до умов Договору та як вони співвідносяться із згаданою Міжнародною класифікацією товарів і послуг (зокрема, за свідоцтвом України № 24514);
- дослідити положення Договору на предмет їх відповідності визначеним законом умовам ліцензійного договору на використання торговельної марки (зокрема, щодо його істотних умов);
- встановити та перевірити належними доказами усі фактичні обставини, пов’язані з виконанням кожною зі сторін умов Договору: факт передачі Товариством технічної документації на виконання пункту 1.9 Договору; виробництво Компанією товарів та/або надання послуг, зазначених у свідоцтві України № 24514; використання Компанією для позначення згаданих товарів і послуг зареєстрованої за свідоцтвом України № 24514 торговельної марки; сплата Компанією Товариству винагороди, передбаченої Договором, тощо;
- дати оцінку доводам Компанії щодо фактичного виконання сторонами умов Договору (мотивовані маркуванням згаданою торговельною маркою наявної продукції та сплатою відповідної винагороди Товариству, а.с. 37 - 50).
Проте зазначеного не було здійснено ні місцевим, ані апеляційним господарським судами, як не було ними спростовано й згаданих доводів відповідача щодо фактичного виконання сторонами умов Договору.
За таких обставин попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.
Керуючись статтями 111-7, 111-9 –111-12 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Вітапласт Компані" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду Київської області від 19.08.2008 та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 29.10.2008 зі справи № 9/396-08 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду Київської області.
Суддя В.Селіваненко Суддя І.Бенедисюк Суддя Б.Львов