За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Модифікатор"

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

2) Приватного підприємства - фірма "Дарьял"

треті особи Петров М.Ю., Дашковська О.В., Плецис В.Ю.

про визнання патенту недійсним

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача не з’явився

від відповідача-1 не з’явився

від відповідача-2 Пориченський П.В., довіреність № 01-10 від 11.01.2010 р.

від третіх осіб Пориченський П.В., довіреність б/н від 29.09.2008 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Модифікатор" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Приватного підприємства - фірма "Дарьял" про визнання недійсним патенту України № 22890 на корисну модель "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" з підстав невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності, а саме критерію новизни.

Ухвалою суду від 05.09.2008 р. порушено провадження у справі № 54/1, розгляд справи призначено на 24.09.2008 р.

Представником позивача у судовому засіданні 24.09.2008 р. подано клопотання про призначення судової експертизи для вирішення питання про те, чи порочать новизну корисної моделі відомості, які містяться у матеріалах, наданих позивачем суду та які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Суд, розглянувши зазначене клопотання та заслухавши думку учасників процесу, вирішив відкласти розгляд вказаного клопотання по суті.

Представник відповідача-2 проти позову заперечив, обґрунтовуючи свою позицію тим, що охоронювана патентом корисна модель відповідає критерію новизни. Разом з тим, відповідач-2 зазначив, що даний спір не підвідомчий господарському суду, оскільки позов про визнання недійсним патенту № 22890 на корисну модель стосується згідно з п. 4 ст. 6, п. 5 ст. 8 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" прав і охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, які є винахідниками за вказаним патентом. У зв’язку з цим, відповідач-2 подав до суду клопотання про залучення у справі в якості відповідача-3 винахідника Плециса Вадима Юрійовича, який не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності.

Суд, розглянувши зазначене клопотання, відмовив у його задоволенні.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 24.09.2008 р. подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю надання відзиву по справі через неотримання ним документів по заявці на видачу оспорюваного патенту.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, задовольнив вказане клопотання.

Ухвалою суду від 24.09.2008 р. залучено до участі у справі Петрова М.Ю., Дашковську О.В., Плециса В.Ю. в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача-2, розгляд справи відкладено на 08.10.2008 р.

У поданому відзиві на позов відповідач-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки оспорюваний патент було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а сам відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України при прийнятті рішення про видачу даного патенту.

Відповідач-2 у наданих поясненнях на клопотання про проведення судової експертизи зазначив, що права позивача не порушуються відповідачем-2, а тому в даній справі взагалі відсутній предмет спору. Позивач має право попереднього користування технологічним (технічним) вирішенням, тотожним охоронюваній корисній моделі, і наявність у відповідача-2 патенту на корисну модель не перешкоджає позивачу виробляти продукцію, що містить об’єкт, який охоплюється формулою корисної моделі за патентом № 22890.

У судовому засіданні 08.10.2008 р. третіми особами без самостійних вимог на стороні відповідача-2 було подано клопотання про припинення провадження у справі, у задоволенні якого судом відмовлено.

Оскільки вирішення питання про відповідність корисної моделі за патентом України № 22890 критерію новизни потребує спеціальних знань, судом у справі № 54/1 призначена судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою суду від 08.10.2008 р. відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі зупинено до отримання висновків судової експертизи.

23.12.2009 р. до Господарського суду м. Києва надійшов висновок № 3014 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.11.2009 р. Таким чином, обставини, що зумовили зупинення провадження у справі, усунені.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 28.12.2009 р. поновлено провадження у справі, її розгляд призначено на 03.02.2010 р.

03.02.2010 р. через відділ діловодства суду відповідачем-2 подано клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи ТОВ "Завод "Універсальне обладнання", оскільки рішення у справі може вплинути на його права як власника патенту № 22782.

Як передбачено ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Розглянувши заявлене клопотання, суд відмовив у його задоволенні, оскільки відповідачем-2 не зазначено, на якій стороні та на яких підставах ТОВ "Завод "Універсальне обладнання" належить залучити до участі у справі.

У судовому засіданні 03.02.2010 р. оголошувалась перерва до 03.03.2010 р.

22.02.2010 р. позивачем через відділ діловодства суду подано заяву про збільшення позовних вимог, якою позивач, додатково до заявлених вимог про визнання патенту № 22890 на корисну модель недійсним, просить суд зобов’язати відповідача-1 опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" повідомлення про визнання недійсним патенту № 22890.

Судове засідання, призначене на 03.03.2010 р., не відбулося у зв’язку з поданням відповідачем-2 заяви про відвід судді. Ухвалою заступника голови Господарського суду м. Києва від 03.03.2010 р. відхилено заяву відповідача-2 про відвід судді.

Ухвалою суду від 12.04.2010 р. розгляд справи призначено на 12.05.2010 р.

У судовому засіданні 12.05.2010 р. заява позивача про збільшення розміру позовних вимог прийнята судом до розгляду.

Представник відповідача-1 у судове засідання 12.05.2010 р. не з’явився, про причини неявки не повідомив.

Представником відповідача-2 заявлено клопотання про призначення повторної судової експертизи. Представник позивача проти призначення повторної експертизи заперечив. Вирішення заявленого клопотання по суті відкладено судом до наступного судового засідання.

Ухвалою суду від 12.05.2010 р. розгляд справи відкладено на 09.06.2010 р.

Розглянувши у судовому засіданні 09.06.2010 р. клопотання позивача по призначення повторної експертизи, суд відмовив у його задоволенні.

08.06.2010 р. через відділ діловодства суду відповідачем-2 також подано клопотання про призначення у справі судової експертизи щодо встановлення взаємозамінності ознак, у задоволенні якого судом відмовлено.

У судовому засіданні 09.06.2010 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 30.06.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

Приватне підприємство фірма "Дарьял" є власником патенту України № 22890 на корисну модель "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів". Датою подання заявки є 29.12.2006 р., датою публікації відомостей про видачу патенту –25.04.2007 р.

Позивач, посилаючись на ст.ст. 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", просить визнати патент України № 22890 недійсним з підстав невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, а саме критерію новизни, та видачі патенту з порушенням прав третіх осіб.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі –підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом (1798-12) заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Обґрунтовуючи своє право на звернення до суду із позовом про визнання недійсним патенту України № 22890, позивач зазначає наступне.

Позивач на підставі Технічних умов ТУ У 27.3-31072012-001-2004 "Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів" є виробником і реалізує порошковий дріт. У червні 2008 р. позивачем була отримана претензія від ПП фірма "Дарьял" з вимогою припинити виробництво і реалізацію порошкового дроту з наповнювачем із ферованадію. Зазначені дії відповідача-2, на думку позивача, перешкоджають виробництву позивачем порошкового дроту з наповнювачем із ферованадію та порушують права позивача вільно використовувати вказану промислову технологію, яка відповідачем не розроблялась і була запатентована із грубим порушенням закону.

Таким чином, предметом спору є визнання недійсним патенту України № 22890 на корисну модель "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" з підстав невідповідності даної корисної моделі умовам патентоздатності.

За змістом ст.ст. 462, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчуються патентом.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на корисну модель визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3769-ХІІ від 23.12.1993 р. (3769-12) слід брати до уваги умови патентоздатності, визначені законодавством, що діяло на дату подання заявки. Датою подання заявки № u 200614060 на корисну модель за оспорюваним патентом є 29.12.2006 р.

Частиною 2 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 р. передбачено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни корисної моделі можуть враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч.ч. 3, 4 ст. 7 Закону).

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (ч. 8 ст. 7 Закону).

За таких обставин, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи відповідає корисна модель за патентом України № 22890 вищезазначеним критеріям. Для вирішення вказаного питання необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Відповідно до п. 6.1. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності" фактичні дані про наявність новизни корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням) можуть бути встановлені господарським судом лише за допомогою експертного дослідження.

Враховуючи наведене, судом відповідно до ст. 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) 08.10.2008 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновком № 3014 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.11.2009 р. сукупність суттєвих ознак формули корисної моделі за патентом № 22890 "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 200614060 –29.12.2006 р.

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК.

Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтований, чіткий висновок з поставленого питання. Оцінивши висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не вбачає обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, суд вважає висновок експерта № 3014 від 30.11.2009 р. належним та допустимим доказом у справі.

Відсутність у корисної моделі за патентом України № 22890 новизни належним чином обґрунтована експертом тим, що у матеріалах справи наявні джерела, відомості з яких входять до рівня техніки і дата відомості яких передує даті (29.12.2006 р.) подання заявки на видачу оспорюваного патенту, а саме:

- Технічні умови ТУ У 27.3-05400783-006-2003, зареєстровані у Донецькому центрі стандартизації, метрології та сертифікації та введені 21.11.2003 р.;

- Технічні умови ТУ У 27.3-31072012-001-2004 "Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів", зареєстровані у Державному підприємстві "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" та введені 17.08.2004 р.;

- Бібліографічні дані, реферат, формула і опис до патенту України № 22782 U (заявка № 200613683 від 25.12.2006 р.).

Відповідно до ч. 3-5 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки . Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Згідно з п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. (z0364-02) , при визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Так, датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, зокрема, є:

для нормативно-технічної документації –дата реєстрації її в уповноваженому органі.

На підставі викладеного та в результаті проведеного дослідження всіх вищезазначених матеріалів експерт встановив, що сукупність суттєвих ознак формули корисної моделі за деклараційним патентом № 22890 "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" на дату подання заявки № u 200614060 –29.12.2006 р. включає відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно з п. "а" ст. 33 вищезазначеного Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Таким чином, з урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку № 3014 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.11.2009 р., який є належним засобом доказування, суд приходить до висновку, що корисна модель за патентом України № 22890 "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", що відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону є правовою підставою для визнання патенту України № 22890 на корисну модель недійсним.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" при визнанні патенту чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача (з урахуванням поданої заяви від 22.02.2010 р.) про визнання недійсним патенту України на корисну модель № 22890 "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" повідомлення про визнання недійсним патенту № 22890 "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів" підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов’язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Статтею 49 ГПК України передбачено, що у спорах, які виникають при виконанні договорів та з інших підстав, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" позивачі за позовами, що випливають з права винахід, звільняються від сплати державного мита.

Державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита (ч. 2 ст. 49 ГПК України).

Таким чином, державне мито підлягає стягненню з відповідача-2 в доход Державного бюджету України пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплачені позивачем при поданні позову, підлягають поверненню з Державного бюджету на підставі ст. 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та п. 13 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21 грудня 2005 р. (1258-2005-п)

Відповідно до рахунку № 1099/20 від 07.04.2009 р. та акту № 3014 від 06.04.2009 р. позивач платіжним дорученням № 159 від 15.04.2009 р. повністю оплатив витрати на проведення судової експертизи у сумі 10 152,00 грн.

Частиною 5 ст. 49 ГПК України передбачено, що суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82- 85 ГПК України, суд

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним патент України № 22890 на корисну модель "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів".

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним патенту України № 22890 на корисну модель "Порошковий дріт для присадки ванадію до металургійних розплавів".

4. Стягнути з Приватного підприємства фірма "Дарьял" (69063, м. Запоріжжя, вул. Тургєнєва, буд. 27, ідентифікаційний код 20496109) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Модифікатор" (83034, м. Донецьк, вул. Липецька, 47, Б, ідентифікаційний код 31072012) 10 152 (десять тисяч сто п’ятдесят дві) гривні 00 коп. витрат за проведення судової експертизи.

5. Стягнути з Приватного підприємства фірма "Дарьял" (69063, м. Запоріжжя, вул. Тургєнєва, буд. 27, ідентифікаційний код 20496109) в доход Державного бюджету України 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита.

6. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Модифікатор" (83034, м. Донецьк, вул. Липецька, 47, Б, ідентифікаційний код 31072012) з Державного бюджету України 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

7. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.