Підприємство звернулося до господарського суду Харківської області з позовом (з урахуванням подальших уточнень до нього), в якому просило суд: заборонити СПД Кириченку С.В. виробництво товарів, які виготовлені з використанням корисної моделі "Композиційний засіб для тривалої фумігуючої дії активного компонента" за деклараційним патентом України № 20303; стягнути з відповідача понесені власником зазначеного патенту збитки у сумі 656 000 грн. та покласти на СПД Кириченка С.В. судові витрати зі справи.

Рішенням господарського суду Харківської області від 04.02.2009 (суддя Здоровко Л.М.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 01.04.2009 (колегія суддів у складі: суддя Погребняк В.Я. –головуючий, судді Афанасьєва В.В., Шевель О.В.), позов задоволено частково: СПД Кириченку С.В. заборонено виробництво товарів з використанням деклараційного патенту України № 20303, а саме товарів, які виготовлені за технічними умовами ТУ У 24.5-2876604574-001:2006, як-от: засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень "Лаванда таблетована" та засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень "Кедр таблетований"; з відповідача стягнуто 22 416 грн. збитків і покладено на нього судові витрати зі справи; позовні вимоги щодо стягнення з СПД Кириченка С.В. 633 584 грн. залишено без розгляду. Судові рішення мотивовано порушенням відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивача, а також тим, що відповідачем не подано суду належних доказів, які свідчили б про добросовісне використання у своїй діяльності технологічного (технічного) вирішення, тотожного корисній моделі за деклараційним патентом України № 20303, чи про серйозну підготовку до її використання до моменту подання позивачем заявки на зазначений патент України, тобто тим, що у СПД Кириченка С.В. відсутнє право попереднього користування технічним вирішенням, тотожним корисній моделі Підприємства.

СПД Кириченко С.В. звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи і прийняти нове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на невідповідність висновків попередніх судових інстанцій дійсним обставинам справи та порушення ними приписів статей 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (далі –Закон) та 470 Цивільного кодексу України (435-15) (далі – ЦК України (435-15) ).

У відзиві на касаційну скаргу Підприємство заперечує проти її доводів і просить судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу –без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 13.10.2006 Боровикові Євгенію Аркадійовичу видано деклараційний патент України № 20303 на корисну модель "Композиційний засіб для тривалої фумігуючої дії активного компонента" за заявкою від 25.07.2006 № 2006 08348;

- Боровик Є.А. не подавав заяви про пріоритет попередньої заявки на корисну модель;

- 21.01.2007 Боровиком Є.А. (ліцензіар) та Підприємством (ліцензіат) укладено ліцензійний договір, за умовами якого позивач отримав виключну ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності за деклараційним патентом України № 20303 строком на 10 років із правом пролонгації;

- 25.03.2006 СПД Кириченком С.В. розроблено технічні умови "Засіб для ароматизації білизни, речей, приміщень" ТУ У 24.5-2876604574-001:2006, які 17.04.2006 погоджені головним державним санітарним лікарем Харківської області та 20.04.2006 затверджені державним підприємством "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

- 14.07.2006 СПД Кириченко С.В. для здійснення господарської діяльності уклав договір №1/11-1 оренди нежитлового приміщення;

- відповідачем для здійснення виробництва засобів для ароматизації білизни, речей, приміщень та захисту від молі "Лаванда таблетована" та "Кедр таблетований" здійснено такі закупівлі:

? 14.03.2006 у товариства з обмеженою відповідальністю "Флоренс -Україна" масло кедрове, масло ефірне лавандове на суму 561,22 грн.;

? 16.03.2006 у суб'єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Шеремет О.І. соль "Екстра" таблетовану у кількості 1 тонни на суму 1 500 грн.;

? 19.06.2006 у суб'єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Артюкович О.М. виробленого останнім на замовлення СПД Кириченка С.В. пакувального матеріалу з написами "Лаванда таблетована" та "Кедр таблетований" у загальній кількості 50 000 шт. на суму 1 562,50 грн.;

- 31.03.2006 відповідачем та Харківською торгово-промисловою палатою укладено договір № 10237 про асоційоване членство СПД Кириченка С.В. в Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-Україна", участь у всесвітній системі товарної нумерації ЕАН-ІІСС; СПД Кириченком С.В. отримані свідоцтва про присвоєння ідентифікаційних номерів в міжнародній системі ЕАН-ІІСС засобу ароматизації та захисту від молі "Лаванда таблетована" –від 07.04.2006 № 10237-1 та засобу ароматизації та захисту від молі "Кедр таблетований" – від 07.04.2006 № 10237-2;

- 02.11.2007 проведено санітарно-епідеміологічне обстеження нежитлового приміщення відповідача та 07.11.2007 відповідачем отримано позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи зразків засобів для ароматизації білизни, речей, приміщень та захисту від молі "Лаванда таблетована" та "Кедр таблетований";

- Підприємство не надавало відповідачеві права на використання корисної моделі в установленому законом порядку;

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.06.2008 № 3815:

? до складу таблеток, наданих на дослідження з матеріалами справи, входить хлорид натрію (кухонна сіль), щільність носія після таблетування –1,88 г/см3. Розміри гранул солі "Екстра", ДСТУ 3583-97 знаходяться в діапазоні 0,4-1,2 мм;

? в продукції відповідача "Засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень "Лаванда таблетована", виробник СПД Кириченко С.В., ефірне лавандове масло відсутнє;

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 05.09.2008 № 3363:

? у виготовленні продукту відповідача "Засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень "Лаванда таблетована" використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 20303, або ознаку, еквівалентну їй, якщо при такому виготовленні використано летку речовину, яка належить до групи, що включає ефірні масла, леткі синтетичні духмяні речовини, леткі речовини із ряду репелентів і леткі речовини із ряду інсектицидів;

? у виготовленні названого продукту відповідача не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 20303, або ознаку, еквівалентну їй, якщо при такому виготовленні використано летку речовину, яка не належить до групи, що включає ефірні масла, леткі синтетичні духмяні речовини, леткі речовини із ряду репелентів і леткі речовини із ряду інсектицидів;

? у виготовленні продукту за технічними умовами ТУ У 24.52876604574-001:2006 "Засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень" буде використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 20303, або ознаку, еквівалентну їй;

? матеріали справи підтверджують, що до дати подання до Установи заявки № 200608348 на видачу деклараційного патенту України на корисну модель, відповідач здійснив значну і серйозну підготовку для добросовісного використання в Україні в інтересах своєї діяльності із комерційною метою технічного рішення, тотожного заявленій корисній моделі;

- у розрахунку завданих позивачеві збитків господарські суди виходили з того, що мінімальна ринкова вартість зазначених засобів для ароматизації становить 0,8 грн. за 1 одиницю продукції (шт.); відповідачем з липня 2006 року по липень 2008 року виготовлено 39 110 одиниць продукції (в тому числі з лютого 2007 року по липень 2008 року 28 020 одиниць).

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях СПД Кириченка С.В. порушення прав Підприємства як суб’єкта прав на запатентовану корисну модель "Композиційний засіб для тривалої фумігуючої дії активного компонента".

Відповідно до частини другої статті 6 Закону об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно зі статтею 462 ЦК України і частиною п’ятою статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень.

Відповідно до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати корисну модель за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати корисну модель без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому і п'ятому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням корисної моделі визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

За приписами абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Отже, вирішуючи даний спір, попередні судові інстанції правомірно з’ясовували, чи використовувало та/або використовує СПД Кириченко С.В. у виробництві своєї продукції кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 20303, або ознаку, еквівалентну їй.

Роз’яснення цього питання потребує спеціальних знань, що відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України (1798-12) ) є підставою для призначення судової експертизи, а тому суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо необхідності проведення відповідних експертних досліджень.

У вирішенні даного спору місцевий та апеляційний господарські суди, проаналізувавши висновок судової експертизи на предмет його узгодження з іншими зібраними у справі доказами, дійшли вірного висновку про використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 20303, або ознаки, еквівалентної їй.

Разом з тим, у прийнятті рішення про часткове задоволення позову попередні судові інстанції відхилили доводи відповідача про наявність у нього права попереднього користування технічним вирішенням, тотожним зареєстрованій корисній моделі з урахуванням того, що:

? СПД Кириченко С.В. 25.03.2006 розробив та затвердив у встановленому законом порядку технічні умови "Засіб для ароматизації одягу, речей, приміщень";

? 31.03.2006 відповідач став асоційованим членом в Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-Україна" і 07.04.2006 засобам ароматизації "Лаванда таблетована" і "Кедртаблетований" присвоєно ідентифікаційні номери в міжнародній системі товарної нумерації;

? проте наведені обставини є вільним вибором відповідача і не підпадають під ознаки підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі Підприємства;

? закупівля 14.03.2006, 16.03.2006 і 19.06.2006 відповідачем сировини та упаковки підтверджує здійснення позивачем діяльності з підготовки, а в подальшому –і з виготовлення спірних засобів для ароматизації, проте не свідчить про добросовісне виробництво спірної продукції (тобто з дозволу державних органів). Крім того, наведені закупівлі не можуть вважатися значною та серйозною підготовкою для виробництва засобів для ароматизації, враховуючи їх суму та кількість продукції;

? для здійснення значної та серйозної підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, відповідач повинен був володіти спеціальними знаннями, тобто мати технічну освіту, досвід та стаж роботи у відповідній сфері, проте доказів на підтвердження цього позивачем не подано;

? виробництво спірної продукції здійснюється відповідачем з липня 2006 року, проте відсутні дані про те, що таке виробництво до листопада 2007 року здійснювалося за наявності дозволів відповідних державних органів, тобто добросовісно.

Проте, суд касаційної інстанції вважає, що, приймаючи рішення у справі, попередні судові інстанції дали неправильну юридичну оцінку встановленим ним обставинам справи з огляду на приписи статті 31 Закону .

Так, відповідно до частини першої статті 31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленій корисній моделі, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Отже, для наявності у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання мають відбуватися до дати подання особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі.

При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування, як-от: технічна освіта, досвід і стаж роботи, наявність повного пакету дозвільних документів для здійснення виробництва певної продукції і таке інше.

В даному випадку відповідач здійснив закупівлю сировини та пакувального матеріалу, які, як встановлено судовими інстанціями, необхідні для виготовлення засобів ароматизації, розробив і затвердив технічні умови, отримав для засобів ароматизації ідентифікаційні номери в міжнародній системі товарної нумерації і з липня 2006 року почав виробляти спірну продукцію. Усі наведені дії здійснено СПД Кириченком С.В. до 25.07.2006, тобто до дати подання Підприємством заявки на реєстрацію корисної моделі.

Враховуючи викладене, Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що відповідач у даній справі має право попереднього користування технічним вирішенням, тотожним корисній моделі позивача, що виключає правомірність позовних вимог Підприємства.

Крім того, суд першої інстанції у прийнятті рішення про необхідність залишення частини позовних вимог без розгляду порушив приписи ГПК України (1798-12) , оскільки згідно з пунктом 5 частини першої статті 81 ГПК України суд може залишити без розгляду позов в цілому, а неподання позивачем певних доказів у процесі розгляду справи на підтвердження певної частини своїх позовних вимог може свідчити лише про необхідність прийняття рішення про відмову в задоволенні відповідних вимог. Наведену помилку не виправив і апеляційний господарський суд.

Разом з тим, наявність у відповідача в даній справі права попереднього користування взагалі виключає можливість задоволення позовних вимог в цілому (в тому числі і в частині стягнення збитків).

Тому Вищий господарський суд України вважає за необхідне рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11111 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Кириченка Сергія Віталійовича задовольнити.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 04.02.2009 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 01.04.2009 зі справи № 16/59-08 скасувати.

3. У задоволенні позову відмовити.

4. Здійснити поворот виконання рішення господарського суду Харківської області від 04.02.2009 зі справи № 16/59-08 у частині стягнення з суб'єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Кириченка Сергія Віталійовича 22 416 грн. збитків, 187 грн. витрат зі сплати державного мита, 5 640 грн. витрат за проведення судової експертизи № 3363, 1 032, 24 грн. витрат за проведення експертизи № 3815 і 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у разі подання поіменованою особою необхідних заяви та довідок про списання зазначених сум.

5. Стягнути з підприємства "БІОН" ЛТД у формі товариства з обмеженою відповідальністю на користь суб'єкта підприємницької діяльності –фізичної особи Кириченка Сергія Віталійовича 150 грн. витрат зі сплати держаного мита за подання апеляційної скарги і 150 грн. витрат зі сплати державного мита за подання касаційної скарги.