розглянув касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", м. Київ (далі –ЗАТ "ФФ "Дарниця")

на рішення господарського суду міста Києва від 03.04.2008 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2009

зі справи № 18/536

за позовом акціонерного товариства "Гріндекс", м. Рига, Латвія (далі –АТ "Гріндекс")

до ЗАТ "ФФ "Дарниця" та

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Департамент)

про визнання недійсним свідоцтва України № 65911 на знак для товарів і послуг та про заборону використовувати знак.

Судове засідання проведено за участю представників:

АТ "Гріндекс" –Кольченко Ю.М., Столяренка О.В.,

ЗАТ "ФФ "Дарниця" –не з'яв.,

Департаменту –Картушина Д.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.04.2008 (суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2009 (колегія суддів у складі: суддя Зеленін В.О. –головуючий, судді Рєпіна Л.О., Синиця О.Ф.), позов задоволено:

? визнано недійсним повністю свідоцтво України № 65911 на знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ";

? Департамент зобов’язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним зазначеного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

? ЗАТ "ФФ "Дарниця" заборонено використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються зазначеним товариством;

? із ЗАТ "ФФ "Дарниця" стягнуто 225 грн. витрат зі сплати державного мита і 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Судові рішення мотивовано тим, що знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг: "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 50772; "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158; "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093, які одержали правову охорону раніше торговельної марки відповідача. Наведене є підставою для визнання оспорюваного свідоцтва недійсним згідно з підпунктом "в" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон).

ЗАТ "ФФ "Дарниця" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та припинити провадження у справі або ж передати справу на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. В обґрунтування касаційної скарги зазначено про те, що господарські суди на порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі – ГПК України (1798-12) ):

не надали вмотивованого обґрунтування доводам ЗАТ "ФФ "Дарниця" про те, що дію свідоцтва України № 65911 на знак для товарів і послуг вже припинено у зв’язку зі зміною назви лікарського засобу "МЕТИЛДРОНАТ" на "МЕТАМАКС", а тому спір зі справи підлягає припиненню на підставі пункту 11 частини першої статті 80 ГПК України у зв’язку з відсутністю предмета спору;

не оцінили належним чином наявні у справі докази, а тому прийняли неправильне рішення по суті спору.

У відзиві на касаційну скаргу Департамент підтримує доводи скарги і просить судові рішення зі справи скасувати і передати справу на новий розгляд до місцевого господарського суду.

АТ "Гріндекс" також подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначає про законність та обґрунтованість рішення місцевого та постанови апеляційного господарських судів зі справи і просить наведені судові рішення залишити без змін.

Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Компанія є власником знаків для товарів на послуг:

? "МІЛДРОНАТ" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за свідоцтвом України № 50772 (дата подання заявки –10.10.2003; відомості про видачі свідоцтва опубліковано 15.06.2005)

? "МИЛДРОНАТ" для товарів 5 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 727158 (дата подання заявки –20.10.1996; дата реєстрації –19.01.2000);

? "MILDRONAT" для товарів 5 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 727093 (дата подання заявки –20.10.1996; дата реєстрації –19.01.2000);

- 15.08.2006 зареєстровано знак для товарів та послуг "МЕТИЛДРОНАТ", для товарів і послуг 5, 42 і 44 класів МКТП та видано ЗАТ "ФФ "Дарниця" свідоцтво України № 65911 (дата подання заявки – 28.09.2004);

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 24.10.2006 № 356:

? знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 є схожим зі знаком для товарів і послуг "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 50772 настільки, що їх можна сплутати за певних умов застосування;

? торговельна марка "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 є схожою зі знаком для товарів і послуг "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158 настільки, що їх можна сплутати за певних умов застосування;

? знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 є схожим з торговельною маркою "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093 настільки, що їх можна сплутати.

Причиною спору зі справи стало питання про те, чи відповідає знак для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ" умовам надання правової охорони.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Отже, торговельним маркам відповідача "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158 та "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093 на території України надана така сама правова охорона, як і у випадку, якщо б вони були заявлені на реєстрацію безпосередньо в Україні.

Як встановлено судовими інстанціями, належні Компанії торговельні марки "МІЛДРОНАТ", "МИЛДРОНАТ" і "MILDRONAT" одержали правову охорону в Україні раніше знака для товарів і послуг "МЕТИЛДРОНАТ", власником якого є ЗАТ "ФФ "Дарниця".

Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 схожою настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг: "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 50772; "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158; "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093, є питаннями, які входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України правомірно призначено судову експертизу.

Частиною п’ятою статті 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Про недопустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

Як вбачається з оскаржуваних судових рішень зі справи, місцевий і апеляційний господарські суди, належним чином дослідивши зібрані у справі докази, і зокрема, висновок судової експертизи, дійшли обґрунтованого висновку про те, що торговельна марка "МЕТИЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 65911 є схожою настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг: "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України № 50772; "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією № 727158; "MILDRONAT" за міжнародною реєстрацією № 727093, а тому правомірно задовольнили позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 62925.

Згідно з абзацом четвертим пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Беручи до уваги наведене та врахувавши, що відповідач використовував позначення "МЕТИЛДРОНАТ", яке є схожим настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками АТ "Гріндекс", для фармацевтичних препаратів (товарів 5 класу МКТП), попередні судові інстанції правомірно задовольнили й позовну вимогу про заборону ЗАТ "ФФ "Дарниця" використовувати позначення "МЕТИЛДРОНАТ" для фармацевтичних препаратів, що виробляються зазначеним товариством.

Крім того, апеляційний господарський суд дійшов правильного висновку щодо неможливості припинення провадження у справі через припинення дії оспорюваного свідоцтва у зв’язку з відмовою відповідача від останнього на підставі пункту 11 частини першої статті 80 ГПК України, оскільки між сторонами ще є неврегульовані питання, тобто наявний спір.

Так, пунктом 1 статті 18 Закону передбачено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи.

Відповідно ж до статті 22 Закону, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. Тобто, у цьому випадку за відповідачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення.

Водночас інші доводи касаційної скарги стосовно встановлення обставин справи та оцінки поданих у ній доказів не можуть бути підставами для задоволення вимог скаржника і з огляду на положення частини другої статті 111-7 ГПК України, відповідно до яких касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, у Вищого господарського суду України відсутні підстави для скасування оскаржуваних судових рішень.

Керуючись статтями 1117, 1119 – 11111 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 03.04.2008 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2009 зі справи № 18/536 залишити без змін, а касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" –без задоволення.