Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Мега-Шоу", м. Запоріжжя, та товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія", с. Степанки Черкаського району Черкаської області,

на ухвалу господарського суду Харківської області від 22.12.2008

зі справи № 40/295-08

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Мега-Шоу" (далі –ТОВ "Мега-Шоу")

до товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" (далі –ТОВ "НГК"),

приватного підприємства "Баядера-Дистриб’ютор" (далі –ПП "Баядера"), м. Київ,

треті особи –приватне підприємство "Аквамарин", м. Харків,

товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор", м. Донецьк,

ДП "Білла-Україна", м. Київ,

товариство з обмеженою відповідальністю "ТС Обжора", м. Донецьк,

ДП "Терра-Трейд", м. Київ,

ДП "Мережа-Трейд", м. Київ,

ДП "Сеть-Маркет", м. Київ,

ДП "Продмережа", м. Київ,

ДП "Гарантія-Маркет", м. Київ,

ДП "Маркет-Плазо", м. Київ,

товариство з обмеженою відповідальністю "Метро кеш енд кері Україна", м. Київ,

приватне підприємство "Реарді", м. Дніпропетровськ,

компанія "Квіза-Трейд", м. Київ,

товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет", м. Київ,

про припинення порушення прав на знак,

за участю представників:

ТОВ "Мега-Шоу" – не з'явилися,

ТОВ "НГК" –Галаченко Т.О., Щербакової М.М.,

ПП "Баядера" –не з’явилися,

третіх осіб –не з’явилися,

ТОВ "Мега-Шоу" як особа, яка на підставі субліцензійного договору від 01.09.2008 має право на використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) за свідоцтвами України № 52273 (комбіноване позначення "Хлібодар") і № 53368 (словесне позначення "Хлібодар") для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг [алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу, в тому числі горілка], у грудні 2008 року звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ "НГК" і ПП "Баядера" та просило припинити порушення виключних майнових прав на згадані торговельні марки шляхом вилучення з господарського обігу по всій території України [у відповідачів та будь-яких інших суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, реалізацією (експорт, імпорт), замовленням та розповсюдженням реклами (спонсорства) та інших заходів рекламного характеру] контрафактної продукції "Хлібний дар" ("Хлібний дар житня люкс", "Хлібний дар ячмінна", "Хлібний дар пшенична", "Хлібний дар класична", "Хлібний дар озима", "Хлібний дар відбірна", "Хлібний дар українська"; далі - "Хлібний дар"), а також матеріали, що використовуються для її виробництва, реалізації (експорт, імпорт), замовлення та розповсюдження реклами та інших заходів рекламного характеру, в яких використовується позначення "Хлібний дар".

Разом з позовною заявою ТОВ "Мега-Шоу" подало й заяву про забезпечення позову з проханням:

- заборонити ТОВ "НГК" і ПП "Баядера", як самостійно (у тому числі за участю філій та представництв), так і з залученням будь-яких третіх осіб-суб'єктів господарювання, здійснювати виробництво, рекламування та популяризацію (на телебаченні, радіо, в друкованих засобах масової інформації, за допомогою засобів зовнішньої реклами та будь-яких інших заходів рекламного характеру), а також введення у господарський обіг, зокрема, шляхом надання до реалізації в торговельній мережі Україні, горілчаної продукції "Хлібний Дар", виробництво якої здійснюється ТОВ "НГК";

- накласти арешт на горілчану продукцію "Хлібний дар", яка знаходиться у відповідачів, а також на матеріали, що використовуються для її виробництва, реалізації (експорт, імпорт), замовлення та розповсюдження реклами та інших заходів рекламного характеру, в яких використовується позначення "Хлібний дар";

- заборонити будь-яким особам-суб'єктам господарювання на території України незалежно від місць їх фактичного розташування, зокрема, й усім третім особам, здійснювати введення в господарський обіг (експорт, оптовий та роздрібний продаж) алкогольної продукції "Хлібний Дар", виробництво якої здійснює ТОВ "НГК".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.12.2008 (суддя Хотенець П.В.) зазначене клопотання позивача задоволено частково:

- до завершення розгляду справи по суті та "винесення остаточного рішення у справі" заборонено:

· ТОВ "НГК" і ПП "Баядера", як самостійно (у тому числі за участю філій та представництв), так і з залученням будь-яких третіх осіб-суб'єктів господарювання, здійснювати виробництво, рекламування та популяризацію (на телебаченні, радіо, в друкованих засобах масової інформації, за допомогою засобів зовнішньої реклами та будь-яких інших заходів рекламного характеру), а також введення у господарський обіг, зокрема, шляхом надання до реалізації в торговельній мережі Україні, горілчаної продукції "Хлібний Дар", виробництво якої здійснюється ТОВ "НГК";

· будь-яким особам-суб'єктам господарювання на території України незалежно від місць їх фактичного розташування, зокрема, й усім третім особам, здійснювати введення в господарський обіг (експорт, оптовий та роздрібний продаж) алкогольної продукції "Хлібний Дар", виробництво якої здійснює ТОВ "НГК";

- у застосуванні інших заходів забезпечення позову –відмовлено.

Прийняте судове рішення з посиланням на статті 66, 67 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України (1798-12) ) в частині застосування заходів забезпечення позову мотивовано необхідністю подальшого виконання можливого судового рішення зі справи про вилучення певних об'єктів з цивільного обороту, тоді як у накладенні арешту на визначені позивачем об'єкти відмовлено з посиланням на те, що застосування цих заходів фактично було б вирішенням спору по суті та задоволенням позову.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Мега-Шоу" просить зазначену ухвалу місцевого господарського суду зі справи, як прийняту з порушенням норм матеріального і процесуального права, скасувати в частині відмови в задоволенні клопотання позивача та в цій частині прийняти нове рішення, задовольнивши заяву ТОВ "Мега-Шоу" про застосування заходів забезпечення позову в повному обсязі. Своє прохання скаржник мотивує необхідністю подальшого повного вилучення з господарського обігу контрафактної продукції ТОВ "НГК".

Водночас ТОВ "НГК" у касаційній скарзі до Вищого господарського суду України просить згадану ухвалу місцевого суду скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права. Своє прохання скаржник мотивує тим, що місцевий суд без з'ясування повноважень сторін та взагалі без дослідження обставин справи зупинив діяльність ТОВ "НГК" –відомого ліцензійного виробника алкогольної продукції, яка за будь-яких умов не підпадає під визначення контрафактної.

Відзиви на касаційні скарги не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників ТОВ "НГК", Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги ТОВ "НГК" з урахуванням такого.

Відповідно до статті 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може унеможливити або утруднити виконання рішення по суті позовних вимог.

Згідно з статтею 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною вчиняти певні дії.

У підпункті 1.1 пункту 1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.12.2006 № 01-8/2776 "Про деякі питання практики забезпечення позову" (v2776600-06) зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв’язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв’язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист якого просить заявник, та інтересів сторін і інших учасників судового процесу.

Господарський суд першої інстанції у вжитті заходів до забезпечення позову виходив з того, що:

- 01.09.2008 позивач уклав з дочірнім підприємством "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" субліцензійний договір, згідно з умовами якого одержав право використовувати у власній господарській діяльності (та право заборони такого використання іншим особам) знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 52273 (комбіноване позначення "Хлібодар") і № 53368 (словесне позначення "Хлібодар") для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- у грудні 2008 року ТОВ "Мега-Шоу" дізналося про факт виробництва ТОВ "НГК" горілчаної продукції "Хлібний Дар", найменування якої містить позначення схоже до ступеню змішування з торговельними марками позивача, що може ввести в оману споживачів щодо виробника товару;

- реалізація (введення в господарський обіг) та рекламування зазначеної продукції здійснюється ТОВ "НГК" як самостійно, так і з залученням до цього процесу ПП "Баядера" та третіх осіб;

- ТОВ "НГК" та його довірені особи разом з виробництвом продукції, маркованої позначенням "Хлібний дар", здійснюють пропонування її до продажу шляхом розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження рекламних листівок, публікації рекламних матеріалів у періодичних виданнях та сповіщення рекламних (спонсорських) роликів по телебаченню;

- ТОВ "Мега-Шоу" має на меті використовувати торговельні марки за свідоцтвами України № 52273 і № 53368 шляхом їх надання іншим особам-суб'єктам господарювання в оплатне користування, з подальшою популяризацією та рекламуванням зазначених осіб;

- відповідачі своїми діями фактично унеможливлюють використання згаданих знаків для товарів і послуг ТОВ "Мега-Шоу" та подальше оплатне введення їх позивачем у господарській обіг, оскільки ці торговельні марки будуть ототожнюватися у споживачів та ділових партнерів позивача з продукцією відповідачів.

Разом з тим, місцевим господарським судом не враховано, що факт використання відповідачами у справі торговельних марок за свідоцтвами України № 52273 і № 53368, оцінка правомірності такої поведінки (якщо використання дійсно має місце) та наявність у позивача права забороняти іншим особам використовувати спірні позначення входять до предмету доказування зі справи та підлягають доведенню під час вирішення спору по суті, тоді як будь-яка оцінка доказів, що стосуються суті спору, з боку господарського суду на даній стадії судового провадження є неприпустимою і не може бути обґрунтуванням правомірності застосування заходів до забезпечення позову.

З огляду на наведене заходи до забезпечення позову, які застосовано місцевим господарським судом, не є адекватними заявленим ТОВ "Мега-Шоу" позовним вимогам, унеможливлюють здійснення відповідачами господарської діяльності та не відповідають предмету даного спору, тоді як належні підстави для їх застосування на даній стадії судового провадження відсутні.

Отже, судом першої інстанції у прийнятті рішення про застосування заходів до забезпечення позову неправильно застосовано приписи статті 66 ГПК України, а тому згадана ухвала місцевого суду від 22.12.2008 підлягає скасуванню відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильного судового рішення.

Касаційна ж скарга ТОВ "Мега-Шоу" за таких обставин підлягає залишенню без задоволення через відсутність належних підстав для застосування запропонованих позивачем заходів до забезпечення позову.

У свою чергу, факт скасування ухвалою господарського суду Харківської області від 29.12.2008 згаданих заходів забезпечення позову не впливає на результат даного касаційного перегляду, оскільки зазначену ухвалу місцевого суду від 29.12.2008 у відповідній частині скасовано постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2009 через її прийняття з порушенням норм процесуального права.

Керуючись статтями 66, 111-7, 111-9 –111-11, 111-13 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" задовольнити.

2. Ухвалу господарського суду Харківської області від 22.12.2008 зі справи № 40/295-08 скасувати.

3. Заяву товариства з обмеженою відповіда льністю "Мега-Шоу" про вжиття заходів до забезпечення позову залишити без задоволення.

4. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Мега-Шоу" залишити без задоволення.

5. Справу передати на розгляд господарського суду Харківської області.