Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузеве науково-дослідне виробниче об'єднання "Прогрес", с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області,

на рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2008

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.10.2008

зі справи № 20/120

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузеве науково-дослідне виробниче об'єднання "Прогрес" (далі –Товариство)

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі –Департамент), м. Київ,

відкритого акціонерного товариства "Херсонський електромашинобудівний завод" (далі –Завод), м. Херсон,

про визнання недійсним патенту України,

за участю представників сторін:

Товариства –Корнелюка В.В.,

Департаменту –Саламова О.В.,

Заводу –Павліша П.В.,

Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним патенту України № 10250 на промисловий зразок "хрестовина карданного валу" та про зобов'язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити необхідну офіційну публікацію.

Рішенням названого суду від 14.05.2008 (суддя Палій В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.10.2008 (колегія суддів у складі: Отрюх Б.В. –головуючий, судді Верховець А.А., Тищенко А.І.), у задоволенні позову відмовлено. Прийняті судові рішення мотивовано недоведеністю факту порушення Заводом прав Товариства через відсутність доказів копіювання Заводом виробу позивача та наявності у Товариства права попереднього користувача.

Товариство у касаційній скарзі до Вищого господарського суду України просить судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Завод подав відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність її доводів та просив судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу –без задоволення.

Від Департаменту письмовий відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами в справі встановлено, що:

- 16.05.2005 Департаментом на підставі заявки від 14.05.2004 № 20040500684 видано Заводу патент України № 10250 на промисловий зразок "хрестовина карданного валу";

- Товариство з 10.09.2002 здійснює промислове виробництво виробу "хрестовина карданного валу", що підтверджується сертифікатом відповідності серії ВА № 279683;

- понад 20 виробників, у тому числі й поза межами України, виробляють деталі "хрестовина карданного валу";

- Завод почав випускати деталі "хрестовина карданного валу" з 2001 року (т. 2, а.с. 196);

- промисловий зразок Заводу та вироблена Товариством деталь "хрестовина карданного валу" мають одне функціональне призначення та механізм дії; вони призначені для автомобілів марок "ВАЗ-2101", "ВАЗ-2102", "Москвич-412", "Іж", "Волга", "УАЗ", "Газель";

- позивачем не подано доказів копіювання Заводом його продукції;

- промисловий зразок за патентом України № 10250 та відповідна деталь Товариства "зовнішньо суттєво відрізняються (колір оформлення та інше)".

Причиною даного спору є питання щодо наявності підстав для визнання недійсним патенту України № 10250.

Відповідно до пунктів 2 і 3 статті 20 Закону України від 15.12.1993 № 3688-XII "Про охорону прав на промислові зразки" (далі –Закон № 3688) патент надає його власнику:

- виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Абзацом другим пункту 1 статті 18 Закону № 3688 передбачено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 25 Закону № 3688 патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

За приписами пунктів 1, 5, 6 статті 5 Закону № 3688 правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності; право власності на промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Статтею 6 цього Закону встановлено, що: промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим; промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до уповноваженого відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних уповноваженим відомством заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень; на визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до уповноваженого відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до статті 470 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для

такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, беручи до уваги встановлений попередніми судовими інстанціями факт виробництва позивачем деталі "хрестовина карданного валу" (щонайменше з 2002 року), видачу Департаментом патенту під відповідальність його власника (без перевірки заявленого на реєстрацію промислового зразка на новизну), обсяг прав власника патенту (зокрема, стосовно права забороняти іншим особам використовувати запатентований промисловий зразок), а також обмеженість права попереднього користувача (як за обсягом використання, так і за можливістю його передачі), істотне значення для правильного вирішення даного спору має саме питання відповідності промислового зразка за патентом України № 10250 умовам патентоспроможності, визначеним Законом № 3688 (тобто його відповідність критерію "новизна"), тоді як без належного з'ясування цього питання будь-які висновки щодо наявності чи відсутності факту порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача є передчасними.

У пункті 5 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні з протиставленим промисловим зразком).

Вирішення питання про новизну промислового зразка (зокрема, якщо власник відповідного патенту мотивовано наполягає на її наявності) потребує спеціальних знань, а тому господарським судам відповідно до статті 41 ГПК України належало не перебирати на себе не притаманні суду функції експерта, а призначити судову експертизу.

При цьому зазначене питання потребує з'ясування новизни відповідно до приписів пункту 6 статті 5 і пункту 2 статті 6 Закону № 3688, а саме, встановленню і дослідженню підлягають:

- усі суттєві ознаки зареєстрованого промислового зразка, тлумачення яких має здійснюватися виключно в межах його опису;

- суттєві ознаки кожного з об'єктів, що протипоставлені зареєстрованому промисловому зразку;

- визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка та її загальнодоступність у світі (зокрема, в даному випадку відповідно до пункту 3 статті 6 Закону № 3688 вирішальне значення може мати тривалість використання спірних об'єктів як третіми особами, так і самим власником патенту).

Водночас посилання апеляційного господарського суду в постанові зі справи (т. 2, а.с. 195) на те, що зразки, які суд самостійно порівняв, "зовнішньо суттєво відрізняються (колір оформлення та інше)" не може бути визнано належним встановленням згаданих фактичних обставин, оскільки сукупність суттєвих ознак запатентованого промислового зразка судом не встановлено і не досліджено, а посилання суду безпосередньо на колір не підтверджено відповідними відомостями з опису промислового зразка "хрестовина карданного валу" за патентом України № 10250, який має містити таку суттєву ознаку (пункт 6 статті 5 Закону № 3688; т. 1, а.с. 63-67).

У свою чергу, й висновок суду апеляційної інстанції про те, що Завод "почав випускати деталі", запатентовані ним як "хрестовина карданного валу", ще з 2001 року (т. 2, а.с. 196) суперечить на даний час власним висновкам цього ж суду щодо новизни промислового зразка за патентом України від 16.05.2005 № 10250 (заявка від 14.05.2004 № 20040500684), що також потребує додаткового дослідження та усунення.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 111-7, 111-9 –111-12 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузеве науково-дослідне виробниче об'єднання "Прогрес" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2008 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.10.2008 зі справи № 20/120 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.