розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ до ОСОБА_4, третя особа: Південна митниця, про захист прав інтелектуальної власності на торгівельну марку за касаційною скаргою Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ на рішення Приморського районного суду м. Одеси

від 27 листопада 2008 року та ухвалу апеляційного суду Одеської області

від 9 лютого 2009 року,

У травні 2008 року Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просив зобов’язати ОСОБА_4 припинити використання позначень ідентичних або подібних до його торговельної марки; заборонити ОСОБА_4 здійснювати використання в будь-який спосіб, у тому числі: імпорт, пропонування для продажу, продаж, а також зберігання із цією метою товарів (парфумів), які марковані належною йому торговельною маркою або подібними до неї позначеннями – BOSS HUGO BOSS; вилучити із цивільного обороту та знищити товари, заявлені ОСОБА_4 для митного оформлення, що марковані позначеннями – BOSS HUGO BOSS; зобов’язати Південну регіональну митницю зупинити оформлення товарів, які марковані позначеннями, що ідентичні чи подібні до належних йому торговельних марок, у тому числі до зазначених вище позначень.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 27 листопада 2008 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Одеської області від 9 лютого 2009 року, у задоволенні позову відмовлено.

Скасовано заходи забезпечення позову після набрання рішенням законної сили шляхом зняття арешту на товар.

Відмінено заборону Південній митниці на здійснення (поновлення) митного оформлення товару, який заявлений ОСОБА_4 до митного оформлення.

У касаційній скарзі Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ. ставить питання про скасування судових рішень, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права, закриття провадження в справі.

Касаційна скарга підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Постановлені у справі рішення зазначеним вимогам не відповідають.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, виходив із того, що ОСОБА_4 не мала наміру комерційного використання знака Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ., а тому відсутні підстави для захисту права інтелектуальної власності.

Однак із цим висновком суду погодитися не можна з таких підстав.

Установлено, що 18 січня 2008 року ОСОБА_4 було заявлено до митного оформлення за вантажною митною декларацією (далі –ВМД) типу ІМ40Г № 5110100310/8/000148 та ВМД типу ІМ4ОГ №511010310/8/000205 відповідно вантаж "Туалетна вода в асортименті, не в аерозольній упаковці по 50, 75, 100, 125 мл" у скляних флаконах (упаковано в картонні короби), країна походження – Туреччина.

Приморською митницею у зв’язку з виявленням ознак контрабанди було зупинено митне оформлення вантажу та 25 січня 2008 року складено адміністративний протокол № 044/51100/08 щодо ОСОБА_4 про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України (далі – МК України).

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 16 липня 2008 року, залишеною без змін постановою апеляційного суду Одеської області від 4 вересня 2008 року, провадження в адміністративній справі щодо ОСОБА_4 закрито за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України.

28 січня 2008 року у зв’язку з виявленням ознак контрафактності продукції Приморською митницею відповідно до ст. 257-1 МК України було прийнято рішення про зупинення митного оформлення Продукції (туалетна вода в асортименті), маркованої торговельною маркою BOSS HUGO BOSS, яка була заявлена ОСОБА_4 до митного оформлення на імпорт в Україну за ВМД типу ІМ40Г № 511010310/8/000205 та ВМД типу ІМ40Г № 5110100310/8/000148.

Згідно з актом від 29 січня 2008 року, складеним працівниками Приморської митниці, на території складу тимчасового зберігання відкритого типу "ЮККА", товариством з обмеженою відповідальністю "Пахаренко і партнери" було взято зразки товарів (парфумів) для проведення ідентифікації та здійснення передбачених законодавством України досліджень.

Відібрані зразки парфумерної продукції були досліджені представниками власників торговельних марок Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ.

Відповідно до експертних висновків досліджена парфумерна продукція є фальсифікованою й може ввести в оману споживача.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ. зазначав, що наявність у ОСОБА_4 статусу приватного підприємця та торгового патенту й кількість заявленої до митного оформлення продукції, у тому числі фальсифікованої, свідчить про намір комерційного використання товарного знака.

Залишаючи поза увагою зазначені доводи, суд не врахував положення ст. ст. 9, 19 Закону України "Про міжнародні договори України", якими передбачено, що міжнародні договори є частиною національного законодавства та що в разі, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, і не застосував до спірних правовідносин норми матеріального права, що підлягають застосуванню.

Так, відповідно до ст. 60 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода), яка є основною угодою Світової організації торгівлі щодо захисту прав інтелектуальної власності, визначено поняття некомерційного об’єму товару - це незначна кількість товару некомерційного характеру, який знаходиться в особистому багажі пасажирів або пересилається малими партіями, на який положення Угоди не поширюються.

Однак, як установлено, ОСОБА_4 було задекларовано до митного оформлення 72 449 флаконів зазначеної продукції під торговельною маркою BOSS HUGO BOSS.

Не застосувавши до правовідносин сторін норми ст. 60 Угоди, суди також не врахували й положення Закону України від 13 вересня 2001 року № 2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (2681-14) (далі – Закон № 2681-ІІІ (2681-14) ) та постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652 "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" (1652-2001-п) (далі – Постанова № 1652), якими дано визначення термінів як товарів, так і особистих речей і передбачено обмеження на ввезення індивідуальних косметичних засобів до кількості, що забезпечує потреби однієї особи.

Згідно із ст. 1 Закону № 2681-ІІІ товари – це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них.

Особисті речі – це предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром і не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1615 (1652-2001-п) "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства.

Відповідно до Переліку предметів, віднесених до особистих речей громадян, входять предмети особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки, а також інші предмети першої потреби, які є власністю громадянина і призначені виключно для забезпечення його життєдіяльності та власного користування, не є товаром і не призначені для відчуження або передачі іншим особам та відповідають меті перебування за кордоном.

Згідно із ст. 4 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", у редакції, чинній на час здійснення декларування ОСОБА_4 спірної продукції, установлені межі ввезення товарів громадянами, а саме: до 1 000 євро або загальною вагою до 100 кг, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та (або) загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

За таких обставин з висновком суду про відмову в позові з підстав некомерційного використання ОСОБА_4 торговельного знака Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ. за наявності в неї статусу приватного підприємця, торгового патенту, та ураховуючи кількість задекларованої до ввезення продукції, не можна погодитися, оскільки він не ґрунтується на матеріалах справи й вимогах закону.

При цьому в порушення ст. 215 ЦПК України суд залишив поза увагою висновки Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23 червня 2008 року №9862/25 та від 25 березня 2008 року №1181/25, а також висновок спеціаліста стосовно контрафактності парфумерної продукції, маркованої позначенням BOSS HUGO BOSS від 21 червня 2008 року, які підтверджують фальсифікацію продукції.

Судами також не враховано, що відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі – Закон) забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.

Згідно з п. 27 ст. 1 Закону фальсифікована продукція – це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Відповідно до п. 10 ст. 1 МК України товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищається відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, є контрафактними товарами.

Згідно із ч. 2 ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

При винесенні рішень суди не застосували до спірних правовідносин зазначені норми закону.

За таких обставин ухвалені у справі судові рішення не можна визнати законними та обґрунтованими, а тому на підставі чч. 2, 3 ст. 338 ЦПК України вони підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України

Касаційну скаргу Хуго Босс Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ задовольнити частково.

Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 27 листопада 2008 року та ухвалу апеляційного суду Одеської області від 9 лютого 2009 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.