розглянувши в судовому засіданні справу за позовом відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 про визнання патенту на винахід недійсним за касаційними скаргами Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Держдепартамент) та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на рішення апеляційного суду м. Києва від 8 квітня 2009 року,

У травні 2008 року відкрите акціонерне товариство (далі – ВАТ) "Укрнафта" звернулося до суду з указаним позовом, посилаючись на те, що з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які є співавторами винаходу за патентом України № 36242 від 17 січня 2005 року "Спосіб обробки пристовбурної зони пласта", 15 листопада 1999 року підприємство "Долинанафтогаз" ВАТ "Укрнафта" уклало договір про передачу-приймання виключних прав на вказаний винахід, згідно з яким ВАТ "Укрнафта" виплачує їм авторську винагороду за використання винаходу.

Посилаючись на те, що винахід не відповідає умові винахідницького рівня, що передбачено ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тобто не є патентоздатним, позивач просив визнати виданий патент на такий винахід недійсним.

Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 12 лютого 2009 року у задоволенні позову відмовлено.

Рішенням апеляційного суду м. Києва від 8 квітня 2009 року рішення місцевого суду скасовано. Позов ВАТ "Укрнафта" задоволено. Патент України на винахід № 36242 "Спосіб обробки пристовбурної зони пласта" визнано недійсним.

У касаційних скаргах Держдепартамент, до скарги якого приєдналися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, а також в окремій скарзі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з посиланням на порушення судом норм матеріального та процесуального права просять рішення апеляційного суду скасувати і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи скарги та перевіривши матеріали справи в межах її доводів, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 324 ЦПК України підставами для касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Судом установлено, що спір між сторонами виник щодо дійсності/недійсності винаходу за патентом України № 36242 від 17 січня 2005 року "Спосіб обробки пристовбурної зони пласта", співавторами якого є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із того, що спірний патент на винахід було видано відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) , експертизу за заявкою проведено галузевим відділом Будівельної та гірничої справи ДП "Український інститут промислової власності"; винахід використовується позивачем тривалий час і співавторам виплачується авторська винагорода. Наданий позивачем висновок Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, в якому експерт дійшов висновку про відсутність винахідницького рівня винаходу, судом не взятий до уваги, оскільки не надані підтвердження того, що експерт має відповідну кваліфікацію фахівця в галузі гірничої справи, де використовується винахід.

Апеляційний суд, скасовуючи рішення та задовольняючи позов, виходив із того, що експерт, який надав позивачу висновок про те, що винахід за спірним патентом не відповідає такій вимозі патентноздатності як винахідницький рівень, є атестованим експертом, а його кваліфікаційний рівень надає право проведення досліджень, пов’язаних з винаходами. Наданий висновок фахівця свідчить про те, що зазначений вище винахід не відповідає умові винахідницького рівня, тобто винахід не є патентоздатним.

Проте повністю погодитись з такими висновками апеляційного суду не можна, оскільки до них суд дійшов з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Згідно зі ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Зазначеним вимогам закону судові рішення не відповідають.

Відповідно до ст. 66 ЦПК України висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на запитання, задані судом.

Статтями 143 і 144 ЦПК України визначено порядок призначення експертизи. При призначенні експертизи слід також керуватися Законом України "Про судову експертизу" (4038-12) , Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (z0705-98) (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 (z0061-05) ), та враховувати роз’яснення, дані в постанові Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" (v0008700-97) (з відповідними змінами) і особливості правового регулювання захисту конкретних суб’єктивних прав.

У порушення зазначених норм процесуального закону апеляційним судом давалась оцінка як експертизам висновку галузевого відділу Будівельної та гірничої справи ДП "Український інститут промислової власності" від 4 листопада 2004 року та висновку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 5 жовтня 2007 року, які не призначались ухвалою суду, експерти не попереджались про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Оскільки надані суду експертні висновки проводились за ініціативою сторін у справі, судом вони могли бути оцінені лише як письмові докази у справі .

Відповідно до ч. 3 ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У зв’язку з наведеним, оскільки виник спір щодо кваліфікаційного рівня експерта та повноти висновків експертиз, проведених за ініціативою сторін у справі, відповідно до положень ч. 4 ст. 10 ЦПК України суд мав сприяти сторонам у всебічному і повному з’ясуванні обставин справи, зокрема: роз’яснити право про можливість призначення відповідної експертизи, попередити про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій.

Крім того, апеляційний суд не звернув уваги на те, що відповідачі в суді першої інстанції заявили клопотання про застосування наслідків пропуску позовної давності (частини 3 і 4 ст. 267 ЦК України), посилаючись на те, що деклараційний патент на винахід виданий ще 23 листопада 1999 року, висновок кваліфікаційної експертизи наданий 4 листопада 2004 року, який має статус рішення про видачу патенту, а сам патент на винахід виданий 17 січня 2005 року, проте з позовом до суду позивач звернувся лише в травні 2008 року (том 2 а.с. 2). Апеляційний суд у порушення вимог ст. 316 ЦПК України зазначені доводи відповідачів не перевірив і своїх висновків не зробив.

Посилання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 про те, що спір виник з адміністративно-правових відносин, тому провадження у справі підлягає закриттю, є безпідставним. Незважаючи на те, що одним з відповідачів у справі є суб’єкт владних повноважень - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який видав спірний патент на винахід, проте предметом спору є використання в господарському обороті об’єкта інтелектуальної власності – винаходу. Крім того, позивачем здійснюється захист цивільних прав та інтересів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин.

За таких обставин рішення апеляційного суду не відповідають вимогам ст. 213 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості, зазначені вище порушення призвели до неправильного вирішення спору, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою для скасування ухваленого рішення із передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.