розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та нечинним наказу, визнання протиправним та нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії, -

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним наказу Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення Апеляційної палати від 21.03.2011 р., прийняте за результатами розгляду заперечення проти рішення від 01.11.2010 р. про відмову в наданні правової охорони об'ємному позначенню "губка" за заявкою № m 2010 08266 від 31.05.2010 р.; визнання протиправним та нечинним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вих. № 30312/4 від 01.11.2010 р. про відмову в наданні правової охорони об'ємному позначенню "губка" за заявкою № m 2010 08266 від 31.05.2010 р.; зобов'язання відповідача відновити діловодство за заявкою № m 2010 08266 від 31.05.2010 р. на об'ємний знак для товарів та послуг "губка"; зобов'язання відповідача переглянути питання про реєстрацію знаку за заявкою № m 2010 08266 від 31.05.2010 р. відносно всього переліку заявлених на реєстрацію товарів та послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на думку позивача, відповідачем у порушення норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) , Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, були прийняті протиправні наказ та рішення, якими позивачу відмовлено у наданні правової охорони об'ємному позначенню "губка" за заявкою № m 2010 08266 від 31.05.2010 р., що призвело до порушення його прав та законних інтересів.

Відповідач проти позову заперечував, вважаючи оскаржувані наказ і рішення законними та обґрунтованими, прийнятим на підставі та на виконання вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) , Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали адміністративної справи та заслухавши пояснення представників сторін по справі, судом з'ясовані наступні обставини:

31.05.2010 р. позивачем до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" було подано заявку № m 2010 08266 на реєстрацію об'ємного позначення -об'ємного товарного знаку, призначеного для побутових губок із хвилястою поверхнею, яка є їхньою відмінною ознакою.

01.10.2010 р. Українським інститутом промислової власності, за результатам розгляду відповідної заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, було повідомлено позивача про можливу відмову у реєстрації знака у зв'язку з тим, що заявлене зображувальне позначення для товарів 21 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є такими, що: не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником; відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату притаманного господарським засобам, а саме поролоновим губкам. Не погоджуючись з такими висновками, позивачем 11.10.2010 р. були подані заперечення, які не були прийняті до уваги відповідачем.

Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності від 01.11.2010 р. № 30312/4 висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою позивача № m 2010 08266 від 31.05.2010 р. на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 21 класу МКТП, згідно з наведеними в матеріалах заявки переліком, є таким, що не має розрізняльної здатності; об'ємні позначення у вигляді поролонової губки з хвилястою поверхнею тривалий час розповсюджуються в Україні компаніями, які спеціалізуються на виробництві товарів господарсько-побутового призначення, що мають спільну якість (виготовлені з поролону), певну характеристику (хвилясту поверхню), і тому втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів; відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату притаманного господарським засобам, а саме поролоновим губкам з хвилястою поверхнею. Хвиляста поверхня забезпечує покращене піноутворення та підвищує якість миття посуду, раковин і кухонних меблів. Очищення поверхонь відбувається значно ефективніше і швидше.

Не погоджуючись з таким рішенням, позивачем 29.12.2010 р. подано до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності заперечення проти рішення від 01.11.2010 р. № 30312/4, в яких позивач стверджував, що вже 4 роки своїм Дочірнім підприємством ТОВ "ЕРГОПАК" виробляє й реалізовує на ринку України саме губки з хвилястою поверхнею, в той час, які всі інші виробники були присутні на ринку України виключно з губками з плоскою поверхнею. Враховуючи те, що губки з хвилястою поверхнею вже довгий час використовують на ринку України, позивач дійшов висновку про набуття нею власної індивідуальності, тобто про набуття розрізняльної здатності як товару саме позивача.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності за результатами розгляду матеріалів апеляційної справи дійшла висновку, що заявлене позначення не є оригінальним, щоб споживач сприймав його саме як знак для товарів певного виробника і не має таких індивідуальних ознак, завдяки яким споживач зможе відрізнити товар -губка побутова підприємства заявника від таких самих товарів інших осіб, оскільки на ринку України наявний товар -губки з хвилястою поверхнею, виробляється і розповсюджується принаймні низкою компаній: "Биосфера" під знаком "Фрекен Бок", "Максима", "Эталон", "Комфорт" та "Vileda".

Крім того, твердження апелянта про те, що заявлене позначення не є відображенням форми виробу -губка побутова і не обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату суперечить відомостям, які містяться в матеріалах апеляційної справи, зокрема, інформації, нанесеній на упаковки побутових губок компанії апелянта, де чітко вказано наступне: "специальная "волнистая" форма поролонового слоя вызывает лучшее вспенивание моющего средства за счет увеличенной площади поверхности, что гарантирует более качественную очистку" або "волнистая поверхность лучше вымывает жир и загрязнения".

Враховуючи зазначене, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.03.2011 р., позивачу було відмовлено у задоволенні заперечень та залишено чинним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 01.11.2010 р. № 30312/4 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 08266.

На виконання Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.03.2011 р. щодо заперечення позивача стосовно заявки № m 2010 08266 на знак для товарів і послуг, було затверджене наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.04.2011 р. № 245-Н.

19.12.2011 р. в судовому засіданні судом розглянуто заявлене представником позивача клопотання про призначення судової експертизи у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, які мають значення для справи із застосуванням спеціальних знань. Відповідач проти заявленого клопотання не заперечував.

Ухвалою суду від 19.12.2011 р. клопотання представника позивача задоволено, призначено у справі судову експертизу, поставивши перед експертом наступні питання: 1. чи є позначення за заявкою № m 2010 08266 таким, що відображає лише форму, яка обумовлена станом товару чи необхідністю отримання технічного результату; 2. чи є позначення за заявкою № m 2010 08266 таким, що набуло розрізняльної здатності. Проведення експертизи доручено експертам Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності. Провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Ухвалою суду від 06.03.2012 р. у зв'язку з тим, що 09.02.2012 р. до суду надійшов висновок судової експертизи № 08/12 від 03.02.2012 р. провадження у справі поновлено та призначено до судового розгляду.

Згідно висновку № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012 р. внаслідок нетипової хвилястої поверхні побутової губки виробництва ТОВ "ЕРГОПАК" дочірнього підприємств позивача та систематичному її розповсюдженні, позначення за заявкою № m 2010 08266 набуло розрізняльної здатності внаслідок довготривалого використання та набуло властивості відрізняти товари одного виробника від однорідних товарів інших виробників. Отже, позначення за заявкою № m 2010 08266 є таким, що не відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату та набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг України, а саме до 31 травня 2010 року.

Відповідач, у додаткових поясненнях, зазначив, що причиною розбіжностей висновків судової експертизи № 08/12 та Українського інституту промислової власності стало неподання позивачем належних документів, які могли б свідчити про вже набуту розрізняльну здатність. Крім того, звернув увагу на те, що позивачем не порушувалося питання щодо того, що отримання технічного результату при використанні миючих губок обумовлюється лише матеріалами, з яких вони виробляються, а не їх формою.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог виходячи з наступного.

Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та Законами України. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) є основним законом, що регулює відносини у сфері набуття і здійснення права власності на винаходи і корисні моделі (далі - Закон).

Згідно ст. 1 Закону знак -це позначення, за яким товари і послуги одних осіб

відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Заявка -це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Установа -це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. Такою установою є Державний департамент інтелектуальної власності.

Відповідно до ст.2 Закону Установа, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Згідно ч.1. ст.5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить

публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку, яка повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою (ст. 7 Закону).

Вимоги до заявки, правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, також, встановлюють та визначають Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі -Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) та затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (z0276-95) .

Згідно ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності (ч.2 ст. 6 Закону).

Відповідно до п.4.3.1.4. Правил, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, зокрема, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, щ не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно п.4 Правил, експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: - встановлення дати подання заявки; - експертиза заявки за формальними ознаками (на відповідність вимогам, передбаченим ст.7 Закону); - експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак (кваліфікаційні експертиза).

Статтею 10 Закону передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 03.12.1958 р. (995_172) Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою.

На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Відповідно до ч.15-16 ст.10 Закону, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Згідно ст. 15 Закону, заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

Аналізуючи викладені законодавчі норми та обставини справи, враховуючи те, що за результатами кваліфікаційної експертизи Державним підприємством "Український інститут промислової власності" було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони на підставі п.1 ст.5 та ст.6 Закону, а позивачем не надано жодних необхідних документів, які б спростовували такі висновки, суд дійшов висновку про відсутність, з боку відповідача, будь-яких порушень діючих норм законодавства України в сфері інтелектуальної власності при прийняті оскаржуваних рішення та наказу.

Таким чином, при прийнятті оскаржуваних рішення та наказу, відповідач діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України (254к/96-ВР) та Законами України.

За таких обставин, Окружний адміністративний суд міста Києва, за правилами, встановленими ст. 86 Кодексу адміністративного судочинства України, перевіривши наявні у справі докази та заслухавши пояснення представників сторін по справі, вважає заявлені позовні вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого вирішує справи відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач по справі, як суб'єкт владних повноважень, повністю виконав покладений на нього обов'язок щодо доказування правомірності прийнятих ним оскаржуваних наказу та рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 94, 158- 163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В задоволенні позовних вимог Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) відмовити в повному обсязі.

постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня її проголошення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилаються особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.