ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2004 Справа N 39/155
Вищий господарський суд України у складі:- головуючий, судді
розглянув касаційну скаргу компанії "А", м. Кельн, Німеччина (далі
- компанія "Н")
на постанову Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2003
зі справи № 39/155
за позовом компанії "Н"
до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України, м. Київ (далі - Державний департамент
інтелектуальної власності)
та
компанії "ФН", м. Ахмадабад, Індія (далі - компанія "Ф")
про визнання недійсним патенту України № 4815 на промисловий
зразок "Упаковка для ліків".
Судове засідання у розгляді касаційної скарги проведено за участю
представників сторін:
позивача відповідача відповідача
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд
України
В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду міста Києва від 12.09.2003 позов
задоволено: патент № 4815 на промисловий зразок "Упаковка для
ліків" визнано недійсним; Державний департамент інтелектуальної
власності зобов'язано внести відомості про визнання недійсним
патенту № 4815 на промисловий зразок "Упаковка для ліків" до
Державного реєстру патентів України на промислові зразки та
опублікувати ці відомості в офіційному бюлетені "Промислова
власність". Рішення суду першої інстанції у цій справі мотивовано
тим, що за патентом № 4815 компанією "Ф" отримані виключні права
на використання промислового зразка "Упаковка для ліків", що
містить позначення "Эссел", яке є схожим або тотожним зі знаками,
власником яких є компанія "Н". Тому, за висновком місцевого
господарського суду, компанією "Ф" подано заявку про отримання
патенту з порушенням прав компанії "Н", у зв'язку з чим
оспорюваний патент має бути визнано недійсним відповідно до вимог
підпункту "а" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав
на промислові зразки" ( 3688-12 ) (3688-12)
.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2003 апеляційну скаргу компанії "Ф" задоволено: рішення
господарського суду міста Києва від 12.09.2003 скасовано; прийнято
нове рішення, яким у задоволенні позову компанії "Н" відмовлено.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що судом
першої інстанції не з'ясовано усіх обставин, що входять до
предмету доказування у справі, а також порушено вимоги
матеріального і процесуального права. Так, за висновком
апеляційної інстанції:
- до спірних правовідносин помилково застосовано не норми Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (3688-12)
, а
положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
;
- не може вважатись належним доказом у справі рішення Апеляційної
ради Державного патентного відомства від 27.04.2000 № 9-21/885,
яким свідоцтво України № 11922 на знак "ЭФ , видане на користь
компанії "Ф", визнано недійсним для товарів 5 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП)
на підставі частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
, оскільки на той час
Апеляційну раду Державного патентного відомства було ліквідовано
на підставі Указу Президента України від 13.03.1999 № 250/99 "Про
зміни в системі центральних органів виконавчої влади України"
( 250/99 ) (250/99)
;
- не може вважатись експертним висновок спеціаліста від 07.12.2002
№ 3513, оскільки судом першої інстанції не призначалася судова
експертиза у встановленому Господарським процесуальним кодексом
України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі - ГПК) порядку;
- суперечить вимогам статті 124 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
залучення судом
першої інстанції до участі у справі компанії "Ф" як відповідача,
оскільки ця компанія не має на території України філії,
представництва, іншого відособленого підрозділу або нерухомого
майна, щодо якого виник спір.
Компанія "Н" звернулася до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просить постанову Київського
апеляційного господарського суду від 27.10.2003 скасувати, рішення
суду першої інстанції від 12.09.2003 залишити без змін. Мотивом
касаційної скарги зазначено те, що запатентований промисловий
зразок не відповідає умовам патентоспроможності, визначеним
Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) (3689-12)
, оскільки його елементом є позначення "Э", що є
тотожним або схожим з об'єктом раніше зареєстрованих на ім'я
позивача знаків для однорідних товарів і послуг.
Відповідно до вимог статті 111-4 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
сторони належним
чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин
справи та правильність застосування ними норм матеріального і
процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для часткового задоволення
касаційної скарги з огляду на таке.
Судом першої інстанції у справі встановлено, що:
- компанією "Н" було отримано свідоцтва України:
№ 15379 від 15.08.2000 (дата подання заявки - 27.12.1995) на знак
для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ";
№ 18748 від 15.02.2001 (дата подання заявки - 17.06.1998) на знак
для товарів і послуг "ЭССЕЛ";
№ 11875 від 30.04.1999 (дата подання заявки - 19.12.1995) на
комбінований знак (етикетка) "ЭФ";
№ 15526 від 15.08.2000 (дата подання заявки - 09.02.1996) на
об'ємний комбінований знак (упаковка) "ЭФ".
В Україні за міжнародною реєстрацією № В 43596 охороняються
виключні права компанії "Н" на використання знака "E" (дата
повідомлення - 05.02.1998, публікації - 26.02.1998).
Усі зазначені знаки зареєстровані для товарів 5 класу МКТП
(лікарські засоби, ліки);
- Державним департаментом інтелектуальності власності на ім'я
компанії "Ф" видано патент № 4815 від 15.05.2001 на промисловий
зразок "Упаковка для ліків" (дата подання заявки - 10.10.2000)
однією із суттєвих ознак якого є назва ліків - "ЭФ";
- відповідно до висновку від 07.11.2002 № 3513 спеціального
дослідження об'єктів інтелектуальної власності, проведеного
спеціалістом Київського науково-дослідного інституту судових
експертиз, дизайн упаковки препарату "ЭФ", що виробляється
компанією "Ф", є імітацією упаковки препарату "ЭФН" виробництва
"АФ", здійснюваного на заводі компанії "Н";
- згідно з рішенням Апеляційної ради Державного патентного
відомства від 27.04.2000 № 9-21/885 свідоцтво України № 11922 на
знак для товарів і послуг "ЭФ", видане на користь компанії "Ф",
визнано недійсним для товарів 5 класу МКТП з огляду на те, що це
позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками,
зареєстрованими раніше на ім'я компанії "Н".
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність видачі
компанії "Ф" патенту № 4815 від 15.05.2001, за яким промисловому
зразку "Упаковка для ліків" надано правову охорону. Як підстави
свого позову компанія "Н" зазначає:
- невідповідність запатентованого промислового зразка "Упаковка
для ліків" умовам патентоспроможності, визначеним Законом України
"Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (3688-12)
;
- видачу компанії "Ф" оспорюваного патенту внаслідок подання
останнім заявки з порушенням прав позивача.
Судом апеляційної інстанції відхилено встановлені судом першої
інстанції у справі обставини щодо схожості або тотожності
позначень запатентованого промислового зразка компанії "Ф" з
об'єктами знаків для товарів і послуг, власником яких є компанія
"Н", у зв'язку з недостатньою доказовою силою рішення Апеляційної
ради Державного патентного відомства від 27.04.2000 № 9-21/885 та
висновку спеціального дослідження об'єктів інтелектуальної
власності від 07.11.2002 № 3513, проведеного спеціалістом
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Судом апеляційної інстанції правильно визначено, що до спірних
відносин сторін у справі слід застосовувати норми Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки". Знаки для товарів і
послуг та промислові зразки є різними об'єктами промислової
власності, і щодо них встановлено диференційний правовий режим
набуття і здійснення права власності за вимогами відповідно до
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) (3689-12)
та Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки".
Однак судом апеляційної інстанції у розгляді справи порушено
вимоги статті 4-7 та статті 43 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
, оскільки ним не
перевірено заявлені позивачем доводи про наявність підстав для
визнання оспорюваного патенту недійсним та цим доводам не дано
правової оцінки з огляду на вимоги статті 25 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (3688-12)
з урахуванням дії
цього Закону у часі.
Відповідно до абзацу шостого пункту 3 Постанови Верховної Ради
України від 23.12.1993 № 3770-XII "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
патент
України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим
Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам
охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату
подання заявки.
Визначальним доводом позивача про наявність підстав для визнання
оспорюваного патенту недійсним є його твердження про відсутність
новизни запатентованого промислового зразка. Однак для роз'яснення
питання про наявність чи відсутність такої умови
патентоспроможності як новизна промислового зразка вимагаються
спеціальні знання судового експерта. Отже судовими інстанціями
порушено вимоги статей 34 та 41 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
і, відповідно, не
можна вважати встановленими фактичні дані про наявність чи
відсутність новизни у запатентованого промислового зразка. Ці дані
входять до предмету доказування у справі
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
Тому постанова суду апеляційної інстанції у цій справі підлягає
скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої
інстанції. За новим розглядом справи суд має призначити судову
експертизу для роз'яснення питання про наявність чи відсутність
новизни у запатентованого промислового зразка.
Крім того, суд апеляційної інстанції дійшов неправильного висновку
про безпідставність залучення компанії "Ф" до участі у справі як
відповідача з посиланням на те, що ця компанія не має на території
України філії, представництва, іншого відособленого підрозділу або
нерухомого майна, щодо якого виник спір.
У пункті 1 роз'яснення президії Вищого господарського суду України
від 31.05.2002 № 04-5/608 "Про деякі питання практики розгляду
справ за участю іноземних підприємств і організацій"
( v_608600-02 ) (v_608600-02)
зазначено:
"За змістом статей 41, 12 - 17, 123 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
для іноземних
суб'єктів господарської діяльності передбачено національний режим
судового процесу для розгляду справ, підвідомчих господарським
судам. Оскільки в ГПК відсутній інститут договірної підсудності,
заінтересована сторона може звернутись до місцевого господарського
суду лише у відповідності з вимогами статей 13-16 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
про територіальну та виключну підсудність справ, що підлягають
розгляду у першій інстанції".
Згідно з частиною другою статті 124 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
підвідомчість
і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій
визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього
Кодексу ( 1798-12 ) (1798-12)
. Відповідно до частини третьої статті 15 ГПК
( 1798-12 ) (1798-12)
справи у спорах за участю кількох відповідачів
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з
відповідачів за вибором позивача.
Згідно з пунктом 3 частини другої статті 104 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку
підставою для скасування рішення місцевого господарського суду,
якщо господарський суд прийняв рішення про права і обов'язки осіб,
що не були залучені до участі у справі. У даній справі предметом
спору стало питання про право власності нерезидента - компанії "Ф"
- на промисловий зразок в силу отриманого нею патенту, що є
правоохоронним документом України.
З огляду на викладене та керуючись статтями 111-9 - 111-12 ГПК
України, Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу компанії "АС" зі справи № 39/155 задовольнити
частково.
2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2003 з цієї справи скасувати.
3. Справу № 39/155 передати на новий розгляд до господарського
суду міста Києва.